PROCESO 271-IP-2015 — Comunidad Andina

QUE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 271-1P-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado, República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Marca: OTC-VET (denominativa).

Demandante: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Proceso interno N*. 2010-00114. Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1753 de 5 de junio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado, República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e), 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00114. El auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: APOLO FARMA LTDA. LABORATORIOS LA SANTÉ Hechos.

El 10 de octubre de 2008, Apolo Farma Ltda. solicitó el registro de la marca OTC- VET (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). El 31 de diciembre de 2008, se publicó la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 599.

Dentro del término legal, Laboratorios Bussié S.A. presentó oposición a la misma sobre la base de la titularidad de la marca OTIVET (denominativa) previamente registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El 29 de mayo de 2009, mediante Resolución 27359, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada pero denegó el registro solicitado por existir riesgo de confusión con la marca LÍNEA OTC LABORATORIOS LA SANTÉ (mixta) registrada a favor de Laboratorios La Santé S.A. en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Apolo Farma Ltda. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 27359. El 30 de junio de 2009, mediante Resolución 33407, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 27359. El 31 de agosto de 2009, mediante Resolución 44416, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó el artículo segundo la Resolución 27359 y concedió el registro de la marca solicitada.

El 22 de enero de 2010, Laboratorios Bussié S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 44416, 33407 y 27359. El 27 de julio de 2012, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e), 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: S 10. 11. 12. 13. 14. 15. La Superintendencia de Industria y Comercio deja de lado la prudencia y extremada precaución que se debe tener en cuanto a los nombres de los medicamentos, ya bien sean de consumo humano o veterinario y especialmente aquellos que por sus propiedades pueden generar así como un beneficio en el cuerpo también un daño en aquellos en quienes se consuma sin requerirlo o bien de forma diferente con el cual se produzca error.

Las resoluciones acusadas violan los artículos 135, 136 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto se concedió el registro de marca a dos signos separados, consistentes cada uno de expresiones de uso común para productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: OTC, over the counter, y VET, prefijo de indicación de veterinario.

La pronunciación de los signos confrontados es más fácil de generar confusión en el consumidor, al contener las mismas letras en idéntica posición y tan solo tener una variable fonética, pues el guión no comporta fonema alguno. La separación por guión, que se da en lo gráfico, no sucede así en lo fonético. La pronunciación de esta expresión se hace de forma continua pues el guión antes que separarlas las une pues es más un elemento de carácter estrictamente gráfico.

La expresión OTC es genérica, de uso común, ésta es una expresión que se utiliza en el argot del mercadeo de productos farmacéuticos, productos de góndola o de escogencia libre en el estante de los establecimientos dedicados a la venta de estos productos. Ahora bien, si aceptamos la tesis de la División de Signos Distintivos sobre la separación de las dos expresiones planteada por la Superintendencia de Industria y Comercio en la providencia que nos ocupa, la marca se compone de dos elementos que son irregistrables en forma separada.

Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda manifestando que: Desde el punto de vista ortográfico, el conjunto del signo solicitado OTC-VET (denominativa) está compuesto en su estructura gramatical por dos expresiones OTC-VET, las cuales se encuentran separadas por un guión, mientras que el signo opositor OTIVET (denominativa) contiene una sola expresión. Respecto del aspecto ideológico, se observa además que ambos signos enfrentados comparten dentro de su conjunto la partícula VET, expresión de uso común, no siendo apropiable su uso por ningún tercero, la misma puede ser utilizada por cualquier empresario, expresión que evoca la idea de un producto para uso veterinario, por el cual el análisis se debe centrar más en la parte que no es común para ambos signos enfrentados, es decir, la expresión OTC.

Se evidencia que lo más significativo del conjunto del signo solicitado OTC-VET (denominativo), se encuentra en su aspecto fonético, pues al realizar la pronunciación del mismo, éste contiene dos expresiones, siendo la expresión NS ED) 16. 17. 18. 19. 20. OTC-VET, la que contiene tres grafías o letras consonantes, que al realizar su dicción, es mucho más extensa, contrario a lo que sucede con el signo opositor OTIVET (denominativo), que dentro de su primera silaba contiene una vocal, lo que permite que su dicción sea de manera articulada, otorgándole al signo solicitado suficiente distintividad frente a la marca opositora y permitiendo que el consumidor identifique la procedencia y origen empresarial de los productos en el mercado, sin causar riesgo de confusión como mal lo refiere Laboratorios Bussié S.A. Ahora, frente a la relación de productos entre las marcas en disputa, conviene mencionar que al no encontrar identidad entre los signos en disputa, es irrelevante entrar a analizar la identidad de los productos.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. APOLO FARMA LTDA. presentó contestación a la demanda manifestando que: Entre los signos comparados existen innumerables diferencias entre los elementos ortográficos que los conforman. Su constitución misma, las letras que las conforman crean entre uno y otro signo, caracteristicas muy especiales que los hacen a primera vista inconfundibles.

Los efectos sonoros que emiten cada una de las marcas OTC-VET y OTIVET hace que entre estos signos existan además, evidentes diferencias sonoras, que los hacen perfectamente distinguibles. Las consonantes que integran al signo OTC-VET (denominativo), logran que éste tenga características fonéticas muy opuestas a las que ostenta la marca antes registrada OTIVET (denominativa).

La connotación conceptual de la expresión OTC, que significa over the counter, en español hace referencia los productos que se expenden sin fórmula médica y que pueden expenderse en la góndola de los supermercados. La pronunciación de esta marca se hace de la siguiente forma, OTECEVET, en tanto que la marca registrada por Laboratorios Bussié S.A. suena OTIVET, con lo que reflejan dos aspectos diferenciadores de gran envergadura en la aprehensión de las marcas: el fonético y el conceptual.

Adicionalmente, la marca opositora no es caprichosa, sino que además de la sílaba evocativa VET, la primera silaba OTI hace referencia al sitio de aplicación, OTICA, que indica que se empleará para una afección del oido, en animales. El comprador presunto de productos farmacéuticos veterinarios actúa más que con mediano cuidado y diligencia, con extremada prudencia en su adquisición, cosa que nos lleva a inferir que dentro del mercado de productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, las confusiones son menores, pues los productos ofrecidos tienen mayor control, circunstancia que, aunada al sufijo VET común en ambas marcas confrontadas, permite afirmar que éstas no son confundibles y pueden coexistir perfectamente en el mercado sin desorientar al consumidor. 21. 22. 23. 24.

A pesar que, mediante providencia de 27 de julio de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado cita como tercero con interés directo a Laboratorios La Santé, ésta no se apersonó al proceso. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, los artículos 135 literal e), 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitados: 135 literal e) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.

Signos descriptivos en idioma extranjero (OTC: over-the-counter drugs, OTI y VET). 2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. 4.

Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la Clase 5 (OTC y VET). Jl “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(..) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 25. 26. 27. 28. 29. 30.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. SIGNOS DESCRIPTIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO (OTC: over-the- counter drugs y VET) En el proceso interno se debate si el signo solicitado en idioma inglés está compuesto por términos descriptivos en idioma extranjero como OTC: over-the- counter drugs y VET, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. Signos en idioma extranjero. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo ( ) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N”- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-1P-95, publicado en la G.O.A.C. N”. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Términos descriptivos. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o formados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe 31. 32. 33. 35. tener la virtualidad de comunicar las caracteristicas (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

El Tribunal sobre la base de la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N”. 686 del 10 de julio de 2001, marca: "MIGALLETITA”, citando al Proceso 3- IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. N*. 189 de 15 de septiembre de 1995). La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

El Juez consultante deberá determinar si los términos OTC: over-the-counter drugs y VET son descriptivos dentro del conjunto del signo en relación con los productos que pretende distinguir en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSION DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACION. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado OTC-VET (denominativo), la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición OTIVET (denominativa) y la marca sobre la cual se niega el registro LÍNEA OTC LABORATORIOS LA SANTÉ (mixta). 36. 37. 38. 39. 40.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que. el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-1P-2008, publicado en la G.O.A.C. N”. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 41. 42. 43. 45. 46. 47.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.0.A.C. N. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación 48. 49. 50. 51. 52. aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N“. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.0.A.C. N*. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de 10 53. 55. los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado OTC- VET es denominativo, la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición OTIVET es, también, denominativa; y, la marca sobre la base de la cual se niega el registro LÍNEA OTC LABORATORIOS LA SANTÉ es mixta.

Comparación entre marcas denominativas. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

Enel análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del 11 56. 57. 58. 59. 60. consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y otro mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N'. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández- Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 12 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, descritos precedentemente.

En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 4. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CLASE 5 de la Clasificación Internacional de Niza (OTC y VET). En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.

El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso N*. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N*. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable 13 MN Es 68. 69. 70. 71. 72. a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turmo”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N%. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas” (Proceso 48-IP-2000, ya citado). Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. (Proceso 74-1P-2010, publicado en la G.O.A.C. N*. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa).

Partículas de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (OTC y VET). El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya 14 73. que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. N*, 965, de 8 de agosto de 2003, marca: 8 MIXTA).

Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 029-1P-2013, publicado en la G.0.A.C. N”. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA MIXTA).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El Juez consultante deberá determinar si los términos OTC: over- the-counter drugs, y VET) son descriptivo dentro del conjunto de la marca solicitada y si OTI son descriptivos dentro del conjunto de la marca registrada. Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 15 A SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o aun signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca.

El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar los términos OTC: over-the- ounter drugs y VET son de uso común para productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 16 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo? MAGISTRADA ) AAGISTRADA (4 j Hernán Reimefo Zambrano Lui de Canseco Núñez 'AGIÍ ADO ISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la MV Prejudicial el Presidente y el Secretario Luis Lal 77 —— Gusto Garalá PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 271-1P-2015 2 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo ho firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 17