Bs a TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 317-1P-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.. Patente de invención: “MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS”.
Demandantes: UCB PHARMA S.A. CELL TECH R8.D LIMITED Proceso interno: 2010-00256. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete dias del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 2064 de 30 de junio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 1 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00256;
El auto del 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES. Partes en el Proceso Interno, Demandantes: UCB PHARMA S.A. CELL TECH R8D LIMITED. Demandado: Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia (SIC) Hechos. El 1 de febrero de 2002, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR EL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA HUMANO Y USO DE LAS MISMAS, solicitada por Cell Tech R£D Limited, correspondiente a la solicitud internacional PCT/GB2001/002477 de 5 de junio de 2001.
El 29 de agosto de 2003, el extracto de rigor fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 531. El 1 de julio de 2007, mediante oficio 8514, se puso en conocimiento del solicitante, el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad efectuado por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SiC), efectuándose las siguientes observaciones: - Falta de claridad de la solicitud en lo concerniente al objeto de la invención y el capítulo reivindicatorio, y falta de unidad de la invención. — Las reivindicaciones 61 a 64 no son patentables y hacen referencia a un uso de compuestos, que no es materia patentable.
El 8 de octubre de 2007, Cell Tech R8D Limited allegó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC un nuevo pliego reivindicatorio con el fin de subsanar las citadas observaciones. El 15 de noviembre de 2007, mediante Oficio 14687, la División de Nuevas Creaciones de la SIC formuló nuevas observaciones respecto del incumplimiento de los siguientes requisitos: — El objeto de la invención era anticipado por los documentos Di (WO9825971) y D2 (W092011383) y, en consecuencia, no cumple con el requisito de nivel inventivo, contemplado en el artículo 18 de la Decisión 486.
El 28 de agosto de 2008, Cell Tech R€D Limited respondió las mencionadas observaciones y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones efectuadas. El 17 de abril de 2008, mediante Oficio 5235, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC resolvió denegar el registro de la patente de invención solicitada bajo el siguiente argumento: 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. - La invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, contenido en el artículo 18 de la Decisión 486.
El 28 de agosto de 2008, el apoderado del solicitante respondió las observaciones contenidas en el Oficio 5235 y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones. El 31 de agosto de 2009, mediante Resolución 44911, el Superintendente de industria y Comercio decidió denegar el registro de la patente de invención solicitada por cuanto no poseía nivel inventivo.
El 31 de agosto de 2009, Cell Tech R8.D Limited solicitó la inscripción de la transferencia de derechos de la solicitud de registro de patente del solicitante inicial a la sociedad UCB S.A. y de ésta a favor de UCB Pharma S.A. El 29 de septiembre de 2009, se interpuso recurso de reposición contra la Resolución 44911. El 31 de diciembre de 2009, mediante Resolución 70059, el Superintendente de industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 44911.
El 27 de mayo de 2007, Cell Tech R£D Limited interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de las Resoluciones 44911 y 70059. Ei 19 de junio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. UCB PHARMA y CELL TECH Ré£D LIMITED interpusieron demanda en la que manifestaron que: La invención solicitada a registro goza de nivel inventivo, por cuanto a los ojos de un experto medio en biotecnología, se necesita mucho más que la simple aplicación de los conocimiento técnicos que éste posea y la información que existía en el estado de la técnica con anterioridad a la fecha de la solicitud de la patente, para llegar al resultado obtenido, pues éste no surge consecuencial y obviamente de dicho conocimiento e información. En efecto, los documentos citados como sustento de las resoluciones demandadas no contienen ninguna enseñanza sobre el tema central de la invención. Si bien D1 describe anticuerpos anti-TNFa que es un fragmento de Fab y está pegilado y se menciona que el antigeno vinculante es una variante de hTNF40.
A diferencia de lo reivindicado en la solicitud denegada, 17. 18. 19. 20. 21. 22. este documento no define las secuencias específicas reivindicadas en la solicitud. El documento Di se relaciona únicamente con el anticuerpo de murino HTNFA40 y la humanización de hTNF40 no se contempla en ninguna parte en D1. Esta es una diferencia principal de D1 para la evaluación del nivel inventivo de la solicitud denegada porque como es de conocimiento de cualquier persona experta en la materia, la razón para humanizar un anticuerpo donante es minimizar la inmunogenicidad.
D2 menciona un anticuerpo anti-TNF humanizado (CDP571), el cual se diferencia del que se describe en la solicitud de patente por las secuencias de aminoácidos de sus cadenas pesada y ligera. Por lo tanto, no se podría obtener de D2 información alguna que lleve de manera obvia a la solución de la solicitud denegada, pues la invención cuya patente se denegó no está reivindicando cualquier anticuerpo anti-TNF sino un anticuerpo anti-TNF especifico, el cual se define por las secuencias de la cadena ligera y la cadena pesada.
Una persona versada en la materia, a partir del anticuerpo que enseña D2, no podría identificar las secuencias de amino ácidos de los anticuerpos reivindicados mediante ingeniería genética porque dicho anticuerpo CDP571, es diferente al que reivindica la invención solicitada a registro. Las reivindicaciones de la solicitud denegada se refieren a un anticuerpo anti-TNF específico, el cual difiere de los anticuerpos anti-TNF del arte previo (D1 y D2) inter alia por las secuencias de amino ácidos de las cadenas pesada y ligera, además de su perfil y utilidad terapéutica.
Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: La diferencia entre D1 y la solicitud en estudio es que la solicitud construye su anticuerpo quimérico humanizado usando segmentos CDR de hTNF40 y los segmentos constantes de una lg humana. Además, identifica las secuencias de aminoácidos de cada una de las cadenas del anticuerpo.
Sin embargo, las técnicas de humanización son ampliamente conocidas y son ejemplificadas en un anticuerpo con la especificidad por el mismo antígeno en el documento D2, el cual además divulga los métodos para hacer tal humanización, los vectores que lo contienen y las células transformadas con el mismo. En este documento también se identifican las secuencias aminoácidas del anticuerpo.
Por lo tanto, D2 le da al técnico versado en la materia la información relevante para hacer la humanización de un anticuerpo que se une justamente al mismo antígeno. 23. 24. 25. 26. 27. Puesto que tanto D1 como D2 divulgaban previamente anticuerpos de TNFa humano, compuestos por una cadena pesada y una cadena ligera, que presentan una secuencia estable y una variable en residuos conocidos, una persona conocedora de la materia motivada por tal sugerencia lograría el anticuerpo CDP 870 humanizado como lo propone D1, de manera que para una persona medianamente versada en la materia sería obvio combinar estos dos documentos, por lo cual no puede haber nivel inventivo.
No es evidente la ventaja técnica en la terapéutica que puede ofrecer el anticuerpo de la solicitud, puesto que con la sola humanización se esperaría que produzca una disminución en la inmunogenicidad, pero una actividad similar respecto al anticuerpo murino del cual se deriva, muestra que esta mejora no es aparente. Lo mismo sucede respecto a las altemativas farmacéuticas existentes, incluido el anticuerpo infliximab.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Las patentes de invención. Los requisitos de patentabilidad en general. 2. El nivel inventivo y el estado de la técnica. 3. El nivel inventivo en relación con la combinación de elementos conocidos. Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
(.) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 28. 29. 30. 31. 32. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
4. LAS PATENTES DE INVENCIÓN. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN GENERAL. En vista de que el solicitante pidió la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención. Con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.
El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
(Proceso 21-1P-2000, publicado en la G.O.A.C. N*, 631, de 10 de enero de 2001, caso: "DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005.
Publicado en la G.O.A.C. N” 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.
En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)".
(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. NP, 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4- ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 78, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX- 11-EN-13-ILO). El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones > 33. 34. 35. 36. esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.
2. ELNIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. La parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486 en vista de que su solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo. Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible ai público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.
(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N*. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado 'acercamiento problema-solución (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: 'a) identificar “el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con el 4 € 37. 38. estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos' (Office européen des brevets, op. cit)".
(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, caracteristicas técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.
Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración ( ). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habria tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) ( ).
Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.
Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.
(Proceso 13-1P-2004, ya citado). Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sostiene: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante ai producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10. 2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - Identificación del estado de la técnica más cercano; - Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que ilegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracteristica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; 10 AB O 39. 40. 41. 42. - ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo".
(Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado). En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.
El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial.
3. EL NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. En el proceso interno se debate el hecho de que los elementos que componen el objeto de la solicitud de patente ya eran conocidos en el estado de la técnica. Por lo tanto, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos.
El Tribunal se ha manifestado al respecto dentro del proceso 95-IP-2011 en el sentido que “La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son 11 43. 44. 45. 46. 47. claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos.2 De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto.
Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.
Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resultado”, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y Útil, se considera que hay invento'.3 De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.
No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo E Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.
Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. 3 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN", Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 12 incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados oO descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.
En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.
Especificamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.' (Proceso N* 21-IP-— 2000.
Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 631, de 10 de enero de 2001). 48. Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f).* Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, 'las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.
(Proceso 182-1P-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1278, de 15 de diciembre de 2005).” En virtud de lo anteriormente expuesto, A “ARTÍCULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (-) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”. 13 2 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate, No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica.
Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: La normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema de la combinación de elementos conocidos. Esta combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la 14 presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su =E / j AE Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo? MAGISTRADA Ñ MAGISTRADA E 7 <= s Hernán Rámíero Zambranó Luis José Pi “anseco Nuñez AGISTRADO AGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 317-1P-2015 5 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 15