TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 333-1P-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. | Marca: CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta).
Demandante: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS. Proceso interno: 2013-00240. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 2172 de 7 de julio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 8 de julio de 2015, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-00240.
El auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS 10. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia, Tercero interesado: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. Hechos.
El 16 de marzo de 2009, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. (en adelante, CCM) solicitó el registro de la marca CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Dentro del plazo legal, Luz Dary Mateus Casañas presentó oposición al registro con fundamento en el riesgo de confusión con las marcas SOL (denominativa y mixta) para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Al responder la oposición CCM manifestó ser titular del signo SOL CERO, para la Clase 32 de la Clasificación Internaciona! de Niza.
El 29 de diciembre de 2009, mediante Resolución 68727, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada. CCM presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 68727. El 23 de diciembre de 2010, mediante Resolución 71990, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 68727.
El 28 de junio de 2012, mediante Resolución 40573, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión contenida en la Resolución 68727 y declaró infundada la oposición presentada, y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado. El 30 de abril de 2013, Luz Dary Mateus Casañas interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 40573.
El 18 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió AN 11. 12. 13. 14. 15. 16. suspender el proceso a efectos de solicitar a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, interpuso demanda en la que manifiesta que: Es titular de los registros de las marcas KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta) y SOL (mixta y denominativa) registradas a su favor en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Todas las marcas tienen como único elemento distintivo la palabra SOL, es decir, el consumidor promedio, se referirá tanto a la marca solicitada como a las opositoras como SOL. Desde el punto de vista visual, no hay ninguna diferencia entre la marca solicitada y las opositoras, todas parecen tener un mismo origen empresarial. Desde el punto de vista fonético, las marcas emiten exactamente el mismo sonido, pues es una misma palabra compuesta por una sola silaba, por lo tanto, en este campo, no se presenta ninguna diferencia. Ambas marcas evocan exactamente el mismo concepto, el del SOL, lo que lleva a la idea de calor, y la necesidad de tomar algo refrescante, lo que basta para que la marca solicitada se torne en irregistrable.
El elemento que le da distintividad a las marcas en conflicto es el elemento SOL, pues los diferentes elementos que acompañan a algunas de las marcas, son elementos comunes en la clase 32, de tal forma que conforme a la doctrina y a la jurisprudencia sobre el tema, el análisis debe recaer sobre los elementos que realmente son diferenciadores, en este caso, el elemento que está destinado a hacer distintivos los signos en conflicto SOL.
En el presente caso, los signos gráficos son idénticos, los conceptos de los mismos son idénticos y la distribución gráfica de las marcas es exactamente la misma, por lo cual no queda lugar a ninguna duda respecto de la posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto. Tanto los productos que se pretenden identificar con la marca solicitada con los de Luz Dary Mateus Casañas están ubicados en la misma Clase 32; los elementos gráficos, fonéticos e ideológicos son idénticos; y, los canales de comercialización, los medios de publicidad, la finalidad y el género del producto son los mismos.
En consecuencia, todo ello dilucida la materialización del riesgo de confusión que provoca la coexistencia de la marca solicitada con todas las marcas concedidas a favor de Luz Dary Mateus Casañas. Argumentos de la contestación a la demanda Ñ 17. 18. 19. 20. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: Se dan los lineamientos expuestos por el Tribunal Andino que permitieron registrar el signo CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta) como marca, habida cuenta que: i) Su distintivo principal es el mismo, SOL, y su elemento gráfico consistente en un tipo de letra particular de la cual se desprenden rayos y dos monedas sobrepuestas acompañadas de una espiga; ii) Unicamente varían sus elementos complementarios, toda vez que se pretende frente al certificado de Registro 347118, efectuar una variación al sustituir la palabra CERO por LIGHT e incluir la expresión CERVECERÍA MOCTEZUMA, las cuales son inapropiables en forma exclusiva al referirse al producto como tal y a sus características, como es el contener una menor cantidad de alcohol, prevaleciendo en ambos conjuntos la expresión SOL y su elemento gráfico; y iii) El signo pretendido reivindica los mismos productos de la Clase 32 por el signo previamente registrado SOL CERO (mixto).
En consecuencia, es evidente que sobre la expresión SOL y su elemento gráfico consistente en un tipo de letra particular de la cual se desprenden rayos acompañada de dos monedas sobrepuestas y una espiga, queda fuera de toda discusión, al poseer CCM, sobre la misma, derechos de marca previos en la Clase 32. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE Cy. presentó contestación a la demanda manifestando que: La expresión Sol acusa debilidad distintiva por ser un término usual incluido en un sinnúmero de marcas de bebidas en la Clase 32 y 33, lo cual se explica en su aptitud evocativa de “calor” y, por vía de asociación, sugestiva de la finalidad refrescante o atemperante del calor que satisfacen las bebidas, o inclusive evocativo de regiones soleadas en las cuales se cultivan los frutos que sirven para la preparación de bebidas.
La coexistencia de las diversas marcas registradas para identificar bebidas en las Clases 32 y 22, que incorporan las palabras SOL o SUN, y la reconocida debilidad distintiva de la expresión SOL, conlleva para los titulares de tales marcas el deber de tolerar la existencia de otras marcas que incorporen o evoquen dichas expresiones para conformar marcas que, combinadas con otros elementos gráficos y denominativos, resulten distintivas, como es el caso de la marca CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta), puesto que la comparación de este tipo de marcas debe realizarse con criterio benevolente y su protección procede contra signos que las reproduzcan de forma total, como lo ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal Andino. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
No es viable basar una pretendida confundibilidad entre las marcas en conflicto es su sola coincidencia en la expresión SOL, pues se trata de un elemento común y evocativo, que por si solo, desprovisto de otros elementos, no singulariza un único origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta el número de marcas que la contienen y que están registradas para identificar bebidas comprendidas en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
Tampoco es apropiado realizar un fraccionamiento de las marcas enfrentadas, como lo pretende la actora, para eliminar del examen comparativo los otros elementos denominativos que conforman los signos confrontados, pues aun cuando tales palabras de forma independiente puedan tener connotación descriptiva o genérica, hacen parte integrante de los signos, incidiendo por lo tanto en su impresión general y en el significado que transmiten.
La marca CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta) está acompañada de varios diseños gráficos especiales, representativos de rayos de luz que provienen de un sol y de dos monedas sobrepuestas, asi como de las palabras CERVECERÍA MOCTEZUMA LIGHT CON DISEÑOS ESPECIALES DE GRAFÍA. Esa multiplicidad de elementos denominativos, gráficos, colores, diseños y grafías, resultan en una combinación distintiva que arroja una única impresión general diferente a la de las marcas opositoras.
Acoger la tesis de Luz Dary Mateus Casañas, según la cual la sola palabra SOL determina la confundibilidad entre las marcas enfrentadas, sin importar los elementos gráficos y denominativos adicionales que combinen, ni sus significados ideológicos, supone para ella reconocer que sus marcas nunca debieron ser registradas y que están viciadas de nulidad, puesto que reproducen la palabra SOL, contenida en registro de marcas ajenas, que combinan la palabra SOL con sus elementos descriptivos, genéricos o de uso común, anteriores a los registros de las marcas opositoras.
El cotejo entre marcas que coinciden en palabras o partículas evocativas de características o cualidades descriptivas o de uso común, debe realizarse con un criterio flexible, toda vez que la confundibilidad no puede fundamentarse en tales elementos inapropiables, ya que con ello, se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre un término de uso general.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 28. 29. 30.
Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.
Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. 3. Palabras de uso común en la Clase 32. (SOL). 4. Signos descriptivos. 5. Incidencia de las palabras descriptivas y de uso común en idioma extranjero: LIGHT 6. Signos evocativos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixto) solicitado por CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. de C.V, y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición SOL (denominativa) registrada a favor de LUZ DARY MATEUS CASAÑAS y las marcas que sirvieron de argumento en el escrito de demanda KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta) y SOL (mixta).
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos 1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 31. 32. 33. 34, servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N”. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. NO. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, 36. 37. 38. 39. 40. surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la '"semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N*. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales 42. 43. 44. 45. 46. o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N*. 1114, de 7 de septiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N*, 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo de signos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Femández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo 47. 48. 49. sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixto) solicitado por CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. de C.V. y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición SOL (denominativa) registrada a favor de LUZ DARY MATEUS CASAÑAS y las marcas que sirvieron de argumento en el escrito de demanda KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL.
LIGHT (mixta) y SOL. (mixta). Comparación entre marcas mixtas. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N*. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). 10 50. 51. 52. 53. 54. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Siguiendo los parámetros arriba descritos, el Juez consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales 11 55. 56. 57. 58. 59. asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaría, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( ).
(Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto, Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de “( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ) (Sentencia del Proceso 13-1P-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar 12 ¿ 60. 61. 62. 63. 64. 65. suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.
(Proceso 50- IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.
3. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CLASE 32 (SOL). La parte demandante manifiesta que los elementos que acompañan a la expresión SOL son de uso común en la Clase 32. Por su parte, el tercero interesado manifiesta que la expresión SOL es de uso común para productos comprendidos en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, el Tribunal considera oportuno interpretar el tema.
El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de particulas necesarias en beneficio de unos pocos.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan 13 66. 67. 68. 69. 70. deben ser efectuados con criterio benevolente.
(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C, N*. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: 8, MIXT. A). Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 29-1P-2013, publicado en la G.O.A.C. N”. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).
El Juez consultante debe determinar si el término SOL es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, o si el signo solicitado en su conjunto utiliza elementos de uso común, siendo así deberá analizar el signo en su conjunto. 4. SIGNOS DESCRIPTIVOS. En el proceso interno se debate si el signo solicitado a registro CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixto) y los signos opositores son descriptivos dentro de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por esta razón, el Tribunal interpretará el tema propuesto.
Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales caracteristicas son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos 14 71. 72. 73. 74. productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta “¿cómo es?" el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-1P-2001, G.O.A.C. N*. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA", citando al Proceso 3-1P-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. N*. 189 de 15 de septiembre de 1995). El Tribunal ha señalado que: “Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se Usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”.
El Tribunal continúa diciendo: "La norma transcrita prohibe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto ( ) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas caracteristicas, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”.
(Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N*. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta). El Juez consultante deberá determinar si los términos CERVECERÍA, SOL y LIGHT y la expresión en sí CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta) son descriptivos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
5. INCIDENCIA DE LAS PALABRAS DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO (LIGHT). El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate sobre si la palabra LIGHT? del signo solicitado a registro es una palabra de uso común o descriptiva para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
E Cuya traducción literal es primera luz. www wordreference com Sin embargo, en el contexto del signo solicitado se entiende como ligero. 15 75. 76. 77. 78. 79. Por lo tanto, además de los criterios señalados precedentemente sobre los signos de uso común y los signos descriptivos, el Juez consultante deberá tomar en consideración los criterios emitidos por este Tribunal sobre las marcas en idioma extranjero.
Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto ( )”.
(Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo ( ) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Paises de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N*- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta). Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-1P-2012 de 12 de septiembre de 2012). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N*. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 16 81. 82. 83. 84. 85. 86. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 6.
SIGNOS EVOCATIVOS. De igual manera, en el proceso interno se controvierte si el signo solicitado y los signos opositores son evocativos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter.
El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.
El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.
(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N*. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos ( ). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N*. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”. 17 87. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto son evocativos para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Intemacional de Niza.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacificamente en el ámbito comercial.
TERCERO: Una marca que contenga una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. 18 CUARTO: El Juez consultante deberá determinar si los términos CERVECERÍA, SOL y LIGHT y la expresión en sí CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta) son descriptivos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
QUINTO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que formen parte del conocimiento común, y parte de un signo solicitado para registro, no son considerados como de fantasía, y en consecuencia no procede6 su registro.
SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. (o A A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo? MAGISTRADA MAGISTRADA Herná mero Zámbrano Luis José Die2 Canseco Núñez MAGISTRADO AGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 3 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma ta presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 19 7) Luis José Di seco Núñez PRES E Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 333-1P-2015 20