TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 344-1P-2015 Interpretación Prejudicial del articulo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: INTRALOT DE PERU S.A.C. Nulidad del registro de la marca: “TE APUESTO QUE” (denominativa).

Expediente Interno: 05745-2013-0-1801-JR-CA-24. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 5745-2013-0/5*SECA-CSJLI-PJ de 10 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 05745-2013-0-1801-JR-CA-24.

El Auto de nueve de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: INTRALOT DE PERÚ S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, República del Perú. Tercero interesado: MARIO MARTIN CHOCANO AIRALDI. Antecedentes: El 1 de abril de 2011, Mario Martin Chocano Airaldi solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio “TE APUESTO QUE” (denominativa), inscrita con certificado 32985 a favor de INTRALOT DE PERÚ S.A.C., que distingue servicios de lotería de la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Invocó las causales de irregistrabilidad del artículo 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486. Mediante Resolución 3291-2011/CSD-INDECOPI de 20 de diciembre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. Dentro del plazo oportuno, Mario Martin Chocano Airaldi presentó recurso de apelación contra la resolución antes señalada.

Mediante Resolución 1223-2013/TPI-INDECOPI de 12 de abril de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió revocar la Resolución 3291- 2011/CSD-INDECOP! y, en consecuencia, declaró nulo el registro de la marca de servicio "TE APUESTO QUE” (denominativa) que distingue servicios de loteria de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza otorgado a favor de INTRALOT S.A.C., por incurrir en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

Intralot de Perú S.A.C. presentó demanda contencioso administrativa a fin de anular la Resolución 1223-2013/TPI-INDECOPI de 12 de abril de 2013. Mediante Sentencia de 22 de diciembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta.

Intralot de Perú S.A.C. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Mediante auto de 2 de julio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a: Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca descriptiva para determinar que contiene distintividad.

El análisis e interpretación del artículo 135 literales f y 9) de la Decisión 486, con relación a la marca descriptiva “TE APUESTO QUE”. Argumentos de la demanda: Intralot de Perú S.A.C. alegó lo siguiente: Que el signo “TE APUESTO QUE" (denominativo) no incurre en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486.

Que el signo “TE APUESTO QUE" (denominativo) sirve para diferenciar determinados servicios de lotería, sin confundirse con ellos o con sus características esenciales o primordiales. Que el signo "TE APUESTO QUE” (denominativo) no es un término usualmente utilizado por los demás agentes del mercado que brindan servicios de loterías. Que según las diversas definiciones de la palabra “LOTERÍA”, puede concluirse que la frase “TE APUESTO QUE” no es usualmente utilizada al momento de definir los servicios de lotería. Que para el presente análisis debemos enfocarnos exclusivamente en los servicios de loteria y no en el universo de servicios existentes en el mercado, como erróneamente lo hizo el Tribunal de INDECOPI al citar diversas páginas en las que se utiliza la frase "TE APUESTO QUE”, pero ninguna de ellas relacionada con los servicios de lotería. Que para este análisis corresponde preguntarnos cómo son los servicios de loteria, y sólo en el caso de que la respuesta espontáneamente suministrada por un consumidor medio sea igual al signo “TE APUESTO QUE” (denominativo), podremos determinar la naturaleza descriptiva del mismo.

SS Que la respuesta espontánea a la pregunta de cómo son los servicios de lotería es que se trata de servicios de juegos de azar en los que los consumidores pueden escoger una de entre varias opciones, con la finalidad de obtener un premio determinado, donde los resultados dependerán básicamente de la suerte. Ésta es la descripción mayormente usada para los servicios de lotería por los consumidores, lo cual puede verificarse fácilmente con búsquedas en diccionarios, foros u otras páginas web relacionadas con estos servicios.

Que el Tribunal de INDECOPI señaló que el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) es comúnmente utilizado para hacer referencia a que una persona pacta con otra u otras que aquél que se equivoque o no tenga razón, perderá la cantidad de dinero que se determine o cualquier otra cosa, pero esta descripción no coincide de ninguna manera con la de los servicios de lotería. Que asumir la descripción de los servicios de lotería dada por el Tribunal de INDECOP! implicaria exigirle a los consumidores un esfuerzo intelectual, haciendo uso de la imaginación y del entendimiento para relacionarlo de manera forzada con el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo). 4.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: 10. El INDECOPI contestó la demanda en los siguientes términos: Que el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) no es distintivo por no ostentar caracteristicas particulares que permitan diferenciar el signo como un elemento indicador de un origen empresarial determinado, siendo irrelevante la discusión sobre si el mismo resulta ser descriptivo o no respecto a los servicios que distingue, debido a que se declaró la nulidad del registro por la causal contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

El signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) carece de características particulares, siendo comúnmente utilizado para hacer referencia a una persona que pacta con otra u otras y, que aquél que se equivoque o no tenga razón, perderá la cantidad de dinero que se determine o cualquier otra cosa. Es decir, se refiere a un juego de azar y es comúnmente utilizado en dicho marco.

No posee distintividad para merecer un derecho de exclusiva, en tanto no es capaz de vincular por sí mismo el servicio que pretende identificar -servicios de lotería- con un origen empresarial determinado. 11. 12. Que al no encontrarnos ante un supuesto de signos descriptivos, la pregunta que correspondía hacerse no era “¿cómo es el servicio de lotería?”, sino “¿qué es una lotería?” En ese contexto, queda fuera de toda duda que la respuesta del consumidor medio, que no acudirá a un diccionario al momento de hacer su elección, será que la lotería es un juego de azar, concepto al que hace referencia directa la frase cuyo registro es materia de nulidad, a lo cual se suma que dicha frase es de uso común en diferentes contextos.

Mario Martín Chocano Airaldi contestó la demanda señalando lo siguiente: Que el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135, literales a), b) y e) de la Decisión 486. Que el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) remite al consumidor directamente al concepto de “APOSTAR”, el mismo que es descriptivo de los servicios de lotería de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, los servicios que se corresponden al concepto de arriesgar cierta cantidad de dinero en un juego con el fin de obtener un premio a cambio.

Que el signo "TE APUESTO QUE” (denominativo) de ninguna manera podría ser considerado como un signo evocativo o sugerente de los servicios que pretende distinguir, en la medida que contiene especificamente el vocablo "APUESTO" que alude al propio concepto de apostar, característica esencial de los servicios de lotería, lo que hace que dicha denominación sea estrictamente descriptiva de los servicios que pretende distinguir.

Más aún si consideramos que el servicio de lotería precisamente consiste en un servicio en el que apuesto que los números de mi boleto van a ganar el premio, en ese sentido, el signo “TE APUESTO QUE" (denominativo) indica la naturaleza, función, cualidades, cantidad y características o información de los servicios a los cuales protegía la marca.

Sentencia de Primera Instancia La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar lo siguiente: Que la frase "TE APUESTO QUE” no permite asociar de manera única a dicha empresa con los servicios de lotería que pretende distinguir, ya que la misma es utilizada no sólo para hacer referencia a los juegos de azar, sino también es utilizada en diferentes contextos del quehacer cotidiano, no permitiendo que el 13. consumidor sea capaz de identificar el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) con los servicios de lotería que pretende distinguir, encontrándose así dentro de los supuestos establecidos en el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486.

Que el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) no es apto para ser registrado como marca, por cuanto es una expresión de uso común y utilizado en diferentes contextos, cuya exclusión está prevista en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486. Que la representación del signo "TE APUESTO QUE” (denominativo) es sólo su escritura en letras mayúsculas, sin contar con una grafía especial o con elementos adicionales que puedan evidenciar alguna aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado.

Que el reconocer un derecho de exclusiva a favor de la demandante respecto a la frase "TE APUESTO QUE” podria constituir una barrera de acceso al mercado para las demás empresas del rubro de servicios de juegos de azar, apuestas o loterías que pretendan utilizar en la conformación de sus marcas la frase "TE APUESTO QUE”. Argumentos del recurso de apelación Intralot de Perú S.A.C. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, señalando lo siguiente: Que el juzgado de primera instancia ha emitido un pronunciamiento extra petitum al establecer que la marca “TE APUESTO QUE” (denominativa) se encontraría incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486.

Que el juzgado de primera instancia no se ha pronunciado sobre la materia controvertida referida a que la marca "TE APUESTO QUE” (denominativa) no se encuentra incursa en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486, ya que no se trata de una frase carente de distintividad por cuanto no describe en modo alguno los servicios de lotería, siendo una marca meramente evocativa con capacidad distintiva suficiente para distinguir servicios de lotería. Que para determinar si la frase “TE APUESTO QUE” es una frase común o usual debemos ceñirnos estrictamente a determinar si se trata de una frase común o usual para designar a los servicios de lotería, y no con cualquier contexto “del quehacer cotidiano” como 14. erróneamente ha realizado el juzgado de primera instancia, cuando ninguno de estos contextos tiene relación alguna con los servicios de lotería. De la misma manera, las páginas web citadas por el Tribunal del INDECOPI no tienen relación alguna con los servicios de lotería, resultando impertinentes para el análisis del presente caso.

Que la marca "TE APUESTO QUE” (denominativa) constituye un signo evocativo con respecto a los servicios de loterías, contando por ende con capacidad distintiva. En efecto, la misma evoca la idea de una apuesta, la cual puede ser considerada como un juego de azar en el que una persona pacta con otra u otras que aquél que se equivoque o no tenga razón, perderá la cantidad de dinero que se determine o cualquier cosa.

Las apuestas son juegos de azar, pero no todos los juegos de azar implican apuestas, como es el caso de los servicios de lotería. Para relacionar el concepto de loterías con un juego de azar, y luego relacionarlo con otra especie de un mismo género, que son las apuestas, se requiere de un esfuerzo intelectual por parte de los consumidores para relacionar la definición de los servicios de lotería con la frase "TE APUESTO QUE”.

Que los juegos de azar son el género y las apuestas y las loterías son la especie, por lo que de ninguna manera la marca “TE APUESTO QUE” (denominativa) puede entenderse como una frase descriptiva o de uso común para los servicios de loteria, sino que se trata de un signo evocativo. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

Del análisis efectuado procede la interpretación solicitada. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) carezcan de distintividad. consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; 15. 16. 17. 18. 19.

CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 2. — Causales absolutas de irregistrabilidad: signos descriptivos y genéricos. Palabras de uso común en la conformación de una marca. 3. Signos evocativos. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE IRREGISTRABILIDAD.

En el presente caso, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró la nulidad del registro de la marca de servicio "TE APUESTO QUE” (denominativa), inscrita con Certificado 32085 a favor de Intralot de Perú S.A.C. para distinguir servicios de lotería de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que dicho signo carece de distintividad de conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

Por tanto, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad. Dentro del Proceso 104-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal ha señalado que: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad”. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implicita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus caracteristicas esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 20. 21. 22. “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por _otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca" (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T- 136/00 de 25 de septiembre de 2002).

La Sala Consultante deberá analizar si el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) es distintivo respecto de los servicios que distingue en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. CAUSALES ABSOLUTAS DE IRREGISTRABILIDAD: SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE UNA MARCA. En el presente caso, la Sala Consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486.

Estando a que el literal b) del artículo mencionado ha sido objeto de interpretación en el apartado precedente, este Tribunal considera pertinente referirse a las causales absolutas de irregistrabilidad cuando se trata de signos descriptivos y genéricos y, signos conformados por palabras de uso común. Signos Descriptivos. El Tribunal abordará el tema de los signos descriptivos, ya que la demandante ha señalado que el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) sirve para diferenciar determinados servicios de lotería sin confundirse con ellos o con sus características esenciales o 23. primordiales.

Por su parte, el Tercero Interesado, al contestar la demanda, manifestó que el signo "TE APUESTO QUE” (denominativo) remite al consumidor directamente al concepto de “APOSTAR, el mismo que es descriptivo de los servicios de loteria de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, debe considerarse la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 02-1P-2014 que preceptúa lo siguiente: “Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las caracteristicas de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales caracteristicas son comunes a los productos oO servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios”. 24. Asimismo, en el Proceso 73-1P-2013 este Tribunal reitera lo siguiente: "El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, " de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-1P-95, publicado en la G.O.A.C. 89 de 15 de septiembre de 1995, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”). ( ) El Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que 10 25. 26. 27. impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege ( ) Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 92-IP- 2004 ya citado). Es importante tener presente que sólo se denegará el registro del signo, si éste está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en consecuencia, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas.

Por lo tanto, el signo formado por palabras descriptivas es registrable si en conjunto es distintivo. De esta manera la Sala Consultante debe establecer si el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) es descriptivo en relación con los servicios de la Clase 41 y clases conexas competitivamente, para lo cual deberá formularse la pregunta de “cómo es” el servicio que distingue, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de dicho servicio habrá lugar a establecer su naturaleza descriptiva.

Signos Genéricos. En el caso materia de análisis el demandado INDECOPI ha sostenido que la frase "TE APUESTO QUE” es comúnmente utilizada en el marco de los juegos de azar. Y que al formularse la pregunta “¿qué es una lotería?”, queda fuera de toda duda que la respuesta de un consumidor medio será que la lotería es un juego de azar, concepto al que hace referencia directa la frase cuyo registro es materia de nulidad.

A tenor de lo expuesto, es preciso tener en cuenta que el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) 11 Ty 28. 29. 30. 31. 32. 33. f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

El literal trascrito prohibe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Palabras de uso común en la conformación de una marca.

Atendiendo a que uno de los argumentos de la sentencia de primera instancia es que el signo "TE APUESTO QUE” (denominativo) no es apto para ser registrado como marca, por cuanto es una expresión de uso común y utilizada en diferentes contextos, cuya exclusión está prevista en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486, este Tribunal considera que deviene necesario hacer referencia a las palabras de uso común en la conformación de una marca.

Sobre este punto, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-1P-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: 12 34. 35. “No podrán registrarse como marcas los signos que: 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. Sobre la base de lo expuesto, la Sala Consultante debe determinar si la expresión “TE APUESTO QUE” es una frase descriptiva, genérica o de uso común en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a la nulidad de su registro.

SIGNOS EVOCATIVOS. Se abordará a continuación el tema de los signos evocativos, dado que en su recurso de apelación la demandante manifiesta que la marca “TE APUESTO QUE” (denominativa) constituye un signo evocativo con 13 respecto a los servicios de loterias, contando por ende con capacidad distintiva. Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas: “Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.? Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o caracteristicas de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.3 Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001.

Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio de 2003, marca: “C - BOND". 14 37. 38. 39. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (Proceso 164-1P-2012). Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios esgrimidos en la presente providencia, la Sala Consultante deberá analizar si la expresión “TE APUESTO QUE" es una frase evocativa o no con relación a los servicios de lotería comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La caracteristica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implicita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar si el signo “TE APUESTO QUE” (denominativo) es distintivo respecto de los servicios que distingue en la Clase 41 de la Clasificación 15 SEGUNDO: Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente Interpretación Prejudicial.

Son irregistrables los signos que se encuentran compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas, genéricas o de uso común en relación con los productos o servicios que distinguen. Sobre la base de los criterios expuestos en la presente providencia, la Sala TERCERO: Consultante debe determinar si la expresión "TE APUESTO QUE" es una frase descriptiva, genérica o de uso común en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a la nulidad de su registro.

El signo evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio, cumpliendo, de esta forma, la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. En este caso, la Sala Consultante deberá determinar si la expresión "TE APUESTO QUE” resulta evocativa para los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, y establecer la fuerza distintiva que ostenta.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la prese te Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su ado a Cecilia Liáa Ayilón Quinteros Herná Zambrano” MAGISTRADA ¡AGISTRADO bl Luis Mr Vid anseco/Núñez e enfe 16 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez L£anse ESIDENTE Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 344-¡P-2015 17