TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 358-1P-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA. Marca: “COOLECHERA” (mixta).
Expediente Interno: 2008-00282. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 2420 de 24 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el 27 de julio, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008- 00282. El Auto de 25 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. > Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. Antecedentes: Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. solicitó el registro de la marca “COOLECHERA” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 569 de 31 de octubre de 2006. Productos Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA presentó oposición en contra de la mencionada solicitud sobre la base del registro previo de su marca "ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA” (mixta) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, "ALQUERÍA JUGUILECHE GUANABANA” (mixta) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y “ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixta) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 27 de diciembre de 2007, mediante Resolución 44837, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca “COOLECHERA” (mixta) para identificar todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Contra dicha decisión, Productos Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El 28 de febrero de 2008, mediante Resolución 006206, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión impugnada. El 27 de marzo de 2008, mediante Resolución 8941, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida.
El 8 de agosto de 2008, Productos Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA interpuso acción de nulidad contra las Resoluciones 44837 de 27 de diciembre de 2007, 006206 de 28 de febrero de 2008 y contra la Resolución 8941 de 27 de marzo de 2008. El 4 de agosto de 2014, la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10. 11.
Argumentos de la demanda: Productos Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: Productos Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA es titular de las marcas: "ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA” (mixta) en Clase 30, “ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 32, "ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANÁBANA" (mixta) en la Clase 29 y “ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixta) en la Clase 29.
Un análisis simple de las marcas cotejadas permite establecer que tanto en el signo “COOLECHERA” (mixto), como en las marcas opositoras hay un predominio del elemento gráfico, pues es colorido, de fácil recordación y ocupa cerca del 80% del respectivo conjunto de la marca. El signo solicitado “COOLECHERA (mixto) causa riesgo de confusión, ya que la bolsa verde, con un “splash” de leche y unas letras rojas en el borde superior resulta ser confundible con las marcas opositoras.
El consumidor medio enfrentado a la marca solicitada, no se va a fijar en el aspecto denominativo de la misma, sino en la impresión despertada por los aspectos gráficos, que son los dominantes. En relación al riesgo de confusión indirecto, es importante tomar en consideración que el signo solicitado "COOLECHERA” (mixto) imita los siguientes elementos: a) El “splash” de la leche, característico de las marcas "ALQUERÍA JUGUILECHE”, b) El vaso en la parte inferior de la gráfica, característicos de las marcas "ALQUERÍA JUGUILECHE”; y, Cc) El color verde de la marca "ALQUERÍA”.
Los signos confrontados distinguen los mismos productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de las contestaciones a la demanda: La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: Del análisis de registrabilidad de la marca “"COOLECHERA” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se tiene que efectuado el examen conceptual de las marcas enfrentadas no conllevan al 12. 13. público consumidor a error sobre el origen y la procedencia del producto.
Desde el punto de vista de la distintividad, la expresión “COOLECHERA” (mixta) tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no pueden llevar al público consumidor a confusión. Desde el punto de vista fonético, no se puede alegar similitud de orden fonético y ortográfico capaz de inducir a error al público en tanto que cada una tiene una pronunciación particular y diferente a las coincidencias ortográficas.
Las representaciones gráficas de los signos aunque coincidan en un chorro de leche cayendo en un vaso o recipiente, no puede ser considerado como fundamento de la confundibilidad de los signos, pues ésta es la representación de uno de los productos de la Clase 29, que por ello mo es apropiable por la sociedad demandante, ni en su representación gráfica ni en su concepto.
Resulta usual la utilización de un vaso con leche que es servida y la figura de un "splash" dentro de las marcas que distinguen productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. contestó la demanda señalando lo siguiente: El elemento predominante entre las marcas es el denominativo, por lo que no existe riesgo de confusión. Las expresiones "“COOLECHERA” y “ALQUERÍA” son expresiones diferentes, no tienen la misma longitud y no comparten las mismas vocales en la misma posición, por lo que no existe riesgo de confusión dado que visual y auditivamente son diferentes.
Productores Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA no es la Única titular de registros para marcas con “splashes” de líquidos, ni de marcas con la imagen de un vaso, pues otras empresas son titulares de marcas consistentes en etiquetas dentro de las cuales se encuentra el dibujo de un "splash” y tales marcas han coexistido pacificamente en el mercado.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la 14. 15. Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 154 y 172 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a)?.
CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 3. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas mixtas (leche, vaso).
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el presente caso, Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. solicitó el registro de la marca “COOLECHERA” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza?.
Ante ello, Productos Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA formuló oposición alegando ser titular de las marcas “ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 29, "ALQUERÍA” (mixta) en Clase 30, "ALQUERÍA"” (mixta) en la Clase 32, “ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANAÁBANA” (mixta) en la Clase 29 y "“ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixta) en la Clase 29, con las cuales el signo solicitado resultaba confundible.
Dentro del Proceso 15-1P-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”. conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, asi mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las E Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo", Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios, y la indirecta, caracterizada porque el citado Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresaria! común.5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'. (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, ta confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.? Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 16. 17. 18. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'?.
( )”. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos mixtos, dado que el signo solicitado es "COOLECHERA” (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas opositoras som: ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 29, "ALQUERÍA” (mixta) en Clase 30, "ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 32, "ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA" (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANÁBANA” (mixta) en la Clase 29 y “ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixta) en la Clase 29.
Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 Signo solicitado: Sem Esremak a Lo] Marcas registradas?0: NTE! a. Alqueria Alquería Certificado 335265 Certificado 330268 Certificado 355121 Certificado 431900: Clase 29, distingue: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carnes; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.
Certificado 272767: Clase 30, distingue: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” Certificado 283468: Clase 32, distingue: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras prepa- raciones para hacer bebidas” Certificado 335265: Clase 29, distingue: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.
Certificado 330268: Clase 29, distingue: “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles” Certificado 355121: Clase 29, distingue: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles" 11 19. 20. 21.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”1!. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el Juez Nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”12, La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIIl-98, en el Proceso 10-1P-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-X11-98, 12 22. 23. 24. 25. 26.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.
Pero, si resultare que el elemento caracterlstico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. En atención a que en el caso bajo análisis los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos mixtos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ).
(Sentencia del Proceso 13-1P-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”). 13 27. 28. 29.
En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “COOLECHERA" (mixto) y las marcas mixtas opositoras, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS MIXTAS (LECHE, VASO). En el presente caso, la Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. contestó la demanda manifestando que Productores Naturales de la Sabana S.A. ALQUERÍA no es la única titular de registros de marcas con imágenes de líquidos servidos en un vaso, pues otras empresas son titulares de marcas consistentes en etiquetas dentro de las cuales se encuentra el dibujo de un “splash” y tales marcas han coexistido pacíficamente en el mercado.
Por lo que deviene en necesario hacer referencia a los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas mixtas. Al respecto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial 23- 1P-2014 de 13 de mayo de 2014: “Al constituir una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos, tales como palabras o figuras que, individualmente consideradas, pueden estimarse como elementos de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Si bien se prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por elementos de uso común, al estar combinados con otros elementos adicionales pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que los elementos de uso común puedan ser utilizados por los otros empresarios.
Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas?3. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente 14 30.
Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo asi en otra. Los elementos de uso común, por ejemplo, en materia de servicios de transportes, pueden no serlo en productos alimenticios, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de “elemento de uso común” en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Ello resulta relevante, ya que en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”*1, La Sala Consultante debe determinar si “la imagen de la leche al ser servida en un vaso” es un elemento de uso común en relación con marcas que identifican productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, asi como en Clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común, si es que dicho elemento forma parte del conjunto de la marca.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “COOLECHERA” (mixto) para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas previamente registradas ALQUERÍA" (mixta) en la Clase 29, "ALQUERÍA" (mixta) en 4 débiles". OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”.
Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Proceso 17-1P-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2212, de 21 de junio de 2013. 15 SEGUNDO:
TERCERO: Clase 30, “ALQUERÍA” (mixta) en la Clase 32, "ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA” (mixta) en la Clase 29, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANÁBANA” (mixta) en la Clase 29 y "ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
La Sala Consultante debe determinar si “la imagen de la leche al ser servida en un vaso" es un elemento de uso común en relación con marcas que identifican productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común, si es que dicho elemento hace parte del conjunto de la marca.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. / Cecilia Lúisa-Ayilón Quinteros Hernán/Romere-Zambrano * MAGISTRADA ISTRADO 16 úñez De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretarjo, Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 358-1P-2015 17