TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 363-1P-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: STALORAL (denominativa). Demandante: STALLERGENES S.A. Proceso interno: 2013-0136.
Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El Oficio 2413 de 24 de julio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el 27 de julio de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado, República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-0136.
El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el articulo 125 del Estatuto.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: STALLERGENES S.A. co; ouperntendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. Hechos.
El 10 de junio de 2011, Stallergenes S.A. solicitó el registro de la marca STALORAL (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos limitados a medicina usada en alergología comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación internacional de Niza).
El 21 de noviembre de 2012, el extracto de la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 634, sin que fuera presentada oposición alguna dentro del plazo legal. El 29 de marzo de 2012, mediante Resolución 18655, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió denegar el registro de la marca solicitada STALORAL (denominativa), al encontrar el signo solicitado similarmente confundible con el signo HISTALORAN (denominativa), registrado con anterioridad para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 a favor de Laboratorios Chalver de Colombia S.A. El 13 de abril de 2012, Stallergenes S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución 18655.
El 31 de octubre de 2012, mediante Resolución 67144, el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución 18655. El 14 de agosto de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda Stallergenes S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: Existe total diferencia visual entre los signos contrapuestos, ya que es indudable el impacto especial, característico y distintivo que causa el signo solicitado, debido a la combinación caprichosa y llamativa de la expresión que lo compone y atendiendo a que su todo indivisible corresponde a STALORAL (denominativa), conformando un signo caprichoso, novedoso y aptamente distintivo frente a la marca HISTALORAN (denominativa), constituyéndose en marcas diferentes a los ojos de los consumidores, sin que exista el más mínimo riesgo de confusión. 10. 11. 12.
El único punto coincidente entre las marcas confrontadas hace referencia a la partícula STALORA, lo que no impide su coexistencia con otras marcas que lo contienen, las cuales también se destinan para distinguir productos en la Clase 5, entre otros registros que demuestran la plena coexistencia de signos que utilizan la partícula débil LORA, la cual ha dejado de ser de apropiación exclusiva para la Clase 5, donde logran coexistir pacíficamente diferentes marcas que contienen la mencionada partícula, imprimiendo al igual que la expresión de fantasía que contiene el signo solicitado STALORAL (denominativo), suficiente fuerza distintiva y representativa.
No obstante que los productos que distinguen las marcas en conflicto se encuentran encasillados en la Clase 5, los productos que pretende amparar la marca solicitada STALORAL (denominativa) están limitados a medicina Usada para la alergología, que se trata de un producto farmacéutico que no se encuentra expresamente reivindicado en la relación de productos que protege la marca HISTALORAN (denominativa).
En consecuencia, la SiC efectuó un estudio general a la ligera de los productos que distingue cada marca enfrentada, sin observar que los productos que pretende distinguir la marca solicitada STALORAL (denominativa) son especificos y no aparecen relacionados en la cobertura de productos de la marca registrada. Argumentos de la contestación a la demanda.
La SIC contestó la demanda manifestando que: Tal como se advirtió en los actos administrativos demandados, y que el accionante no logró desvirtuar, el signo solicitado reproduce parcialmente a la marca registrada, como quiera que el signo solicitado STALORAL (denominativa) incorpora elementos ortográficos y fonéticos que distinguen a la marca registrada HISTALORAN (denominativa).
Como bien advierte Stallergenes S.A., ambos signos comparten la expresión STALORA, y si bien difieren en la supresión de la primera sílaba, no cabe duda que se encuentran semejanzas en la escritura y pronunciación que las hace confundibles entre sí, de esa manera, la diferencia enunciada por Stallergenes S.A. no logra desvirtuar las similitudes de los conjuntos de marcas cotejados.
Los signos comparados comparten la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización y publicidad. De esa manera, los productos a identificar por la marca solicitada STALORAL (denominativa) son los mismos protegidos por la marca registada HISTALORAN (denominativa) es decir, farmacéuticos, por lo que, aunado a la similitud de los signos, impide su coexistencia en el mercado.
Stallergenes S.A. insiste en que los productos farmacéuticos de la marca denegada STALORAL (denominativa) son limitados a medicina usada en alergología, mientras la marca registrada base de la negativa comprende productos en la Clase 5. Sin embargo, ello es irrelevante por cuanto la marca 13. 14, 15. 16. 17. ogistrada cubre los productos farmacéuticos incluidos, comprendiendo, en consecuencia, los productos farmacéuticos utilizados en la alergología. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, Que, los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento juridico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.
Procede la interpretación solicitada. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Marcas farmacéuticas.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas (LORA). 4, Marcas de fantasia. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo STALORAL (denominativo) solicitado por Stailergenes S.A. y la marca sobre la base de la cual se denegó el registro HISTALORAN (denominativa).
Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a 1 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; => 18. 19. 20. 21. lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: ai de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunai ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo"3. 2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON. 3 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.0.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS, 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (1) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (il) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la “semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”*. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresaria! distinto, dado que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. 4 Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. 29. 30.
El segundo, la conrusion auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica"*, En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 1.
La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 2. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sitaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 3. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para realizar el cotejo de signos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la 5 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.
Les 31. 32. 33. diszccion de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”, 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.
Corresponderá al Juez Consultante determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y regias elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que los signos en conflicto STALORAL e HISTALORAN son denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy dificil de distinguir. $ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 215. 7 BREUER MORENO, Pedro. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss. 34. 35. 36. 37. 38.
Z. La Sucesión us jas vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación entre marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial ai realizar la comparación entre los signos en conflicto.
MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS (LORA). En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. Igualmente, Tribunal interpretará el tema de las partículas uso común en la conformación de marcas farmacéuticas en razón a que en el proceso interno se manifiesta que la partícula (LORA) es frecuentemente utilizada en marcas farmacéuticas.
El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Asi, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 39, 40. 41. 42. 43.
Se deve y consideracion el necin yus, lamentadlementa, aun es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Naciona! Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”, Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”, Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”?, Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es 8 Proceso 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN. 2 Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA. 10 Proceso 48-IP-2000, ya citado. 10 45. 46. 47. la población en general, que va a culizar el producio dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”*.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”*?. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”*3.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente??. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus 34 Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN (denominativa). 12 Proceso 30-IP-2000, ya citado. 13 Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET. 14 Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: 8 (mixta). 11 48. 49. 50. 51. 52. descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”!5, El Juez Consultante deberá determinar si la partícula LORA es de uso común para productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación intemacional de Niza y, de ser el caso, tal partícula no podrá ser tenida en cuenta para efectos del análisis de confundibilidad en el cotejo que realice entre los signos confrontados y deberá, en consecuencia, analizar la distintividad en los demás elementos que conforman el signo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. MARCAS DE FANTASÍA. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que el demandante manifestó que el signo solicitado STALORAL (denominativo) es una expresión de fantasía puesto que su significado es desconocido por el público consumidor.
El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades", Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas"*”. Por lo tanto, el Juez Consultante, deberá determinar si el signo STALORAL (denominativo) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo establecido en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, 15 Proceso 029-1P-2013, publicado en la G.O.A.C. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA (mixta). 16 Proceso 23-1P-2013, publicado en la G.O.A.C. 2229, de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta). 17 Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C, 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA. 12 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. En caso el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o particulas genéricas relativos a 13 FS la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca.
El Juez Consultante deberá determinar si la partícula LORA es de uso común para productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, de ser el caso, tal partícula no podrá ser tenida en cuenta para efectos del análisis de confundibilidad en el cotejo que realice entre los signos confrontados y deberá, en consecuencia, analizar la distintividad en los demás elementos que conforman el signo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
CUARTO: El Juez Consultante, deberá determinar si el signo STALORAL (denominativo) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo establecido en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA UMD Hernán/Rómero Zambrano AGISTRADO e De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, figman igualmente la presente Interpretación di el Presidente y el S 14 Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 363-1P-2015 15