TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 373-1P-2015 interpretación Prejudicial del artículo 136 literal d) y 146 párrafos 1 a 2 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: Transnevada Limitada.
Marca: “PM GROUP S.P.A.” (mixta). Expediente Interno: 2012-00213, Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 2534 de 04 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2012- 00213. El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: TRANSNEVADA LIMITADA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: PM GROUP S.P.A. Antecedentes: El 22 de junio de 2010, Transnevada Limitada solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro de la marca "PM GROUP S.P.A.” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 37 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 619 del 19 de agosto de 2010 y, dentro del término oportuno, PM GROUP S.P.A. formuló oposición con fundamento en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con la marca comunitaria registrada ante la Unión Europea "PM" (mixta), con Certificado de registro 271283, emitido por la OAMI para identificar productos comprendidos en las Clases 7 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
A su vez, afirmó que el signo solicitado es engañoso, pues las siglas S.P.A. provienen de la expresión italiana “Societá Per Azioni”, dando a entender al consumidor que los servicios reivindicados son prestados por una empresa constituida bajo las leyes de otro país, cuando en realidad se trata de una sociedad originaria de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió la Resolución 24824 de 10 de mayo de 2011, por la cual declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada al considerar que no existe material probatorio alguno que permita establecer la concurrencia de los supuestos de hecho establecidos en la causal de irregistrabilidad del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.
De otro lado, estimó que la inclusión de las siglas “S.P.A.” dentro del signo solicitado no genera una distorsión en el mercado ni se induce a error al consumidor sobre la naturaleza de dichos servicios. La sociedad opositora PM GROUP S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 24804. Mediante Resolución 40232 de 28 de julio de 2011, la Dirección de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 24804 de 10 de mayo de 2011, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.
Mediante Resolución 1621 de 25 de enero de 2012 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revocó la decisión contenida en la Resolución 24804 que declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PM GROUP S.P.A., y en consecuencia denegó el registro de 10. 11. la marca “PM GROUP S.P.A.” (mixta), pues consideró que la solicitud de registro se encontraba comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486.
Transnevada Limitada, presentó demanda ante el Consejo de Estado por intermedio de apoderado, siendo admitida el 24 de abril de 2012. Mediante Resolución de 15 de julio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda: Transnevada Limitada alegó lo siguiente: - Que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, porque no está probado que la sociedad opositora sea titular de la marca solicitada, o que sea, O haya sido, un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
Asimsimo, el opositor no demostró de manera concomitante o conjunta los presupuestos de hecho exigidos por la norma violada para que se configure la causal de irregistrabilidad. - Que también se vulneró el artículo 146 de dicha Decisión porque a la sociedad opositora le fueron aceptadas pruebas por fuera del término establecido en dicho artículo. - Que debe tenerse en cuenta que la norma que regula todo lo relacionado con la propiedad industrial es de carácter supranacional y por tanto su aplicación prima sobre la legislación nacional.
En consecuencia, no era aplicable al presente caso el artículo 56 del Código Contencioso Administrativo, como erróneamente aplicó la demandada, toda vez que el artículo 146 de la Decisión 486, norma supranacional, establece en forma clara y precisa la oportunidad para presentar las pruebas que se quieran hacer valer dentro de los términos allí indicados.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal d) y 146 párrafos 1 a 2 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena!. Del análisis de los antecedentes del proceso procede la interpretación solicitada. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Cc.
D. 1. 12. 13, CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. 3.
La oposición andina: requisitos y periodo probatorio ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR. SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO SOBRE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO. El Tribunal procede a interpretar el presente tema en virtud a que en el proceso interno el demandante manifiesta que no era aplicable al presente caso el artículo 56 del Código Contencioso Administrativo de Colombia, en virtud del cual fueron valoradas las pruebas allegadas por el opositor por fuera de la oportunidad procesal pertinente, toda vez que en lo referente al plazo para presentar las pruebas que sustentan la oposición prima el artículo 146 de la Decisión 486, al ser ésta una norma de carácter supranacional que prevalece sobre la legislación nacional.
El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental el de la "“Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino”, el de "Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino”, y el de "Autonomía del ordenamiento jurídico andino". (.-) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o Una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. 14. 15. 16. 17. 18. En relación con el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, un análisis de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional.
En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”, que no es otro que el desarrollo del principio de supremacia y que consagra como un verdadero sistema jurídico al ordenamiento jurídico comunitario.
Es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. Por tales fundamentos, corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente interpretación prejudicial, tomando en consideración la primacía del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas nacionales.
IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SEMEJANZA A UN SIGNO DISTINTIVO DE UN TERCERO CUANDO EL SOLICITANTE SEA O HAYA SIDO REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR O PERSONA EXPRESAMENTE AUTORIZADA POR EL TITULAR DEL SIGNO PROTEGIDO, En el presente caso, la sociedad demandante manifiesta que se incurrió en violación del artículo 136 literal d) de la Decisión 486, por cuanto no se acreditaron en su oportunidad los presupuestos de hecho exigidos por la norma para que se configure la causal de irregistrabilidad; esto es, que no se demostró la titularidad de la marca por parte del opositor, asimismo, no existe documento alguno que demuestre el vínculo o relación entre la sociedad opositora y Transnevada Limitada con el que se le haya otorgado la calidad de representante o distribuidor.
Sobre el tema, este Tribunal ha emitido pronunciamiento en el Proceso 48-IP-2012, en el cual se esgrimió lo siguiente: 19. 20. “La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el pals miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.
En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.
Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. La Sala Consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse?.
En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno. LA OPOSICIÓN ANDINA: REQUISITOS Y PERIODO PROBATORIO En vista de que uno de los argumentos centrales del proceso interno es que la sociedad opositora carecía de legitimidad activa para formular oposición al registro solicitado y porque le fueron aceptadas pruebas por fuera del término establecido en el artículo 146 de la Decisión 486, el Tribunal considera necesario referirse al Proceso 40-IP-20103, en el cual se interpretan los artículos 146 y 147 de la referida normativa, al respecto se señala lo siguiente: “ ) http:/www.rae.es PROCESO 40-1P-2012, marca: “FIDUFAMILIAR” (denominativa), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2122, del 27 de noviembre de 2012.
Legitimación para la presentación de la oposición andina, su procedimiento. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de presentar oposición fundamentada contra dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.
En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1. — De acuerdo al artículo 146, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto. 2.
De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Palses Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitando el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación. Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Palses Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado.
Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación concederá o negará el registro solicitado.
En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.
Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. El Tribunal considera que "El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Paises Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).
En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta). La oportunidad para la presentación de pruebas. Como se tiene dicho, quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, la norma comunitaria al usar el término “oposición fundamentada" se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de su oposición. Tan importante resulta este tema, que el artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición. El legítimo interés será calificado como tal por la Oficina Nacional Competente.
Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indicado precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30) días, sí lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) dias más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. 21.
La Sala Consultante, de conformidad con lo establecido anteriormente, deberá determinar si PM GROUP S.P.A. acreditó su interés legítimo para formular oposición al registro del signo “PM GROUP S.P.A” (mixto) solicitado por Transnevada Limitada, y si las pruebas que sustentaron la oposición fueron presentadas dentro de la oportunidad prevista en el artículo 146 de la Decisión 486.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO
SEGUNDO: Por el Principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Paises Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. En el presente caso, corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas nacionales.
La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero. La Sala Consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136.
TERCERO: De conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486, quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, la norma comunitaria al usar el término “oposición fundamentada” se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de su oposición. Tan importante resulta este tema, que el artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición. El legítimo interés será calificado como tal por la Oficina Nacional Competente.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción: A ( Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros Leonor Perdomo Perdomo? MAGISTRADA MAGISTRADA Ñ Luis José Diez dad, MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. e La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 10 LAA 4 l/ Luis José Diez Gánseco Núñez PRESIDENTE Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 373-1P-2015 11