TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 427-1P-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: GA MODIFINE S.A. Marca: “GA” (mixta).

Expediente Interno: 2008-00403. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 2808 de 03 de agosto de 2015, recibido via correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2008- 00403. El Auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: GA MODIFINE S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: GUCCIO GUCCI S.P.A. Antecedentes: El 16 de febrero de 2007, GA Modifine S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro como marca del signo “GA” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

La anterior solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 578 de 31 de julio de 2007, sin que dentro del término legal, se presentaran oposiciones. El 27 de diciembre de 2007, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 44823, por medio de la cual denegó la solicitud de registro con fundamento en el registro previo de la marca “G” (mixta) de titularidad de Guccio Gucci S.P.A., que distingue productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional Niza!.

La demandante presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 6193 de 28 de febrero de 2008 confirmando la decisión contenida en la Resolución 44823. Mediante Resolución 16807 de 29 de mayo de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución 44823.

GA Modifine S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. Mediante Providencia de 4 de agosto de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “Papel, cartulina y articulos hechos de este material no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografias, papelerla, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; brochas; pinceles; máquinas de escribir y elementos necesarios para las oficinas (excepto muebles); material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases); impresiones tipográficas; impresiones o estampaciones, caracteres de imprenta; clichés”.

S Argumentos de la demanda: GA Modifine S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que el signo solicitado “GA” (mixto) no es susceptible de producir confusión con la marca “G” (mixta) concedida a la Sociedad Guccio Gucci S.P.A, puesto que entre el signo solicitado a registro y la marca registrada no existe identidad ni semejanza que genere riesgo de confusión desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético y conceptual. - Que respecto del punto de vista gráfico, ambas forman composiciones distintas, por un lado el signo “GA” (mixto) tiene una composición circular, en la cual las letras se adaptan a este tipo de figura pero dejan dos espacios en blanco para facilitar la identificación de aquellas de las cuales sobresalen lineas gruesas, llenas y oscuras, finalizadas en ángulos rectos y diagonales.

Por su parte, la marca "G” (mixta) está compuesta por dos aros semi- entrelazados con un trazado vacío en ángulos rectos. - Que respecto del punto de vista ortográfico la marca “G” (mixta) está compuesta por una sola consonante. Sin embargo, el signo solicitado “GA” (mixto) está compuesto por una consonante y una vocal, de lo que se evidencia que la marca y el signo solicitado a registro son diferentes. - Que los productos amparados no usan los mismos canales de comercialización. En Colombia son pocas las tiendas autorizadas para vender productos con marcas altamente exclusivas y usualmente no manejan más de una o dos marcas selectas.

Estas casas exclusivas sólo ofrecen productos de la misma marca, de esta manera se evita cualquier riesgo de confusión entre los consumidores. Del mismo modo, los productos amparados, son de precio elevado y por tal razón de consumo selectivo dirigido a un consumidor sofisticado quien no incurrirá en confusión. - Que la única diferencia entre los dos productos, no radica en la calidad o diseño, sino en el valor agregado que da la marca.

En ese sentido, es lógico que el consumidor que piense invertir en este producto se preocupará por tener la marca correcta. - Que teniendo en cuenta las diferencias entre las marcas, asi como la inexistencia de conexión competitiva entre los productos que amparan y el nivel de sofisticación de sus consumidores, es claro que cada marca es distintiva y, por lo tanto, no existiría riesgo de confusión alguna.

Argumentos de la contestación a la demanda: Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado contestación a la demanda por parte de la 10. 11. 12. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, por haberse presentado de manera extemporánea. Guccio Gucci S.P.A., quien participa como tercero interesado en el presente proceso, no presentó contestación a la demanda.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación del artículo 134 de la citada norma por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.2 CUESTIONES A INTERPRETAR 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Las marcas constituidas por letras. 3. Comparación entre signos mixtos. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. En el presente caso, GA Modifine S.A. solicitó el registro como marca del signo “GA” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza? La Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..). “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; articulos de papeleria; adhesivos (pegamentos) de papelerla o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas 13, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó el registro solicitado con fundamento en el riesgo de confusión con la marca “G” mixta registrada a favor de Guccio Gucci S.P.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza*.

En el escrito de demanda GA Modifine S.A. alegó que no existe identidad ni semejanza que genere confusión entre los signos confrontados. Dentro del Proceso 15-1P-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre si, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta”. "Papel, cartulina y artículos hechos de este material no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernación, fotografias, papelerla, adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; brochas; pinceles; máquinas de escribir y elementos necesarios para las oficinas (excepto muebles); material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases); impresiones tipográficas; impresiones o estampaciones; caracteres de imprenta; clichés”.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, asi mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.$ Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.? Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (ii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.8 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'. (PROCESO 7O-IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.9 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 9 Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.0.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 10 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. " l l Ey BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 14. 15. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'!!, ( )”.

Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS. En el presente caso GA Modifine S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro como marca del signo “GA” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por ello, es preciso analizar el tema de las marcas constituidas por letras consideradas aisladamente en virtud de que el Tribunal se pronuncie sobre los supuestos en los que es posible el registro de una letra como marca, para esto se reiterara lo dicho en el Proceso 64-1P- 2015: Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo.

Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación. Diversas oficinas nacionales aceptan el registro de una sola letra como marca!?, dependiendo de si califica como distintiva o no. Vale decir, en principio, para diversas oficinas nacionales, como para la Comunidad Andina, una sola letra puede constituir, en principio, una marca, salvo que carezca de carácter distintivo.

“1 12 Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Véase, por ejemplo, la Decisión “a" de la OAMI (R91/98-2) Asimismo, según señala la sección de Propiedad Intelectual del Gobierno de Australia: “Una marca es un derecho que es otorgado para una letra, número, palabra, frase, sonido, olor, forma, logotipo, gráfico y/o aspecto del empaquetado”.

Traducción libre de: “A trade mark is a right that is granted for a letter, number, word, phrase, sound, smell, shape, logo, picture and/or aspect of packaging". Cf, Australian Government, IP Australia, “Trade Marks”, disponible en web: http //www ipaustralia gov. au/get- the-right-ip/trade-marks/, consultado el 17 de abril de 2015. Véase la lista de lo que puede constituir una marca en “Types of Trade Marks”: http://www ipaustralia gov au/qet-the-right- io/trade-marks/types-of-trade-marks/ 10 Frecuentemente, la distintividad requerida es adquirida mediante el uso.

Los signos compuestos de una sola letra generalmente carecen de carácter distintivo y, por consiguiente, no son registrables, excepto en los casos de distintividad adquirida. Por ejemplo, la letra “A”, que puede significar “de primera calidad", puede no calificar como suficientemente distintiva para el registro de una marca sin una evidencia contundente.

La letra “K”, por ejemplo, puede constituir una marca registrable para calzado, pero la letra “H”, que es una indicación usual de la anchura de zapatos, no sería distintiva para designar zapatos. Se requiere particular atención cuando se trata de productos técnicos, como computadoras, máquinas, motores O herramientas, respecto a los cuales ciertas letras tienen usualmente un significado descriptivo o han devenido genéricas, indicativas o de uso común. Cuando una letra no es distintiva, su representación con una combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto.

De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, MéA para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros.

Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo.

Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor, Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, 11 16. 17. 18. 19. existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

Finalmente, es posible que sea una práctica frecuente en el mercado el uso de letras como signos distintivos, integrando o acompañando a la marca, al nombre comercial o a la enseña. Por ello, en el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el uso y registro de signos compuestos por dos letras es una práctica frecuente en el mercado.

COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. Debido a que en el presente caso los signos confrontados son de naturaleza mixta, deviene necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan. 12 20. 21.

Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica"13.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto, Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 15] Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIIl-98, en el Proceso 10-1P-98.

Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XI1-98, 13 22. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “GA” (mixto) y la marca "G” (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo “GA” (mixto) y "G” (mixta) ambas destinadas a distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial. La normativa andina no prohibe el registro de marcas compuestas de dos letras pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida.

Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una O varias imágenes) La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 14 La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. NA Cecilia Luisa Afllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo!+* MAGISTRADA MAGISTRADA e Hernán Bómero Zamblano-= — +» Luis José Diez Canseco fez j MAGISTRADO 1 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 15 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretao.

Luis AA a ELSA PRESIDENTE Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 427-1P-2015 16