TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 433-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: Productos Químicos Panamericanos S.A. Marca: “REFRESCOL PQP” (mixta).
Expediente interno: 2013-00522. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 2803 de 26 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 27 de agosto, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2013- 00522. El Auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: PERFUMERÍA LEMAITRE S.A. Antecedentes: El 3 de marzo de 2011, Productos Químicos Panamericanos S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en adelante (SIC), solicitud de registro del signo "REFRESCOL PQP” (mixto) para identificar productos comprendidos en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
La referida solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 630 de 21 de julio de 2011. Perfumería Lemaitre S.A. presentó escrito de oposición con fundamento en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con la familia de marcas "“MENTICOL” (mixtas y denominativas) en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante Resolución 19658 de 30 de marzo de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro como marca del signo “REFRESCOL PQP” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Perfumería Lemaitre S.A., interpuso recurso de apelación contra la Resolución 19658 de 30 de marzo de 2012, solicitando que sea revocada.
Mediante Resolución 24895 de 30 de abril de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación revocando la decisión contenida en la Resolución 19658, en ese sentido, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo "REFRESCOL PQP” (mixto), solicitado por Productos Químicos Panamericanos S.A. Productos Químicos Panamericanos S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
La Sección Primera del Consejo de Estado admitió a trámite la demanda mediante providencia de 11 de junio de 2014, y ordenó se notifique a la Superintendencia de Industria y Comercio y a Perfumería Lemaitre S.A., tercero interesado, en las resultas del proceso. 10. Mediante providencia de 7 de abril de 2015, la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda: Productos Químicos Panamericanos S.A. fundamentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: Que se debió conceder el registro del signo "REFRESCOL PQP” (mixto), toda vez que cumple con el requisito de distintividad intrínseca al ser susceptible de representación gráfica, pues cuenta con un elemento denominativo y uno gráfico, no es genérico ni descriptivo y tampoco se refiere a un objeto ni servicio determinado.
Que comparados los signos “REFRESCOL PQP” (mixto), y “MENTICOL” (mixtos) se evidencia que no son confundibles, debido a las diferencias que presentan desde el punto de vista fonético, conceptual y visual; y, que si bien comparten la expresión "COL” dicha expresión es de uso común con relación a productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que al efectuar el análisis silábico y vocálico de los signos confrontados, se aprecian diferencias que los hace inconfundibles desde el punto de vista fonético o auditivo. Que desde el punto de vista ideológico o conceptual, los signos confrontados no son confundibles, pues en su parte denominativa evocan conceptos totalmente diferentes.
Tal es así, que mientras el signo solicitado “REFRESCOL PQP” (mixto) evoca el concepto de “refrescarse”, las marcas mixtas “MENTICOL” evocan el concepto de menta y mentol. Que desde el punto de vista visual, se presentan diferencias evidentes, ya que la etiqueta que acompaña al signo solicitado “REFRESCOL PQP” (mixto) contiene la representación artística de un pingúino parado sobre un témpano de hielo, mientras que las marcas mixtas "MENTICOL” destacan la representación artística de un oso polar con anteojos oscuros, sentado sobre hielo y sosteniendo un abanico.
Por lo que no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, al referirse a especies diferentes fácilmente distinguibles por el público consumidor. 11. 12. 13. Argumentos de la contestación a la demanda: La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: Que el signo solicitado "REFRESCOL PQP" (mixto) y las marcas “"MENTICOL” (mixtas), apreciados en su conjunto, son similarmente confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético, pues el primer vocablo del signo que se solicita para registro posee la misma terminación “COL" que la marca registrada causado un impacto sonoro muy similar al momento de su pronunciación. Que existe una evidente similitud entre los signos confrontados pues ambos evocan un concepto de frescura a través de un ambiente polar o nórdico y los elementos gráficos presentes en los respectivos signos presentan semejanzas, por lo que el signo solicitado para registro "REFRESCOL PQP” (mixto) está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Que con fundamento en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad se concluye que el signo “REFRESCOL PQP" (mixto) y las marcas mixtas “MENTICOL" son susceptibles de generar confusión entre el público consumidor adquirente de bienes o servicios. Perfumeria Lemaitre S.A. no contestó la demanda. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la norma en mención!. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) lo. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
YQ 14, 15. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 3. Partículas de uso común en la conformación de marcas (“COL”). 4. — Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.
Familia de marcas. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), denegó el registro del signo “REFRESCOL PQP” (mixto), solicitado por Productos Químicos Panamericanos S.A. para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerarlo confundible con las marcas "“MENTICOL” (mixtas) registradas a favor de Perfumería Lemaitre S.A. en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.? Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sllaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo' 3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.* Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. o Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal a).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'. (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en «sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
Y y BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss 16. 17. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.
El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de'las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos*, ( )”.
Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. El Tribunal considera necesario, para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y signos mixtos y denominativos, dado que los signos en conflicto son de naturaleza mixta y denominativa.
Para fines ilustrativos se procede a reproducir los signos confrontados: Signo solicitado: Proceso 15-1P-2013, Marca: “KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 10 Marcas Registradas?: loción E mentico mora OBS uso coran atar 9 PURA LATE 6 Care e (Certificado No 200959) (Cortificada No 14970) (Certificado No 374681) (Certificado No 434239) MENTICOL (Certificado 116424).
MENTICOL ICE (Certificado 327402). MENTICOL (Certificado 338723). Comparación entre signos mixtos. 18. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto y Certificado 200959: “Todos los productos de la Clase 5 incluidos alcoholes mentolados”.
Certificado 334970: “Todos los productos de la Clase 5 incluidos alcoholes mentolados”. Certificado 374691: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”.
Certificado 438239: Productos de la Clase 3. Certificado 116424: Productos de la Clase 3. Certificado 327402: Productos de la Clase 3. Certificado 338723: Productos de la Clase 3. 11 aria 19. 20. 21. produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
Dentro del Proceso 37-1P-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”10, La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra 10 Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-1P-98.
Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-Xli-98. 12 22. 23. en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.*1 Como ya se señaló, si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-1P-2005: Marca: "LOREX"” (denominativa). “( ) Ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” *( ) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 12 Proceso 46-IP-2008.
Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS" Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. 13 24. 25. 26. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “REFRESCOL PQP” (mixto) y las marcas opositoras “MENTICOL” (mixtas y denominativas), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS (“COL”). Dado que en el escrito de demanda se alega que la partícula “COL” que comparten los signos en conflicto, y en la que radica la confusión desde el punto de vista fonético y ortográfico, a decir de la Superintendencia de Industria y Comercio, es de uso común con relación a productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, se hace necesario hacer referencia a dicho tema.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-1P-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que 9) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las 14 27. 28. partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas.
Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. La Sala Consultante deberá determinar si la partícula “COL” es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, asf como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las particulas de uso común. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 3 Y 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
El Tribunal abordará el tema, en virtud a que del análisis de antecedentes del presente proceso se advierte que el signo solicitado a registro “REFRESCOL PQP” (mixto) pretende distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza13, mientras que las marcas opositoras “MENTICOL”" (mixtas y denominativas” distinguen productos de la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza?*.
"Lociones para el cuerpo para uso cosmético, lociones refrescantes para la piel y preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel” La Clase 3 comprende: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; denttfricos”.
La Clase 5 comprende: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico O veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 15 29.
El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algumas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios oO vayan a utilizarse conjuntamente?s, 30.
Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. ys Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A, España, 1984, pp. 242 - 246 16 Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como serla el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -—radio, televisión y prensa, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor, Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por 17 31. 32. 33. 34. marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”16.
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de um caso de conexión competitiva.
FAMILIA DE MARCAS. En el presente proceso, Perfumería Lemaitre S.A. fundamentó su oposición contra el registro del signo “REFRESCOL PQP” (mixto) sobre la base de la supuesta confundibilidad que éste genera con la familia de marcas "MENTICOL” (mixtas y denominativas) registradas a su favor en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo que resulta necesario analizar el tema de la familia de marcas. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-1P-2013: “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: 'En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-1P-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficiat del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-1P- 2008. Marca: “CALVO” (mixta). 18 QQ:=— 35. 36. pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.
(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 912 de 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En el presente proceso, la Sala Consultante deberá determinar si el término “MENTICOL” constituye o no una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo solicitado “REFRESCOL PQP” (mixto).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el articulo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
Debe tenerse en cuenta que la confusión ideológica o conceptual se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 19 SEGUNDO:
TERCERO
CUARTO
QUINTO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una O varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. La Sala Consultante deberá determinar si la partícula “COL” es de uso comúnen la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común. La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca. La Sala Consultante deberá verificar si la palabra “MENTICOL” establece una familia de Marcas, para asi determinar la registrabilidad del signo solicitado “REFRESCOL PAP” (mixto).
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 20 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. A ) Ya Cecilia Lulisá yllórCúinteros Leonor Perdomo Perdomo!” MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Di seco Núñez MAGISTRADO Hernán ro Za De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. p Luis José Diez ( lanseco PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 433-1P-2015 v La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 21