TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 439-1P-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Demandante: Philip Morris Products S.A. Marca: “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixta). Expediente Interno: 2010-00110. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 2789 de 26 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 27 de agosto del mismo año, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00110. El Auto de 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Antecedentes: El 28 de octubre de 2005, Productora Tabacalera de Colombia S.A. Protabaco S.A. (en adelante Protabaco S.A.), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la de la República de Colombia (en adelante SIC), el registro como marca del signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 558 de 30 de noviembre de 2005 y, dentro del término oportuno, Philip Morris Products S.A. presentó oposición al registro de la marca, con fundamento en el riesgo de confusión y aprovechamiento injusto que implicaría el uso de la marca “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixta), respecto de las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y marca figurativa, inscritas bajo su titularidad para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución 10549 de 27 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición presentada por Philip Morris Products S.A. y concedió a favor de Protabaco S.A. el registro del signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra la mencionada decisión, el demandante presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante las Resoluciones 25271 de 26 de mayo de 2009 y 43865 de 31 de agosto de 2009, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 10549 de 27 de febrero de 2009.

Philip Morris Products S.A. presentó demanda ante la Sección Primera Sala del Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. Mediante providencia de 22 de septiembre de 2014, la Sección Primera Sala del Consejo de Estado, dispuso suspender el proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda: Philip Morris Products S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: Que la SIC incurrió en error al omitir la realización del examen comparativo de las marcas enfrentadas para conceder el registro del signo "PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el argumento según el cual su registro es un derecho adquirido a favor del solicitante, derivado del registro previo de las marcas “PREMIER” (mixtas), respecto de las cuales la marca "PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixta) no constituye una variación sustancial en cuanto a sus elementos componentes ni en cuanto a los productos que amparan.

Que las variaciones del nuevo signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) deben ser, variaciones de detalle y no sustanciales que alteren su impresión general. Que desde la perspectiva visual no puede estimarse que el diseño del signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) sea una marca derivada de la marca “PREMIER” (mixta), como lo sostuvo la SIC, pues, el nuevo diseño de empaque de la marca “PREMIER” (mixta), introduce al diseño anterior de empaque y marcas, variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos vistos en los diseños registrados como marca “PREMIER” (mixta).

Que el elemento predominante en las marcas en conflicto no es el denominativo, sino el figurativo, en particular el “diseño de techo” notoriamente conocido como distintivo de productos de la marca “MARLBORO” (mixta), elemento que a simple vista adquiere primacia sobre el elemento denominativo integrado en las marcas enfrentadas. Que existe confusión visual por cuanto el signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) reproduce el “diseño de techo” registrado de forma independiente.

Que se presenta confusión fonética cuando la pronunciación de las palabras que componen las marcas tiene una fonética similar que, para el caso en estudio, no es relevante, teniendo en cuenta la fuerza distintiva del “diseño de techo” que predomina en los registros de marca de propiedad de Philip Morris Products S.A. Que la figura de “diseño de techo”, es un icono característico y reconocido como distintivo empresarial de la marca “MARLBORO” (mixta), que Philip Morris Products S.A. ha registrado en la <Q mayoría de los países, a lo que se suma que, debido a su efectiva publicidad internacional, el “Diseño Techo" haya logrado un carácter altamente distintivo y notoriamente asociado como sello de garantía de calidad y origen empresarial de Philip Morris Products S.A. en Colombia y en la mayor parte del mundo.

Que el “diseño de techo invertido” incluido en el signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto), da lugar a una similitud gráfica predominante que a su vez emula el concepto de sello de prestigio, garantia de calidad y origen empresarial que el "diseño de techo" transite como recurso creativo y publicitario de productos procedentes de Philip Morris Products S.A. Que respecto de la notoriedad de la marca, Philip Morris Products S.A. asegura que aunque el renombre de las marcas “MARLBORO” (mixta) y “MARLBORO LIGHTS” (mixta) con un diseño gráfico de techo hace en principio innecesaria la prueba de su conocimiento por los consumidores, la SIC debió realizar el análisis de notoriedad de tales marcas, analizando las pruebas aportadas en donde muestran el alto nivel de conocimiento y difusión de las marcas de la sociedad Philip Morris Products S.A., reconociéndolas como notorias y, por lo tanto, protegiéndolas de forma especial, para prohibir el registro de la marca "PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixta), en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que es evidente que el signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) constituye: i) Una imitación de las marcas “MARLBORO” (mixta), "MARLBORO LIGHTS” (mixta) con una figura de “diseño de techo": ii) Una reproducción parcial de las marcas “MARLBORO” (mixta) y "MARLBORO LIGHTS” (mixta), en tanto copia el elemento figurativo “diseño de techo” y lo invierte, a la vez que omite las palabras MARLBORO y MARLBORO LIGHTS para remplazarlas por las palabras “PREMIER MENTHOL LIGHTS”. iii) Una reproducción total de la marca figurativa “diseño de techo”, contenida en el signo de forma invertida y complementada con las palabras PREMIER MENTHOL LIGHTS.

Que un consumidor promedio puede pensar que el signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) distingue productos originarios o patrocinados por Philip Morris Products S.A,, generando, además del aprovechamiento de la reputación comercial de Philips Morris Products S.A., la dilución de la fuerza distintiva de la marca figurativa y del elemento figurativo preponderante en las marcas “MARLBORO” (mixta) y “MARLBORO LIGHTS” (mixta). 4.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: 8. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda en los siguientes términos: - Que el signo solicitado “PREMIER MENTHOL LIGHTS “(mixto) constituye una variación no sustancial respecto de las marcas “PREMIER” (mixta) Certificado 238369, “PREMIER INTERNACIONAL” — (denominativa) Certificado 206127, “PREMIER” (mixta) Certificado 132736, “PREMIER” (mixta) Certificado 127611, “PREMIER” (mixta) Certificado 129681, "PREMIER” (denominativa) Certificado 198101, cuyos elementos distintivos son la expresión “PREMIER”, la figura de los leones sobre un escudo de armas heráldico y la figura triangular inversa, y por otro lado, los productos que distingue la solicitud se encuentran amparados en la marca previamente registrada por la demandada, configurándose una marca derivada. - Que el signo solicitado "PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto), comprende dentro de su estructura gramatical las palabras “MENTHOL LIGHTS”, las cuales son expresiones no apropiables por ser descriptivas del producto que se pretende vender al público, y su figura geométrica ya se encuentra dentro de las marcas previamente registradas por Protabaco S.A., siendo elementos accesorios que no alteran las marcas registradas. - Que Protabaco S.A., tiene derechos adquiridos sobre la expresión “PREMIER” de su marca “PREMIER” (mixta), término el cual no debe ser debatido dentro del estudio de confundibilidad, por haberse realizado anteriormente en el registro de las marcas previamente registradas.

Por lo tanto, es posible que el signo solicitado coexista en el mercado por ser una marca derivada, más aun cuando, el consumidor final asocia y relaciona estas marcas que provienen de un mismo origen empresarial, las cuales hacen parte de la marca previamente registrada principal. - Que los signos en disputa son disímiles, por cuanto no media reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción y por tanto no se advierte riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, dilución o pérdida del valor comercial o publicitario del signo notorio.

Pudiendo los mismos coexistir en el mercado sin presentar riesgo de confusión. 9. Productora Tabacalera de Colombia S.A. Protabaco S.A. contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: Y $ 10. - Que lo que la sociedad demandante denomina “figura geométrica delimitada” en el empaque de "PREMIER” (mixta) es en verdad una letra “M”, inicial de Mekler, apellido de la familia que constituyó la empresa Protabaco S.A. en el año 1962.

Es por eso que resulta inaceptable que el demandante exprese que la “M" no es tal, sino una copia del "diseño de techo” con el que PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A identifica la marca “MARLBORO” (mixta), más aun que la sociedad demandante afirme que el diseño que se encuentra presente en la marca “PREMIER” (mixta) es un "diseño de techo invertido”, pues la letra “M" es un elemento primordial en la marca “PREMIER” (mixta) de Protabaco S.A. - Que la letra “M” se ha plasmado a lo largo de los años en los diseños de propiedad de Protabaco S.A. y, ha tenido un proceso de evolución de la marca y no un acto de imitación o de reproducción como lo manifiestan en la demanda. - Que el elemento gráfico se trata de un diseño en esquemas ya registrados por parte de Protabaco S.A. para la marca “PREMIER” (mixta), razón por la que no es cierto que la demandante afirme que los nuevos diseños introducen al diseño anterior variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos de los diseños registrados, pues el elemento figurativo que acompaña el registro mencionado no es otro que la misma letra “M” que ya acompaña el registro mencionado no es otro que la misma letra “M" que ya estaba presente no en uno sino en varios registros de propiedad de Protabaco S.A. - Que los diseños que Protabaco S.A. ha usado y usa en el mercado, son el producto de un proceso creativo, y no el intento de apropiación indebida de alguna marca.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Del análisis efectuado, procede la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los artículos 224 y 228 de la referida Decisión?. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(.-) S CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). Comparación entre marcas mixtas y figurativas.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Palabras descriptivas y de uso común en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (MENTHOL LIGHTS, LIGHTS). h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (-.-) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) a) e) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional, o, la existencia y antigitedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 11. 12. 4.

La marca derivada. 5. La marca notoriamente conocida y su prueba. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. En relación con los diferentes tipos de riesgos. 6. Coexistencia de hecho en relación con las marcas registradas. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. En el presente caso, Productora Tabacalera de Colombia S.A. Protabaco S.A., solicitó el registro como marca del signo “PREMIER MENTOL LIGHTS” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza*.

Ante ello, Philip Morris Products S.A. formuló oposición al registro solicitado con fundamento en el riesgo de confusión y aprovechamiento injusto que implicaría el uso del signo solicitado con respecto a las marcas “MARLBORO” (mixta) y "MALBORO LIGHTS” (mixta), registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza!, de las cuales es titular.

Dentro del Proceso 15-1P-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'$, “Cigarrillos, tabaco manufacturado y en bruto, articulos para fumadores, cerillas”, La Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza comprende: “Tabaco; articulos para fumadores; cerillas”.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.” Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, (ii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.8 Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1t de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: *CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica', (PROCESO 7O-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.2 Reglas para realizar el cotejo de signos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: 9 Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 11 Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. *0 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que 10 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 12 13. 14. 15. el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”?!.

( )”. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y FIGURATIVAS. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre marcas mixtas y marcas mixtas y figurativas, dado que el signo solicitado es “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) para identificar productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas opositoras son "MARLBORO" (mixta), "MARLBORO LIGHTS” (mixta), y marca figurativa, ambas inscritas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: Signo solicitado: Sano om EN 385 E 53] E yz Íaxericara 3“ Proceso 15-1P-2013, Marca: "KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 13 16. 17. Marcas registradas: z y Marlloro MIGHTS Marlbo - PRA AA o $ Certificado 160512 Certificado 107890 cales rajo Fares llamo, Certificado 16015 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*?. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: "Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el Juez Nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan. 1 Proceso 55-1IP-2002, publicado en la G.0.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. 14 18. 19.

Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”13, La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIIl-98, en el Proceso 10-IP-98, Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XI1-98. 15 D > 20. 21. 22. 23. 24, 25. 26. 27. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. En atención a que en el caso bajo análisis los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras (PREMIER MENTHOL LIGHTS/ MARLBORO LIGHTS), se hace necesario tratar el tema de los signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de *( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ). (Sentencia del Proceso 13-IP-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50- IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: "CANALETA 90”). Comparación entre marcas mixtas y figurativas. El Tribunal también interpretará el tema toda vez que el signo solicitado a registro “PREMIER MENTHOL LIGHTS” es mixto y una de las marcas opositoras está compuesta por el diseño de techo.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo opositor. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: 16 28. 29. 30. 31. “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de lineas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O0.A.C. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas y mixtas se requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 17 32. 33. 34.

Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado "PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) y las marcas opositoras “MARLBORO” (mixta), "MARLBORO LIGHTS” (mixta) y marca figurativa, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN LA CLASE 34 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA (MENTHOL LIGHTS, LIGHTS). Debido a que los signos confrontados incluyen en su conformación palabras en idioma inglés (“PREMIER MENTHOL LIGHTS”/ "LIGHTS”, el Tribunal considera pertinente referirse a dicho tema.

En el Proceso 59-1P-2013, de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: "Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasia, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. 18 35. 36.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-1P- 2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serian los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”.

La Sala Consultante deberá determinar si el término si las expresiones en idioma extranjero que forman parte de los signos en conflicto, son vocablos conocidos por el público consumidor, y si, además, resultan ser palabras descriptivas o de uso común en relación con los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza que se pretenden identificar, conforme se desarrollará a continuación. Palabras descriptivas y de uso común en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los signos confrontados incorporan en su estructura gramatical las expresiones “MENTHOL LIGHTS” y “LIGHTS”. Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que dichos términos no son apropiables por ser descriptivos de los productos que se identifican con los signos en conflicto, por lo que deben ser considerados elementos accesorios. 19 37.

Sobre el tema, en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012, este Tribunal expresó: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo comparativo.?*. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 14 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 20 38. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se Usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala Consultante debe determinar si las expresiones “LIGHTS” y "MENTHOL LIGHTS” son de uso común o descriptivas en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación de los signos excluyendo la palabra descriptiva o de uso común, siendo ello una excepción al principio de que "el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo. 21 39. 40.

41. LA MARCA DERIVADA. En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro del signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto), al considerar que el mismo constituye una variación no sustancial de la marca previamente registrada “PREMIER” (mixta), cuya titularidad corresponde al solicitante, configurándose una marca derivada.

Por su parte, la demandante sostiene que no puede estimarse que el diseño del signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS" (mixto) sea derivado de la marca “PREMIER” (mixta), pues introduce variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos de la referida marca. En este contexto, el Tribunal estima necesario abordar el presente tema. Dentro del Proceso 140-IP-2007.

Marca mixta “CHILI'S MARGARITA BAR”, publicado en la Gaceta Oficial 1591, de 25 de febrero de 2008, este Tribunal reiteró que: “La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo”.

“Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”.

Además, dentro del Proceso 107-1IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada 22 familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas 'marcas derivadas' —-como se las conoce en la legislación española (artículo Y de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. 15 Asimismo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una particula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un Proceso 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C, 677 del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-1P-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. 912 de 25 de marzo del mismo año, casos "ALPIN" y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 23 elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

(Subrayado agregado). La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.

(Proceso 94-IP-2006, Marca (denominativa) AVON AGE BLOCK, publicado en la Gaceta Oficial 1420 de 31 de octubre de 2006). En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al 24 42. 43. distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1029, de 16 de enero de 2004), 16 Por lo tanto, no implica que se rompa el principio de que el análisis deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición en la vía administrativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal”.

Sobre la base de los criterios expuestos, corresponde a la Sala Consultante establecer si el signo solicitado a registro “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) constituye o no una variación de la marca previamente inscrita “PREMIER” (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.

Del mismo modo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, toda vez que el mismo se encuentra sujeto al análisis de registrabilidad que realice la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, siendo de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. PROHIBICIÓN DEL REGISTRO DE SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS DE TERCEROS. EN RELACIÓN CON LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que las marcas “MARLBORO” (mixta) y "MARLBORO LIGHTS” (mixta) con un diseño gráfico de techo son notorias, por lo que debieron ser protegidas de forma especial para prohibir el registro del signo “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto).

Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. Sobre este punto, el Tribunal procede a citar el Proceso 83-1P-2014 de 23 de septiembre de 2014. 16 Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-1P- 2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-1P- 2005 del 18 de marzo de 2005, 25 “Al respecto, la Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha caracteristica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoria de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. Ej lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.17 Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.

La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca"*8. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los circulos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los circulos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”, 19 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Lexis Nexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. 26 QS 45. 46. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “( ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”.20 Prueba de la notoriedad.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.?1 Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, 20 21 Proceso 143-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27 47. 48. exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f elgrado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohibe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: 28 49.

“( ) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirio a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)"22.

Asimismo, el Tribunal considera que “dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los Proceso 149-1P-2007, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 29 50. 51. derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca ( ) 2. En relación con los diferentes tipos de riesgos. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. 23 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30 =————, Y DS 52. 53. 54. 55. 56. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (ii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

( ) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07 (L'Oreal), expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente '“dilución', 'menoscabo' o 'difuminación', dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el 31 57. 58. 59. 60. tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público"2*.

Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”?5, Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: "El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”2, El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas opositoras "MALBORO"” (mixta) y “MARLBORO LIGHTS” (mixta). 24 25 26 SANCHO GARGALLO, Ignacio.

“Alcance de la Protección de la Marca Notoría en la Jurisprudencia Comunitaria”. En “Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial”. | Jornada de Barcelona. Thomson Reuters, Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. p. 151. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. p. 354. Ibidem.

Pág. 247. 32 SS 61. 62.

63. COEXISTENCIA DE HECHO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS REGISTRADAS. El Tribunal interpretará el tema, dado que en el presente caso se afirma que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, por lo que no existiria riesgo de confusión. Al respecto, el Tribunal se ha pronunciado, manifestando: “Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido 'riesgo de confusión' al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado 'LA COEXISTENCIA DE SIGNOS, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares O idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal 'coexistencia de hecho' no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad'.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003)”. (Proceso 160-1P-2013, de 29 de agosto de 2013, marca: WEST (mixta). Ante esta situación, corresponde al Juez Consultante determinar si la coexistencia de otras marcas idénticas o semejantes afecta el riesgo de confusión en el mercado, tomando en consideración los criterios esgrimidos en el presente punto, en especial al supuesto de que la coexistencia de hecho no genera derecho y no constituye una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ya que la finalidad es la protección al consumidor evitando que éste pueda ser inducido a riego de confusión. En virtud de lo anteriormente expuesto, 33 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “PREMIER MENTHOL LIGHTS" (mixto) y las marcas previamente registradas “MARLBORO” (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y marca figurativa, para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos y signos denominativos y mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. El cotejo de marcas mixtas y figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. La Sala Consultante deberá determinar si las expresiones “PREMIER MENTHOL LIGHTS” y “LIGHTS” son vocablos en idioma extranjero conocidos por el público consumidor, y si, además, resultan ser palabras descriptivas o de uso común en relación con los productos comprendidos en la Clase 34 34 CUARTO:

QUINTO: de la Clasificación Internacional de Niza que se pretenden identificar, conforme a lo desarrollado en la presente providencia. De verificarse ello, deberá realizar la comparación de los signos excluyendo la palabra descriptiva o de uso común, siendo ello una excepción al principio de que "el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo. Corresponde a la Sala Consultante, establecer si el signo solicitado a registro “PREMIER MENTHOL LIGHTS” (mixto) constituye o no una variación de la marca previamente inscrita “PREMIER” (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.

Del mismo modo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, toda vez que el mismo se encuentra sujeto al análisis de registrabilidad que realice la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, siendo de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. - Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. - Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 35 Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega.

Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEXTO: La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan riesgo de confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopgión. ' Mm ¿ ua Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo?” MAGISTRADA MAGISTRADA, Luis José D ñseco Núñez MA RADO Hernán 2 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario bs Núñez PRESIDENTE Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 439-1P-2015 37