Nd_ 7 s TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 446-1P-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: The Procter £ Gamble Company.

Marca: “DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE” (mixta). Expediente Interno: 2011- 00327. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 2862 de 02 de septiembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 3 de septiembre del mismo año, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 201 1-00327.

El Auto de 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: THE PROCTER 8 GAMBLE COMPANY. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: LABORATORIOS COSMÉTICOS VOGUE S.A. Antecedentes: El 12 de agosto de 2009, The Procter 8. Gamble Company (en adelante la demandante) solicitó el registro como marca del signo "DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

La referida solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 608 de 30 de septiembre de 2009. El 12 de noviembre de 2009, Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. formuló oposición con fundamento en la supuesta confundibilidad entre el signo solicitado y las marcas “JOLIE” (denominativa y mixta) y “JOLIE DE VOGUE” (mixta), que distinguen productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución 21701 de 27 de abril de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante SIC) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo “DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE” (mixto), en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Decisión frente a la cual, Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Mediante Resolución 28718 de 31 de mayo de 2010, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 28718 confirmándola y concedió el recurso de apelación interpuesto.

Mediante Resolución 14483 de 23 de marzo de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó las decisiones impugnadas y declaró fundada la oposición formulada por Laboratorios Cosméticos Vogue S.A., denegando la marca solicitada. The Procter and Gamble Company presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas.

Mediante providencia de 14 de octubre de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda: The Procter 8. Gamble Company sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: Que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas base de la oposición, toda vez que desde la perspectiva de visión de conjunto el signo solicitado es suficientemente distintivo para ser admitido a registro.

Que el elemento predominante en el signo solicitado es la marca registrada DOWNY la cual es ampliamente conocida por el público consumidor. El signo se acompaña además de las expresiones "LIBRE ENJUAGUE” y “DELUXE” en un segundo plano y en caracteres más pequeños está la palabra “JOLIE”, además se reivindican derechos sobre el color dorado para la tapa y azul aguamarina para el fondo del empaque aunado a trazos azules oscuros y blancos y diseños varios de fondo.

Las marcas base de la oposición tienen una composición ortográfica diferente a la de la marca solicitada, una extensión distinta y una conformación vocálica y tónica disimil, lo que les otorga desde el punto de vista fonético una pronunciación completamente diversa que permite al consumidor diferenciar las Marcas. Que desde el punto de vista conceptual el elemento predominante de la marca solicitada es la expresión de fantasía "DOWNY” que carece de significado conocido en inglés o en español, lo cual anula todo el riesgo de confusión con las marcas opositoras.

Adicionalmente, la expresión “LIBRE ENJUAGUE DELUXE” permite al consumidor identificar claramente el producto que se ofrece, esto es, un jabón para ropa; por lo que los productos que identifican las marcas opositoras jamás podrán ser relacionadas con dicha expresión, pues los mismos son productos de uso facial y corporal. Que el vocablo JOLIE es una expresión débil por cuanto a pesar de ser una palabra en idioma francés es conocida por el público consumidor colombiano como referida a “BONITO (A)”.

Que la marca opositora ha coexistido pacíficamente en el registro desde el año 2009 con otras marcas que comparten la expresión JOLIE como el elemento denominativo predominante. Dada la referida coexistencia, no hay razón para impedir que coexista una marca adicional que contenga la expresión JOLIE, más aun cuando tal expresión es un elemento secundario de la marca solicitada y es además una expresión débil en relación con los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que el signo solicitado a registro está compuesto de manera fundamental por la expresión DOVWNY, lo que denota para los consumidores un origen empresarial determinado en la medida en que The Procter and Gamble Company cuenta con trece registros que incluyen esta expresión ampliamente conocida por el público consumidor. Que la inclusión de la marca DOWNY en el signo solicitado a registro permite al consumidor distinguir fácilmente el origen empresarial, por lo que resulta imposible que haya riesgo de asociación. 4.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: 10. La SIC contestó la demanda en los siguientes términos: Que el signo solicitado “"DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE” (mixto) carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto se observa que presenta similitudes con los signos opositores las cuales son capaces de generar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los servicios y su origen empresarial.

Que entre la marca solicitada a registro “DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE” en la Clase 3 y las marcas registradas con anterioridad de la Sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue S.A., existen similitudes en el aspecto fonético, ortográfico e ideológico que conllevarian al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos, pues podría generar la creencia de que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular o que distinguen Una nueva o una misma línea de productos, por estar destinados a un mismo tipo de consumidores dentro de los mismos canales de comercialización. Que en cuanto al argumento que hace referencia a la debilidad de la expresión “JOLIE” en relación con los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, la SIC ha señalado que en el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma 11. 12. extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forman parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía. Por tanto, conceder el registro de marca solicitada vulneraría los derechos de la marca registrada con anterioridad. - Que la expresión “JOLIE” no es considerada de común conocimiento por la mayoría del público consumidor, puesto que no obedece a un término generalizado y de conocimiento común por el consumidor promedio de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. sustentó su contestación de demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que, si bien es cierto que el signo denegado está compuesto por varias expresiones: “DOWNY LIBRE ENJUAGE DELUXE JOLIE” (mixto), también lo es el hecho que entre los elementos que le imprimen distintividad se reproduce integralmente la marca registrada “JOLIE” (denominativa), de la cual es titular. - Que en el cotejo entre el signo solicitado “DOWNY LIBRE ENJUAGE DELUXE JOLIE" (mixto) y la marca previamente registrada “JOLIE” (mixta) se hace evidente el riesgo de confusión que se genera al reproducir una marca de fantasía como lo es “JOLIE” (denominativa). - La marca solicitada se reserva la posibilidad de identificar los mismos productos que identifica la marca registrada “JOLIE” (denominativa). - La marca “JOLIE” (denominativa) se concedió bajo el entendido de que se trata una marca de fantasia.

Asimismo es un vocablo en francés poco conocido en los países de la Comunidad Andina y por lo tanto no es débil ni de uso común. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente.

La interpretación se limitará al artículo 136 literal a) de la Decisión 4861. “Articulo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 13. 14. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Conformación de marcas por palabras genéricas, descriptivas y de uso común (“LIBRE ENJUAGUE”, “JOLIE”). La marca débil. Marcas de fantasía. Conformación de marcas por palabras en idioma extranjero (DOWNY, DELUXE, JOLIE).

N na 0 ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. En el presente caso, The Procter 8 Gamble Company solicitó el registro como marca del signo “DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza? Ante ello, Laboratorios de Cosméticos Vogue formuló oposición alegando ser titular de las marcas “JOLIE” (denominativa) y “JOLIE DE VOGUE” (mixta) que identifican productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Nizaó, respecto de las cuales el signo solicitado resultaría confundible.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, incluyendo suavizantes de tela, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, y raspar; (preparaciones abrasivas); jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentlfricos”. “Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentifricos”.

Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.* Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G,O.A.C, 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.$ Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.? También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la 6 misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el $ Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. U Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.? Reglas para realizar el cotejo de signos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.? Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

El Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 10 15. 16. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

( )”. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos mixtos, y signos denominativos y mixtos, dado que el signo solicitado es “DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE” (mixto) para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas opositoras son “JOLIE DE VOGUE” (mixta) y “JOLIE” (denominativa y mixta), ambas inscritas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 10 Proceso 15-1P-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 17. Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: Signo solicitado: y yan e r Marcas registradas: (Certificado 231924) (Certificado 209685) JOLIE (Ceriíficado 481872) Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 18. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia índica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su 12 19. 20. 21. integridad y no a sus elementos por separado”!!.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el Juez Nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.

Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”??, La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. En atención a que en el caso bajo análisis los signos mixtos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras (DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE”/ "JOLIE DE VOGUE”), se hace necesario tratar el tema de los signos mixtos con parte Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIll-98, en el Proceso 10-1P-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98. 13 22. 23. 24. 25. denominativa compuesta, que son aquellos integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.13 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo mixto con parte denominativa compuesta, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 14 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.15 Comparación entre signos denominativos y mixtos.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 16 Como ya se señaló, si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 13 14 15 16 Proceso 13-¡P-2001, publicado en la G.O.A.C. N” 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 13-1P-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N* 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)", TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-1P-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. 14 IS 26. 27.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX” (denominativa). “( ) Ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy dificil de distinguir.” *( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación." “( ) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. *? Sobre la base de los criterios expuestos, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE” (mixto) y las marcas “JOLIE” (mixta y denominativa) y “JOLIE DE VOGUE” (mixta) registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 17 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. 15 28.

29. CONFORMACIÓN DE MARCAS POR PALABRAS GENÉRICAS, DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN (“LIBRE ENJUAGUE”, “JOLJE”). LA MARCA DEBIL. Sostiene la demandante que el término “JOLIE” es una expresión débil por cuanto su significado es de conocimiento común por el público consumidor, y que a su vez es utilizada en la conformación de otras marcas registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, el tercero interesado argumentó que la expresión "LIBRE ENJUAGUE DELUXE”, que forma parte del signo solicitado a registro, constituye una expresión genérica y descriptiva de los productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que debe ser excluida del cotejo comparativo. En este marco, es apropiado referirse a las palabras de uso común, descriptivas y genéricas en la conformación de marcas.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-1P-2012, este Tribunal expresó: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario?8, 18 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: 16 Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro, Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”, Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 17 El literal f) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;" El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto, La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 18 30. 31. 32. 33. 34.

La marca débil. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-1P-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N* 1134, de 11 de noviembre de 2004).

El titular de una marca débil, al contener ésta palabras comunes, descriptivas y/o genéricas no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala Consultante debe determinar si las expresiones “JOLIE” y "LIBRE ENJUAGUE DELUXE" son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación de los signos excluyendo la palabra genérica o de uso común, siendo ello una excepción al principio de que “el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo. MARCAS DE FANTASÍA El Tribunal desarrollará el tema en virtud a que en el presente proceso se alega que los vocablos “DOWNY” y “JOLIE” que forman parte de los signos confrontados, son expresiones de fantasia al carecer de significado conocido por el consumidor. 19 35.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-1P-2014: “El Tribumal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-1P-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-1P-2011, 23-1P-2013, 158-1P- 2013, 211-1P-2013 y 1-1P-2014. Si bien en algumas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasia en general.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-1P-2013: “Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: 20 36. 37. 38. “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. En el presente caso, la Sala Consultante deberá determinar si las expresiones “DOWNY” y “JOLIE” constituyen términos de fantasía de conformidad con lo establecido en la presente providencia, lo cual deberá tenerse en cuenta en el examen comparativo.

CONFORMACIÓN DE MARCAS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO (DOWNY, DELUXE, JOLIE). Tal como ha sido citado en los párrafos precedentes, los signos confrontados incorporan en su constitución términos en idioma extranjero (inglés y francés) "DOWNY”, “DELUXE”, “JOLIE”, cuyas traducciones al idioma castellano significan: “sedoso, aterciopelado";

“de lujo, lujoso”?0 y “bonito, hermoso"?21, respectivamente. Por lo que resulta necesario analizar las marcas conformadas por palabras en idioma extranjero. En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: 19 21 Traducción del término inglés “Downy”, según la consulta efectuada en Diccionario Online Oxford.

Disponible en: http:/Awww oxforddictionaries.com/es/traducirfingles- espanol downy?searchDictCode=spanish-enalish Traducción del término inglés “Deluxe”, según la consulta efectuada en Diccionario Online Oxford, Disponible en: http://www oxforddictionaries com/es/traducirlinales- espanol/deluxe Traducción del término francés "Jolie", según la consulta efectuada en Diccionario Online WordReference.com., Disponible en: http://www wordreference comifres/jolie 21 “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera Como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta".

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP- 2012 de 12 de septiembre de 2012).

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serian los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. 22 Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 39.

La Sala Consultante deberá determinar si los términos “DOWNY”, “DELUXE”, “JOLIE” que forman parte de los signos en conflicto son expresiones en idioma extranjero conocidas por el público consumidor, y si, además, resultan ser vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos que se pretenden identificar. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO

SEGUNDO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE” (mixto) para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas previamente registradas “JOLIE” (denominativa y mixta) y “JOLIE DE VOGUE” (mixta) en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos y signos denominativos y mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 23 En la comparación de signos denominativos compuestos la Sala Consultante TERCERO:

CUARTO

QUINTO: debe examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. La Sala Consultante debe determinar si las expresiones “JOLIE” y "LIBRE ENJUAGUE DELUXE" son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación de los signos excluyendo la palabra genérica o de uso común, siendo ello una excepción al principio de que “el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo. Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas. La Sala Consultante deberá determinar si las expresiones "DOWNY" y “JOLIE” constituyen términos de fantasía de conformidad con lo establecido en la presente providencia, lo cual deberá tenerse en cuenta en el examen comparativo. La Sala Consultante deberá determinar si las expresiones "DOWNY”, “DELUXE”, “JOLIE” son o no palabras en idioma extranjero conocidas por el público consumidor y si, además, resultan ser vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 24 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo?2 MAGISTRADA MAGISTRADA Herná ero Zambrano Luis Jose DiezCáAnseco Núñez AG ADO *? MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. « M Ll, 7 7h Luis José Dief C. dee Núñez Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 446-1P-2015 a La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma, 25