TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 177-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima. Demandante: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Marca: IC IDIOMAS CATÓLICA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (mixta).
Expediente Interno: 029332010-0-1801-JR-CA-03. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 2933-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 14 de abril del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 02933-2010-0-1801-JR-CA-03.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de octubre de 2015, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de octubre de 2015, mediante el cual se aceptó el pedido de inhibición por impedimento sobreviniente, por aplicación del literal b) del artículo 67 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, presentado por el Dr. Luis José Diez Canseco Núñez.
A.
ANTECEDENTES. Demandante: PONTIFICIA PERÚ. UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA PROTECCiÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero interesado: UNIVERSIDAD DE PIURA Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: /' ¿J 1.
El 8 de agosto de 2008, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, solicitó el registro de la marca IC IDIOMAS CATÓLICA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (mixta), para distinguir servicios de: educación, formación, organización de eventos, charlas, traducciones, evaluaciones y convalidaciones académicas, esparcimiento, actividades deportivas y culturales reconocidos dentro de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial "El Peruano" sin que se hayan presentado oposiciones. 3. El 2 de marzo de 2009, mediante Resolución 2986-2009/DSDINDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro de la marca solicitada, al considerar gráfica y fonéticamente confundible al grado de inducir a confusión al consumidor con la marca IC UDEP (mixta) para la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la Universidad de Piura. 4.
El 27 de marzo de 2009, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD DEL PERÚ, presentó recurso de apelación. 5. El 20 de enero de 2010, mediante Resolución 0178-2010ITPIINDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución inicial, en consecuencia denegó el registro de la marca IC I 2 CATÓLICA IDIOMAS PERÚ. CATOLlCA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DEL 6.
EI20 de abril de 2010, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 0178-2010ITPI-INDECOPI de 20 de enero de 2010. 7. El 10 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI, presentó contestación a la demanda presentada por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. 8.
El 22 de agosto de 2014, mediante Resolución Dieciséis, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada en parte la demanda presentada por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ contra el INDECOPI, por lo tanto resolvió la nulidad de la Resolución 1782010ITPI-INDECOPI de 26 de enero de 2010 y, ordenó a la entidad demandada que en el plazo de treinta días cumpla con emitir una nueva Resolución. Declaró infundada la demanda en cuanto a la vulneración al principio de igualdad de las partes. 9.
El 9 de septiembre de 2014 el Instituto de Defensa de la Competencia y de Protección a la Propiedad Intelectual-INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la Sentencia Dieciséis de 22 de agosto de 2014. 10. Mediante auto de 7 de abril del 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos administrativa. 11. contenidos en la demanda contenciosa La PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que no existe confusión entre los signos confrontados en ninguno de los aspectos gráfico, fonético y conceptual, por lo que la marca solicitada para registro cumple plenamente con el requisito de distintividad requerido en la legislación aplicable. - Que en el signo solicitado por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, están presentes diversos elementos gráficos tales como: el escudo circular donde se aprecia un mar con tres olas encrestadas y en la más alta de ellas un navío antiguo de dos velas al costado de la denominación IC idiomas católica PONTIFICIA 3 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, todo escrito en letras características, lo cual da un impresión visual característica y totalmente distinta a la del signo confrontado.
Que los colores que componen totalmente distintos. cada uno de los signos son - Que el signo registrado por la UNIVERSIDAD DE PIURA presenta distintos elementos gráficos tales como cuadrados que giran de izquierda a derecha partiendo del más pequeño en color azul oscuro hasta llegar al más grande de color celeste claro, debajo de los cuales se sitúan las letras IC y al interior del cuadro la denominación UDEP todo sobre la denominación ingreso continuo escrito en letras características, lo cual hace la impresión visual que tenga el consumidor totalmente distinta a la del signo solicitado por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. - Que el signo solicitado presenta elementos denominativos totalmente distintos a los de la marca registrada, siendo distintos entre sí tanto en su estructura vocálica, como en cuanto a sus consonantes. - Que la marca solicitada está compuesta por frases totalmente distintas escritas en latín, a diferencia de las que conforman la marca registrada - Que la marca solicitada alude a un programa dedicado a la enseñanza de idiomas, asimismo, el signo presenta otros elementos gráficos que aluden a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, al contrario de la marca registrada que alude a un programa de ingreso continúo de titularidad de la UNIVERSIDAD DE PIURA. ~I Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 12.
El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que los signos en cotejo son indiscutiblemente semejantes, al grado de generar riesgo de confusión, debido principalmente a que comparten en forma destacada las letras le, las mismas que, aisladamente consideradas, no forman parte de otras marcas registradas en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 ( G - Que después del análisis comparativo se puede apreciar que éstos son susceptibles de inducir a confusión indirecta en el público consumidor. - Que el Tribunal del INDECOPI resolvió la presente controversia aplicando el criterio de impresión en conjunto de los signos confrontados, pero no solamente este criterio, sino que también determinó cual era el elemento dominante o relevante de cada uno de los signos enfrentados, luego de lo cual estableció que, el examen debía recaer en las denominaciones IC CATÓLICA PUCP versus IC UDEP y logotipo, con mayor énfasis en sus semejanzas (IC), los cuales son obviamente confundibles.
Que la autoridad no puede tolerar la coexistencia de los signos confrontados, por cuanto de lo contrario, estaría atentado contra el derecho que tiene el consumidor de elegir libremente los servicios educativos de su preferencia, en la medida que alentaría al consumidor sea inducido a confusión indirecta, lo cual se encuentra sancionado por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
Argumentos de la contestación a la demanda administrativa por parte del tercero interesado. contenciosa La UNIVERSIDAD DE PIURA en su contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: a la demanda, - Que en el presente caso, la Sala podrá apreciar que los signos en cotejo son indiscutiblemente semejantes, al grado de generar riesgo de confusión, debido principalmente a que comparten en forma destacada las letras IC, las mismas que aisladamente consideradas no forman parte de otras marcas registradas en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, y que distingue los mismos servicios. - Que se puede afirmar que, contrariamente a lo señalado por el quo, los elementos dominantes o relevantes de los signos confrontados y sobre los cuales debe recaer el examen comparativo entre éstos son: IC CATÓLICA PUCP versus IC UDEP.
Es menester señalar que ello no constituye punto controvertido, pues fue establecido en la Resolución impugnada judicialmente y ha sido reconocido por el demandante. - Que luego de efectuado en examen comparativo confrontados, susceptibles consumidor. se de puede inducir apreciar a fácilmente confusión 5 indirecta entre los signos que en éstos el son público - Que el Tribunal del INDECOPI también determinó cuál era el elemento dominante o relevante de cada uno de los signos enfrentados (conforme lo exige la Ley), luego de lo cual estableció que, el examen debía recaer en las denominaciones IC CATÓLICA PUCP (siglas que obedecen a la Pontificia Universidad Católica del Perú) versus IC UDEP y logotipo, con mayor énfasis en sus semejanzas (IC), los cuales son obviamente confundibles.
Sentencia de Primera Instancia. - El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró la nulidad de la Resolución 178-2010fTPI-INDECOPI de 26 de enero de 2010, en cuanto a que el grado de percepción del consumidor medio, al momento de optar por tomar una decisión, la misma que no podrá ser efectuada de manera sencilla y elemental, pues el consumidor al momento de elegir la enseñanza en una universidad, tendrá que informarse acerca de los servicios educativos que brinda, las especialidades, el costo del servicio, de las modalidades de pago, de su ubicación, situación en conjunto, que trae como consecuencia que el consumidor realice un análisis examen previo y amplio para tomar una decisión, situación que de por sí descarta, cualquier vinculación por origen empresaria, y, ordenó a la entidad demandada que en el plazo de treinta días cumpla con emitir una nueva Resolución. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación. 13.
El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que si bien los signos en cuestión incluyen elementos denominativos y figurativos adicionales, éstos no resultan suficientes para eliminar cualquier posibilidad de confusión. - Que el Tribunal de INDECOPI resolvió la presente controversia aplicando criterio legal de impresión de conjunto de los signos confrontados, con mayor énfasis en las semejanzas que diferencias. - Que el análisis de la Resolución apelada, es incorrecto e ilegal, y además viciada de nulidad el referido análisis, el cual se vería reñido con el proceso espontáneo que ocurre en la mente del consumidor y que debe ser reproducido por el examinador conforme a los criterios establecido en la ley.
Argumentos Apelación. contenidos en la contestación 6 del Recurso de 14. Después de la correspondiente revrsion del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS: 15. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina \ y requiere se pronuncie sobre: a. Del análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos que distinguen los mismos servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. b. De, como se podría determinar la ausencia de distintividad de un signo frente a otro ya registrado anteriormente o previamente solicitado. c. De, que debe primar en un examen comparativo semejanza o la diferencia. C. de signos, MATERIAS A SER TRATADAS: 1.
Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. confusión y de asociación. Reglas de cotejo de marcas. 2. Comparación entre signos mixtos tomando denominativa compuesta. D. la Riesgo de en cuenta la parte MATERIAS A SER TRATADAS: 1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas de cotejo de marcas. 16. d En el presente caso, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DEL PERÚ solicitó el registro de la marca IC IDIOMAS CATOLlCA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DEL PERÚ (mixta), para distinguir servicios de: educación, formación, organización de eventos, charlas, traducciones, evaluaciones y convalidaciones académicas, esparcimiento, actividades deportivas y culturales reconocidos dentro de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante Resolución 2986-2009/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro de la marca solicitada, al Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 7 considerar gráfica y fonéticamente confundible al grado de inducir a confusión al consumidor con la marca IC UDEP ~mixta) para la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la Universidad de Piura. 17.
Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de Mayo de 2013, este Tribunal reitera que: "La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial". 18.
Este Tribunal al respecto ha señalado: "La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca"." 19.
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 20.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 2 3 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000. marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 8 21. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión: directa e indirecta y/o de asociación. 22.
Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. 23. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo"." 24 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 25 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS".
TRIBUNAL JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 9 DE porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común." 26.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos." 27. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), e), d) Y h);
Y 155 literal d). 28. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que "El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica" (PROCESO 70-IP-2008, ya citado). 29.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 30. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el 5 6 Proceso 109-IP-2002. publicado en la G.OAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD N° 914. de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 10 r de 2003, marca: "CHIP'S". signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o qráñca"." Reglas para realizar el cotejo marcario. 31.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse simultáneamente. sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 32. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque Proceso 48-IP-2004. citando al Proceso 13-IP-9?, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX".
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor aconsejado por la doctrina. ni En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.
El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"." 2.
Comparación entre signos mixtos tomando en cuenta la parte denominativa compuesta. 33. Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: "El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )"9. 34. Sobre el tema la jurisprudencia siguiente: sentada por este Tribunal ha sostenido lo "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002). /1 35. 8 9 De igual manera ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.OAC.
N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.OAC. 677 de 13 de junio TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 12 de 2001, marca: "BOLlN BOLA". para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 36. La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL SIGUIENTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO: Primero: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
Tercero: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado IC IDIOMAS CATOLlCA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DEL PERÚ (mixta) y la marca IC UDEP (mixta) previamente registradas para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
Cuarto: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, 13 la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos.
Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. Quinto: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante.
Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca registrada podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
J.. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción..I // 'v C: Cecilia Ltka ~~tlló~teros MAGISTRADA 14.''.)t'tf.. ¡__/ ) / Leonor Perdomo Perdomo 10 Hern~ryR6mero Zambrano '1'/ADO MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. la 1 ie Canseco Núñez DENTE Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 177-IP-2015 10 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 15