AS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 231-1P-2015 interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 último párrafo, 136 literal a), 224 y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno N* 17811-2013-9558. Actor: PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL ECUADOR). Marca: PAN AMERICAN LIFE ECUADOR

8. DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO (mixta). Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciseises, en Sesión Judicial procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio 2190-TD-DC de 30 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el 13 de mayo de 2015, procedente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N* 17811-2013-9558. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de noviembre de 2015.

A. — ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes: Demandante: PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL ECUADOR). Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

REPUBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. REPÚBLICA DEL ECUADOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. REPUBLICA DEL ECUADOR. Tercero Intersesado: CONTICORP S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La Compañía PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL ECUADOR), solicitó el 28 de julio de 2005 el registro de la marca mixta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR 8 DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO, para proteger los siguientes servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”. 2.

El 2 de marzo de 2006, la compañía CONTICORP S.A., presentó oposición sobre la base de su marca mixta PANAMERICAN, registrada para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “seguros y negocios financieros”. 3. El 20 de septiembre de 2007, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 000090892, aceptó la oposición presentada por CONTICORP S.A., y negó el registro solicitado. 4.

La sociedad PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL ECUADOR), presentó recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo. 5. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, Quito, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 6. Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles. Si bien es cierto que poseen un elemento fonético-auditivo similar, al hacer un análisis en conjunto se generan impresiones diferentes. Indica que la sociedad PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (SUCURSAL ECUADOR), tiene derechos adquiridos sobre la denominación PAN AMERICAN LIFE, ya que la tiene registrada como marca en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado No. 8813-03).

También es titular de la marca mixta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR, GENTE CONFIABLE DE POR VIDA. Sostiene que el signo solicitado para registro es ampliamente conocido en el rubro de los seguros y, por lo tanto, incurre en las previsiones contenidas en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486. Argumenta que PAN AMERICAN LIFE ECUADOR dá DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO es ampliamente conocido en importantes segmentos del ámbito nacional relacionados con el negocio de los seguros.

Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del Presidente del INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 10. Manifiesta que es improcedente la demanda porque las pretensiones carecen de fundamento legal. 11.Agrega que la Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho. 12.Impugna las pruebas que llegase a presentar el actor.

Por parte del DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 13. Fija, domicilio judicial. Por parte del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 14. Fija, domicilio judicial. Por parte del Tercero Interesado. 15. Tal y como se señala en el Oficio No. 2190-TDCA-DC, la sociedad CONTICORP, pese a ser debidamente citada, no contestó la demanda. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 16.La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486 17.Se hará la interpretación solicitada, pero se restringirá la interpretación del artículo 135 a su párrafo final, y la interpretación del 136 a su literal a)!. 1 Decisión 486 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) No obstante lo previsto en los literales b), e), f, g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, Jos siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) — la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 18.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la A. Moo p» D. A. presente interpretación prejudicial son los siguientes: La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

La marca derivada. El signo solicitado para registro y notoriamente conocido. La distintividad adquirida o sobrevenida. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 19. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto PAN AMERICAN LIFE ECUADOR 4 DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO es confundible con la marca mixta PANAMERICAN.

Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 20. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.? 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA E» EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta € lo siguiente: 5 ¿KR Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasilario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los comsumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos 'marca renombrada, 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad". 6 La similitud ortográfica, Se da vor la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser ragistredios como marcas los signos que “carezcan de distintividad".

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T- 88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ( )” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T- 136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1? de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-1P-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006”. 21.La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. NS E B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA. 22.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR

8. DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO y la marca mixta PANAMERICAN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto. 23. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas?, logotiposí, iconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP- 2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento 3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. 4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca O producto.

( )”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 22*. edición. 2001. tarn_ Y aréfico, teniendo en cuenta su tameño, color y colocaciór, cue en un momento dado pueden ser detinitivos. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 410 de 24 de febrero de 1999)”.

(Proceso N”* 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1158, de 17 de enero de 2005). La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su 10 tos registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Éxisien vocablos que dotan al signo de “( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( )'.

(Sentencia del Proceso N* 13-1P-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-1P-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: "CANALETA 90”). 24.

En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos PAN AMERICAN LIFE ECUADOR DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO y PANAMERICAN, aplicando los criterios plasmados en la presente providencia. C. LA MARCA DERIVADA. 25.La demandante sostuvo que tiene derechos adquiridos sobre el signo solicitado, ya que tiene registrada como marca en la clase 36 la denominación PAN AMERICAN LIFE.

También afirma que es titular de la marca mixta PAN AMERICAN LIFE ECUADOR, GENTE CONFIABLE DE POR VIDA. 26.De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características y los efectos de la marca derivada. Para esto, se reitera lo expreso en la Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del proceso 140-1P-2007. 27.Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios. 28.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas: “( ) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas “marcas derivadas' -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los 11 29. 30. 31. 32. 33. amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerarselas como una manifestación del derecho coníerido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Proceso 84-IP-2000.

Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 677, de 13 de junio de 2001)5, El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de usanza general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras caracteristicas de los productos; por tal razón, sus titulares no pueden impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo.

El titular de una marca derivada, por el contrario, sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que dicho elemento distintivo identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común Es muy importante tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, ya que la oficina competente deberá establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta debe involucrar a los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo. En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anterionmente registrada, que incluyan el mismo distintivo Esta posición ha sido reiterada en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 91-IP-2002 del 5 de febrero de 2003, 97-IP-2002 del 5 de febrero de 2002, 9-IP-2005 del 14 de abril de 2005 y 55- 1P-2006 del 20 de junio de 2006. 12 Y Ro princival. pero variardo los demás accidentes o elementos complementanos. Las marcas denvadas se Insenden siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-1P-2002)”. (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1029, de 16 de enero de 2004).8 34.La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado encaja dentro de la figura de la marca derivada, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad atendiendo a tal circunstancia de conformidad con las previsiones plasmadas en la presente providencia. D. EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y NOTORIAMENTE CONOCIDO. 35.La demandante afirmó que el signo solicitado para registro es ampliamente conocido en el rubro de seguros.

En consecuencia, el Tribunal examinará el tema propuesto. 36.Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marco del proceso 124-Ip-2011. 37.La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. 38.En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al regular de manera genera a los “signos” notoriamente conocidos. 39.El articulo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”. $ Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-1P-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-1P-2005 del 18 de marzo de 2005. 7 El articulo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; 13 3 X - Debe haber ganado notoriedad en cuaiquiera as los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 40.La protección de la marca notoria va más allá de los principios 41. básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 42.La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 43.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 44.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. 14 “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notona desde que la notoriedad es consideracia como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” 45.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 46.Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.; 47.Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; €) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; 15 hi) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 48.La corte consultante deberá determinar si el signo mixto PAN AMERICAN LIFE ECUADOR %£ DISEÑO DE GLOBO es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado líneas arriba.

E. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA. 49.La demandante argumentó que el signo solicitado incurre en las previsiones del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, ya que es ampliamente conocido en el rubro de los seguros. 50.De conformidad con lo anterior, se tratará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007: "En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado.

La Decisión 486 en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura. La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo.

Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa 16 E > orincipalmente en el orinrcioio de la protección al esfuerzo empresarial" y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus caracteristicas básicas.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma especifica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que 'un término originariamente genérico puede llegar a 3 Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca.

Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaria a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales.

Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público”. 17 dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un "secondary meaning” (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca”.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471).” (Proceso 92-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1121, de 28 de setiembre de 2004). Signos sobre los que recae la distintividad adquirida. La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro de Marcas, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. De la prueba del uso constante. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso, real, efectivo y constante en el mercado.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el articulo 166.

El Juez Nacional se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de productos y servicios que se deben 18 lanar en cuenta para delemminar si ma marca efectiva y realmente ha sido Usada: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-1P-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 199, de 26 de enero de 1996). 19 Daterminación de si el uso real y efectivo del signo no distintivo ¡o ha convertido en un signo con aptitud distintiva”. Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial”. 51.No obstante lo anterior, el Tribunal encuentra necesario precisar que la figura de la distintividad adquirida opera en relación con signos que adolezcan de falta distintividad intrínseca, es decir, de la capacidad propia del signo para identificar bienes y servicios sin tener en cuenta derechos de terceros.

Por lo tanto, es procedente sobre signos que incurran en casos de falta de distintividad intrínseca enmarcados en las causales absolutas del artículo 135 de la Decisión 486. Esto quiere decir que para casos de nulidad relativa, como la confusión con un signo idéntico o semejante, no es operante dicha figura. 9 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En este casa, el Tribunal al analizar el articulo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la "distintividad sobrevenida", a saber: (-.) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trale atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). 20 En 52. Como corolario de lo anterior, el Tribuna! recalca que para que onare la figura de la disuntividad sobrevenida la corte consullante debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio que se dirigen a la población en general.

La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos PAN AMERICAN LIFE ECUADOR 8, DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO y PANAMERICAN, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado encaja dentro de la figura de la marca derivada, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad atendiendo tal circunstancia de conformidad con previsiones plasmadas en la presente providencia.

CUARTO

QUINTO: -a corta consultante deberá determinar si el signo mixto PAN AMERICAN LIFE ECUADOR 8 DISEÑO DE GLOBO es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado líneas arriba. La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tenía carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

Para que opere la figura de la distintividad sobrevenida la corte consultante debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso real, efectivo y constante en el mercado.

No obstante lo anterior, el Tribunal encuentra necesario precisar que la figura de la distintividad adquirida opera en relación con signos que adolezcan de distintividad intrinseca, es decir, de la capacidad propia del signo para identificar bienes y servicios sin tener en cuenta derechos de terceros. Por lo tanto, es procedente sobre signos que incurran en casos de falta de distintividad intrínseca enmarcados en las causales absolutas del artículo 135 de la Decisión 486.

Esto quiere decir que para casos de nulidad relativa, como la confusión con un signo idéntico o semejante, no es operante dicha figura. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 158] 107) De conformidad con el último nárrafo del artículo 90 del Estatuto del iriounal, firman la presente Interpretación Frejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. E, A E A - Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros_—— Martha Rúeda Mercha MAGISTRADA: MÁGISTRADA omar ebro 'AGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firms n igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secrefário. == Hernán Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 231-IP-2015 |