TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 256-1P-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literales a) y h), 225 y 226 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil Transitoria, Lima, República del Perú. Expediente Interno N* 1894-2014.
Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil Transitoria, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 116-15;
S-SCT-CS-PJ de 27 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el 27 de mayo de 2015, procedente de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil Transitoria, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N” 1894-2014. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de noviembre de 2015.
¿A A. — ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio Jugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —- INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERU.
Tercero Interesado: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., solicitó el 11 de diciembre de 2006 el registro como marca del signo mixto APACHE, para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cigarrillos y cigarrillos, tabaco de pipa, puros, tabaco de pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, sustitutos de tabaco, artículos para fumadores que incluyen papel y envolturas tubulares para cigarrillos, filtros para cigarrillos ( )”. 2.
El 15 de marzo de 2007, la empresa COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., formuló oposición sobre la base de su marca mixta PIEL ROJA, registrada bajo el certificado No. 28759 para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “Tabaco, en bruto o manufacturado, que incluye puros, cigarros, cigarrillos, puritos, tabaco para liar cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, sustitutos del tabaco (que no sean para propósitos médicos); artículos para fumadores, que incluyen papel y envolturas tubulares para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de metales preciosos, ni de sus aleaciones ni chapados con estas materias; pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores; y cerillas”. 3.
Mediante escrito de 17 de abril de 2007, la empresa PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A, absolvió traslado a la oposición. 4. El 6 de julio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución No 11113-2007/0SD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada, y otorgó el registro solicitado. 5. El 1 de agosto de 2007, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 6.
El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No 0349-2008/TPI- INDECOPI del 7 de febrero de 2008, resolvió recurso de apelación confirmando la Resolución No 11113-2007/0SD-INDECOP! del 6 de julio del 2007. 7. El 14 de mayo de 2008, La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A, presentó demanda de impugnación de resolución administrativa contra el anterior acto administrativo. 8.
La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número veinticuatro del 17 de diciembre de 2012, declaró infundada la demanda. 9. El 21 de enero de 2013, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 10.La Sala Civil Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.
El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11.Argumenta que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual y conceptual. 12.Indica que el gráfico que representa un indio norteamericano es susceptible de generar error en el público consumidor. 13. Señala que la frase “Piel Roja” de la marca registrada corresponde a la denominación que los europeos dieron al indio norteamericano. Entre los Piel Rojas se destacan los Apaches; por esta razón la marca solicitada es confundible con la notoriamente conocida marca PIEL ROJA. 14.Indica que existe identidad entre los productos que amparan los signos en conílicto.
Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI 15.Indica que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual; poseen características que permiten al consumidor poder diferenciarlos de la manera más sencilla, siendo posible su coexistencia en el mercado. 16. Expresa que la palabra APACHE es el elemento relevante en el signo solicitado para registro, mientras que en la marca registrada son importantes el elemento gráfico y el denominativo. 17.Advierte que los signos en conflicto se encuentran conformado por diferentes palabras.
Por tal motivo no son confundibles fonéticamente. 18. Indica que los signos evocarán a diferentes indios. Por parte de PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. 19.Mediante la Resolución de 25 de agosto de 2010 se declaró en rebeldía Sentencia de Primera Instancia. 20.La primera sala especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 24 de 17 de diciembre de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando que: “( ) se advierte que el signo solicitado tiene como elemento relevante, el elemento denominativo APACHE, sin dejar de tener en cuenta el aspecto figurativo, que en el presente caso está configurado por letras caracteristicas, por la figura estilizada de un indio apache y detrás de este una aldea, todo en los colores rojo, blanco, negro, ( ) la marca mixta de propiedad de la empresa Colombiana de Tabaco, se observa como elemento relevante y de aspecto denominativo: PIEL ROJA, el cual, si bien es relevante y notorio, también lo es que sus aspectos gráficos están constituidos por la figura de la cabeza de un indio y por una especial disposición y combinación de colores, ( ) bajo dicho contexto, a fin de establecer si dos signos son semejantes se debe poner en mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, por lo que confrontando los elementos denominativos APACHE y PIEL ROJA, desde un punto de vista fonético, ambos términos tienen una pronunciación diferente, toda vez que los signos se encuentran conformados por silabas y palabras distintas.
En este sentido si bien ambos signos aluden a la imagen de un indio 4 B. norteamericano, también lo es que existen diferencias conceptuales en tanto al termino APACHE, el cual alude a un indigena norteamericano con ciertas características distintas al indigena PIEL ROJA, denominándose así los indios de Norte de América ( ) por otro lado, ambos signos contiene elementos gráficos que los distinguen como es el caso de que las figuras de los indios norteamericanos se encuentren en diferente posición y tamaño, así como el factor de la distribución de los colores de cada uno de ellos, proyectando un impacto visual distinto en los consumidores;
( ) las diferencias antes advertidas, permiten concluir que los signos materia de análisis pueden identificar productos de la misma clase sin que exista riesgo de confusión en el consumidor razonable ( ) siendo así, se arriba a la conclusión que al emitirse la resolución que se cuestiona por la sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, no se ha incurrido en causal de nulidad ( ) por lo que las resoluciones emitidas mantienen su plena validez y eficacia al encontrarse debidamente motivadas, en consecuencia debe desestimarse la demanda".
Recurso de apelación. 21.La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., reiteró los argumentos expuestos en la demanda. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22.La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina. 23.Se hará la Interpretación solicitada.
De oficio, se interpretarán los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa!. DECISIÓN 486 z Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..-) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos a servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(..) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
( ) C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 24.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Lairregistrabilidad de signos por identidad. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado tenitorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) fos aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.
¡A B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. C. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A.LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 25.En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto APACHE es confundible con la marca mixta PIEL ROJA.
La demandante indicó que la frase “Piel Roja” de la marca registrada corresponde a la denominación que los europeos dieron al indio norteamericano. Entre los Piel Roja se destacan los Apaches y, por tal razón, entre los signos en conflicto existe confusión ideológica. 26.Por tal motivo, es pertinente abordar el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-1P-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas especificamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.? 2 PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse fas asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. — Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debian merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos 'marca renombrada”, 'narca de alta reputación" para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad". debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.
Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrian ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Para el caso particular, la corte consultante deberá tener en cuenta las ideas que generan las palabras APACHE? y PIELROJA!*.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: — La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En el cotejo se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. —- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Alrealizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-1P-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “SUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006”. “Apache es el nombre con el que se conoce a un grupo de naciones indigenas culturalmente cercanas del este de Arizona, noroeste de México (norie de los Estados de Sonora y Chihuahua), Nuevo México, y regiones de Texas y de las Grandes Llanuras”.
(Wikipedia). “Piel roja (Redskin en inglés) es un término descriptor de los pueblos indigenas de América y una terminología de color para raza, utilizado en América del Norte y Europa desde la colonización europea de América”, (Wikipedia). 9 27.Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. 28.En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.
Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados. B.COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA. 29.En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos APACHE y PIEL ROJA.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. 30. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos$, iconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: “Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. ( )”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22*. edición. 2001. 10 El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-1P- 2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N” 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1158, de 17 de enero de 2005).
La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 11 Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 31.Como quiera que unos de los signos en conflicto se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 32.Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “ ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( )'.
(Sentencia del Proceso N* 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: "CANALETA 90”)”. 33.Es básico para realizar un adecuado cotejo de signos denominativos compuestos, analizar el grado de relevancia o distintividad de las palabras que los componen.
Por lo tanto, el consultante deberá hacer un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad. 34. Para esto utilizará los siguientes parámetros: Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad 12 del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. - Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se debe excluir del cotejo marcario. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. 35.En este orden de ideas, la corte consultante aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos APACHE y PIEL ROJA.
C.LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. 36.La demandante afirmó que la marca PIEL ROJA es notoriamente conocida. Por lo tanto, es necesario abordar el tema propuesto. 37.Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 256-1P-2013. Definición. 38.La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.
En efecto, en el Título XIl, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 39.En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplia el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. 40.El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.
De éste se pueden desprender las siguientes caracteristicas: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El articulo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: 13 bA $ “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. — La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. 41.El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.
En relación con las previsiones de la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia. 42.En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Titulo XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136 literal h) de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. 43.El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136 literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. 44.
En relación al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo 14 s28 en el País Miembro donde se solicita la orotección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Paises Miembros. 45. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 46.Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el artículo 229 literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. 47.La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo Pais Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. 48.En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 49.La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. 50.La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.
De conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y C), astos son: sl riesno de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario”. 51.El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. 52.El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 53.El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se Use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 54.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 55.En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: - Evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. — Evitar que el público consumidor caiga en error en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. — Evitar que el público consumidor caiga en error al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. 56.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. 16 X “En efacto, la orntección Fente al riesco ra dilución se proyecta sobre las conauctas adnesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.8 57.Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.
Lo expuesto está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente el aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 58. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.
En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 59.En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que genera el riesgo, ya que esto presenta un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Prueba. 60.El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, sobre la base de que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 2 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 9 Ibidem. Pág. 247. 17 ek 61. b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, uentro o muera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
P) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero". La corte consultante deberá determinar si la marca mixta PIEL ROJA era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo denominativo APACHE, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE El SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los 18 SEGUNDO:
TERCERO: signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.
Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados. Para el caso particular la Corte consultante deberá tener en cuenta las ideas que generan las palabras APACHE y PIELROJA. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos APACHE y PIEL ROJA, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial.
La corte consultante deberá determinar si la marca mixta PIEL ROJA era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo mixto APACHE, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y, cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presénte Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. A Cecilia Luisa Aytión Quinteros” MAGISTRADA | E Di 19 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secrejario.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 256-1P-2015 |