TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 258-1P-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretación solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Marca: BANEXITO (mixta). Demandante: BANESCO HOLDING C.A. Proceso interno: 655/2012.
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El 28 de mayo de 2015, se recibió en este Tribunal, vía courier, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, relativa a los artículos 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 655/2012.
El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto..
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: BANESCO HOLDING C.A. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAP 1), Estado Plurinacional de Bolivia.
Tercero interesado: Marcelo Hurtado Sandoval a Hechos. El 20 de febrero de 2009, Marcelo Hurtado Sandoval solicitó el registro de la marca BANEXITO (mixta) para distinguir actividades de “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios y en especial bancos”, servicios comprendidos en la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 29 de mayo de 2009, fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia 0031 con publicación 134777. Banesco Holding C.A. presentó oposición contra la solicitud de registro sobre la base de la titularidad de la marca BANESCO (denominativa) para distinguir “servicios de seguro y finanzas” comprendidos en la Clase 36.
El 9 de agosto de 2011, mediante Resolución Administrativa 282/2011, el Director de Propiedad Industrial del Servicio Naciona! de Propiedad Intelectual (SENAPI) resolvió declarar infundada la oposición presentada y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca solicitada. El 24 de noviembre 2011, Banesco Holding C.A. interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución 282/2011.
El 22 de diciembre de 2011, mediante Resolución DPI/OP/REV-N* 147/2011, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI aceptó el recurso de revocatoria y, en consecuencia, revocó la Resolución 282-2011 y negó el registro solicitado. El 20 de enero de 2012, Marcelo Hurtado Sandoval interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución DPOP/REV-N? 147/2011.
El 31 de mayo de 2012, mediante Resolución DGE/OPO/J-153/2012, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI resolvió revocar la Resolución DPIOP/REV-N*147/2011 y, en consecuencia, concedió el registro solicitado. El 24 de octubre de 2012, Banesco Holding C.A. interpuso demanda contencioso-administrativa contra la Resolución DGE/OPO/J-153/2012.
El 28 de octubre de 2014, por Resolución 290/2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) e ¡i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda. 10. 11. 12.
13. BANESCO HOLDING C.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: En el presente caso, la concesión del registro de la marca BANEXITO (mixta) está prohibida por la Decisión 486, por su similitud a la marca BANESCO (denominativa). Ambas marcas comienzan con las sílabas BANE, ambas terminan con la letra O, ambas llevan las vocales fuertes E y O en el mismo orden, ambas contienen la sílaba tónica ES/EQS (que se pronuncian de modo muy similar), ambas tienen similar longitud y número de letras y, de tas ocho letras que conforman la marca solicitada, seis se encuentran en la registrada.
Además de la similitud entre ambos signos, la marca solicitada BANEXITO (mixta) pretende distinguir “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios y en especial bancos”, que tienen conexión competitiva y generan riesgo de confusión o de asociación con los servicios que la marca registrada BANESCO (denominativa) distingue, a saber.
“servicios de seguro y finanzas”. Argumentos de la contestación a la demanda. El SENAPI presentó contestación a la demanda manifestando que: Existe varias marcas que llevan en la conformación de sus denominaciones el prefijo BAN (término evocativo de banco o entidad bancaria), como BANCREDITO, BANCRUZ, BANELCO y BANLATIN, marcas que coexisten en armonía en el mercado, convirtiéndose todas ellas en marcas débiles.
Por la cantidad de registros existentes en el SENAPI, se colige que el término BAN se ha convertido en uno de uso común en el mercado de servicios de la Clase 36. El término BAN es considerado como un término evocativo de uso común para la Clase 36, ya que sugiere ciertas características, cualidades o efectos del servicio financiero. En el presente caso, el prefijo mencionado evoca servicios realizados por un banco o entidad bancaria.
Adicionalmente, por su uso generalizado, dicho prefijo se ha convertido en un término débil.. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: Que, los artículos 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: e y - Solicitados: 135 literales b) e ¡) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del artículo 135 literales b) e ¡) de la citada normativa por estar referidos a supuestos generales o no pertinentes para el caso concreto, como es el de la irregistrabilidad de signos por falta de distintividad o de signos que susceptibles de engañar a los medios comerciales o al público consumidor. Se interpretará el artículo 136 literal a) de la precitada Decisión!.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Las marcas evocativas y su poder de oposición. 3. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. 4.
Partículas de uso común en servicios de la Clase 36 (BAN). D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca BANEXITO (mixta) solicitada por Marcelo Hurtado Sandoval y la marca BANESCO (denominativa), sobre la base de la cual se presentó la oposición, registrada a favor de Banesco Holding C.A. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de 1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
S ep confusión y al de asociación. Actualmente, ¡a lista se na extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”?. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”?. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON. 3 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS. 10. 11. 12. 13.
¿ye Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(li) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) v semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos!, El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y regias que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, dado que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales 4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”*, 14.
En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 1. La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 2.
La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 3.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo de signos. 15.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes". 2.
En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación 5 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. 6 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.
"Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p. 215, A ¿pe | 16. 17. 18. 19. de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.
LAS MARCAS EVOCATIVAS Y SU PODER DE OPOSICIÓN. Como quiera que el SENAPI afirmara que el término BAN es evocativo para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36% de la Clasificación Internacional de Niza, se tratará el tema de las marcas evocativas y su poder de oposición. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene carácter evocativo si uno de sus elementos resulta evocativo para los productos o servicios que distingue.
Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.
Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad 7 BREUER MORENO, Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss. 3 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. 20. 21. evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasia? y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal, en anteriores interpretaciones prejudiciales, ha citado doctrina pertinente sobre el tema??, A continuación, se transcribirá lo pertinente: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.
En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).
En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). ( ) a) La 'marca débil por razón del signo escogido.
Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de 2 Los signos de fantasfa son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no se relacionan con los productos que distinguen.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Caracteristica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas". (Proceso 72-IP-2003, Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 10 Dicha doctrina fue citada en la interpretación prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del Proceso 4-1P-95, utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.
Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )”. 22.Acorde con lo anteriormente expresado, el Juez Consultante, deberá determinar si la presencia del prefijo BAN determina que el signo BANESCO (denominativo) sea considerado como evocativo para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para posteriormente proceder con el respectivo análisis de registrabilidad, tomando en consideración el grado de debilidad o la fuerza distintiva del signo opositor. a) COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. 23.El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que la marca solicitada BANEXITO (mixta) y la marca opositora BANESCO (denominativa), son mixta y denominativa, respectivamente. 24.
A este respecto, el Tribunal considera oportuno citar lo expresado por el Tribunal con ocasión de la interpretación prejudicial dictada con ocasión del Proceso 48-1P-201311: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través $1 Proceso 48-1P-2013, de 3 de abril de 2013, marca: "SUEÑO" (mixta). 10 de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo corno el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”?, Igualmente, el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”3, El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: —- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. — Se debe igualmente precisar acerca de la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821, de 1 de agosto de 2002. 13 Proceso 26-IP-98.
Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410, de 24 de febrero de 1999; y Proceso 129-IP-2004, marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial del 1158, de 17 de enero de 2005. 11 po - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo” (Subrayado por fuera del texto). 25. En conclusión, el Juez Consultante, en el análisis de registrabilidad de un signo, debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, en su apreciación del signo, deberá conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin descomponenlo.
Adicionalmente, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. 26.En consecuencia, si, el Juez Consultante, al comparar un signo denominativo y un signo mixto, determina que en este último predomina el elemento verbal, deberá proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y si, por el contrario, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. b) PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN SERVICIOS DE LA CLASE 36 (BAN). 27.En el presente caso, el SENAPI manifestó que el término BAN es un prefijo contenido en diversos registros de marcas, es decir, se trataría de una partícula de uso común. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 28.El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 29.Si bien se prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que 12 su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo de marcas??, 30.Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Esta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. 31.La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Tal impedimento constituiría un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de Unos pocos. 32.Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como se reiteró en el Proceso 30-IP-201315, en el cual este Tribunal señaló que: “Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o sí evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva". 33.Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marca sirvan para distinguirlo claramente del otro".
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante, su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata 14 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles".
OTAMENDI Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. 15 Proceso 30-IP-2013, marca: "TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de 2013. 13 de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )"16, 34. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”!?. 35.El Juez Consultante, deberá tener en consideración que los signos conformados por las palabras o partículas de uso común combinadas con otros elementos denominativos o gráficos, los cuales otorgan la distintividad necesaria al signo, son considerados propiamente como signos o marcas débiles.
En tal caso, cuando un signo se encuentre conformado por denominaciones conformadas por palabras o partículas de uso común, la distintividad deberá buscarse en los demás elementos que integran el signo, ya que la presencia de palabras o partículas de uso común en el signo determinarán la debilidad del mismo. 36.En consecuencia, en el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula BAN es de uso común en la Clase 36 y, de ser el caso, deberá tener en cuenta que la distintividad del signo es provista por los demás elementos — denominativos o gráficos — que integran el signo opositor, por cuanto tal signo sería propiamente uno débil.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es 16 BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS.
“Derecho de Marcas". Tomo 11, 1984, pp. 78-79. 17 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2010, pp. 191-192. 14 necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: Acorde con lo anteriormente expresado, el Juez Consultante, deberá determinar si la presencia del prefijo BAN determina que el signo BANESCO (denominativo) sea considerado como evocativo para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación internacional de Niza, de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para posteriormente proceder con el respectivo análisis de registrabilidad, tomando en consideración el grado de debilidad o la fuerza distintiva del signo opositor.
TERCERO: El Juez Consultante, en el análisis de registrabilidad de un signo, debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, en su apreciación del signo, deberá conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin descomponerlo. Adicionalmente, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. En consecuencia, si al comparar un signo denominativo y un signo mixto, determina que en este último predomina el elemento verbal, deberá proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y si, por el contrario, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
CUARTO: El Juez Consultante, deberá tener en consideración que los signos conformados por las palabras o particulas de uso común combinadas con otros elementos denominativos o gráficos, los cuales otorgan la distintividad necesaria al signo, son considerados propiamente como signos o marcas débiles. En tal caso, cuando un signo se encuentre conformado por denominaciones conformadas por palabras o partículas de uso común, la distintividad deberá buscarse en los demás elementos que integran el signo, ya que la presencia de palabras o partículas de uso común en el signo determinarán la debilidad del mismo.
En consecuencia, en el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula BAN es de uso común en la Clase 36 y, de ser el caso, deberá tener en cuenta que la distintividad del signo es provista por los demás 15 elementos — denominativos o gráficos — que integran el signo opositor, por cuanto tal signo sería propiamente uno débil.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción, / Cecilia Lulsá Mineros Esperar ¡[AGISTRADA MAGISTRADA Ate < Herná ero Zambrano ¡[AGISTRADO De acuerdorcón el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación A el Presidente y el S ari Dr. Hern; lap o Zambrano - E EVO Gar BUS — ESIDENTE Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 258-1P-2015 16