TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 299-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 135 literales b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal e) de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno N° 2008-00134-00. Actor: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. Marca denominativa ACNEFEM. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 1646 de 23 de junio de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.,. t Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de noviembre de 2015.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: LABORATORIOS Demandada: LA NACiÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO. Tercero Interesado: PISA S.A. DE cv. COLOMBIANA DE INDUSTRIA y LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., solicitó el 16 de marzo de 2006 el registro como marca del signo denominativo ACNEFEM, para amparar los siguientes productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos para uso humano". 2.
La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., formuló oposición sobre la base de su marca denominativa ABEFEN (Certificado No. 232064), para distinguir los siguientes productos de las Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas". 3.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 34397 de 14 de diciembre de 2006, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado. 4. La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., presentó recurso de reposición yen subsidio de apelación. 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 012141 de 30 de julio de 2007, 2 resoivió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 6.
La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 23135 de 30 de abril de 2007, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 012141 de 30 de julio de 2007. 7. La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., presentó demanda de nulidad contra el anterior acto administrativo, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8.
La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Señala, que los signos con conflicto son confundibles desde en los aspectos gráfico, fonético, ideológico y gramatical. 10.Adiciona, que el signo solicitado es descriptivo, ya que indica las características de los productos que pretende identificar. 11.
Agrega, que el signo solicitado emplea dos términos de uso común en la Clase 5, ACNE y FEM de la Clasificación Internacional de Niza, que no resultan apropiables de ninguna manera. 12.Argumenta, que los signos en conflicto identifican productos de la misma clase. 13.lndica, que la autoridad nacional omitió realizar el examen de cotejo de marcas en debida forma; o si lo hizo, no tuvo en cuenta las especiales características del producto farmacéutico que se pretende amparar. 14.
Manifiesta, que la autoridad nacional está desconociendo sus propios precedentes. b. Argumentos de la contestación Por parte de la Superintendencia de la demanda. de Industria y Comercio. 15. Señala, que los signos en conflicto no son confundibles. 16. Manifiesta, que precisamente por tratarse de productos farmacéuticos la autoridad nacional concluyó que no se puede pensar que todos los fármacos pretenden salvaguardar la salud, ya que de esta manera no se concedería ningún registro; tampoco se puede incurrir en el 3 equívoco de pensar que los consumidores que los adquieren son consumidores promedio, por cuanto salta a la vista que este sector del mercado precisa de consumidores especializados, como los médicos que en últimas son los que los formulan o recetan a sus pacientes.
Por parte del Tercero Interesado. 17. De la documentación allegada por parte de la Corte consultante, se observa que no se remitió documentación al respecto. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 18. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486. de los 19. Se hará la interpretación solicitada. de oficio se interpretará el artículo 135 literal e)".
C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. El criterio del consumidor medio. C. Comparación entre signos denominativos.
D. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. De oficio, autónomo, integral y motivado. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. 1 Decisión 486 U( ) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ). Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución"., ~. \ 4 A. LA FALTA DE IRREGISTRABILlDAD.
DESCRIPTIVOS. DlSTINTIVIDAD EL CASO COMO DE CAUSAL DE LOS SIGNOS 20. Como quiera que la demandante sostuviera que el signo solicitado es descriptivo, se hace necesario tratar el tema propuesto. 21. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 22.Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado." 23. En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente: "El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que 'carezcan de distintividad'..r A, f Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios'; que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad', pues 'la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, "se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No \ 5 obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1° de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009). 24. Para abordar el caso de los signos descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del Proceso 164-IP-2012. 25.
Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 26. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 27.
Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 28. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". / - ':-' I 29.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede 6 impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada deoil. 30.
La Corte consultante debe determinar si el signo ACNEFEM (denominativo) es descriptivo en la Clase 5 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. B. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
EL CRITERIO DEL COSUMIDOR MEDIO. 31. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que los signos denominativos ACNEFEM y ABEFEN son confundibles. 32. Para abordar el tema propuesto, el Tribunal diferenciará cada uno de los mencionados riesgos en el mercado. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2013: "Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad".
PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y IMPORTANCIA EN UNA ECONOMíA GLOBALIZADA". Publicado en www.ugma.edu.ve. dicho artículo manifiesta lo siguiente: SU En "La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una 7 Sobre ei nesgo de confusión manifestado lo siguiente: o de asociación, el Tribunal ha "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: "SHERA TON"). Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. {- ~,v protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos 'marca renombrada', 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad". 8 La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: "El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que 'carezcan de distintividad'.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios'; que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida 9 identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad', pues 'la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T88/00);
Y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, "se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.
Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1° de septiembre del 2004.
Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: "TV COLOMBIA + GRÁFICO"). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006". 33. En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anteriores parámetros, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.
C. COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 34. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos ACNEFEM y ABEFEN. 35. De conformidad con lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del Proceso 141-IP-2012: 1- "Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es 10 decir, "'8 ~';1 ¡-sntaS::l; cabe indicar q~jr3' ¡·'3 dencminac'ón perrnits JI consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento denominativos, criterios: de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los siguientes Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado." 36.
En este orden de ideas, la consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ACNEFEM y ABEFEN. D. ANÁLISIS DE REGISTRABILlDAD DE SIGNOS FARMACEÚTICOS COMPUESTOS POR UNA PARTíCULA DE USO COMÚN. 37. El signo solicitado para registro ampara productos farmacéuticos.
En el proceso interno se argumentó que los términos ACNE y FEM son de uso común de la Clase 5. 38. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 04-IP-2011. 39. El examen de signos farmacéuticos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: /Ó, F '- f ~\ 11 "Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se auto - recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002). l L f 12 40.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 41.
Como quiera que la demandante argumentara que las partículas ACNE y FEM son de uso común, es preciso que la Corte consultante determine si esto es así en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. 42. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 182-IP-2013;
"Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general3.
En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados como marcas débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes". 43.
Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy 3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcase débiles". OTAMENDI Jorge.
"DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. 13 importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 44. De conformidad con lo anterior, la Corte consultante deberá determinar si las partículas ACNE y FEM son de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común. E. EL EXAMEN DE REGISTRABILlDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS.
DE OFICIO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y MOTIVADO. 45. La demandante sostuvo que la Superintendencia desconociendo sus propios precedentes. se encuentra 46. De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013. 47.
El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 48. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. 49.
En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países 14 Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro." (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.
MARCA: "MONARC-M"). 50. En cuanto a sus propias decisiones, el Título 11 de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: "El Tribunal en múltiples Interpretaciones Preiuoicietee' ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior yen relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada 4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005.
I 15 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA"). 51.Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.
Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 52. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.
Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 53. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "(...) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio edetemeao": 54. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 55. Por lo tanto, la Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.
En virtud de lo anteriormente expuesto, (r ~ )< 5 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012. publicada en 16 EL TRIBUNAL SIGUIENTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La Corte consultante debe determinar si el signo ACNEFEM (denominativo) es descriptivo en la clase 5 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Corte consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.
TERCERO: La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ACNEFEM y ABEFEN.
CUARTO: El examen de signos farmacéuticos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. La Corte consultante deberá determinar si las partículas ACNE y FEM son de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.
QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. La Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial. 17 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en $U adopción. / i \_, m///~~/~dL/ \ I "./,,/ ~~~cfM~rchán MAGISTRADA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ) /·tLtti u _ Herná Voh,~rano ~A"GíSTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el secre~. _, /I!í":i _y, -::t¿t{~ Herna o ero Za ~~E <, / t..Y~~/'~ rano --(,~~.D~~cí~ ~I::~~+ Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
I PROCESO 299-IP-2015 I 18