Ep UA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 398-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 172, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 179 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Nulidad del lema comercial: “BEBIDA DE CAMPEONES”. Demandante: CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. Proceso interno: 48/2009. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos dias del mes de marzo del año dos mil dieciséis. VISTOS: El 18 de agosto de 2015, se recibió en este Tribunal, vía courier, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, relativa a los artículos 172, 224, 225, 226, 227, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 48/2009.
El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto..
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAP]). Tercero interesado: BAVARIA S.A. Hechos.
El 12 de agosto de 2004, mediante Resolución 3181-2004, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) concedió a Cervecería Boliviana Nacional S.A. (en adelante, CBN S.A.) el registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES, sin que haya existido proceso de oposición alguno, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 4 de octubre de 2005, Bavaria S.A. solicitó ante el SENAPI la nulidad del registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES, con fundamento en la notoriedad en Colombia del lema "PONY MALTA” BEBIDA DE CAMPEONES y en la mala fe en la solicitud de registro del lema comercial. El 30 de marzo de 2007, mediante Resolución 89/07, la Directora de Propiedad Industrial del SENAPI declaró infundada la solicitud de nulidad presentada.
El 17 de septiembre de 2007, Bavaria S.A. presentó recurso de revocatoria contra la Resolución 89/07. El 15 de octubre de 2007, mediante Resolución REV 103/07, la Directora de Propiedad Industrial del SENAPI, al resolver el recurso de revocatoria, revocó la Resolución 89/07 y, en consecuencia, anuló el registro del lema comercial. El 20 de marzo de 2008, CBN S.A. planteó recurso jerárquico contra la Resolución 103/07.
El 29 de julio de 2008, mediante Resolución Administrativa DGE/J-054/2008, el Director Ejecutivo del SENAPI, al resolver el recurso jerárquico, confirmó la Resolución 103/07. El 28 de enero de 2009, CBN S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones DGE/J-054/2008 y REV 103/07. El 10 de abril de 2015, mediante Resolución 90/2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 172, 224, 225, 226, 227, 228 y 229 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. O 10. 11. 12. 13. 14. CBN S.A. presen: demanda bajo los siguientes argumentos: Bavaria S.A. nunca demostró la existencia de algún pronunciamiento de autoridad competente que haya declarado como notorio el lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES, pues no presentó como prueba absolutamente ninguna resolución, pronunciamiento o declaratoria que haya sido emitida por la autoridad competente de los países donde supuestamente se encuentra registrado el lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES y tampoco ha presentado prueba alguna que demuestre que dicho lema comercial es reconocido como notorio en Bolivia, puesto que hasta mediados del 2005, Bavaria S.A. nunca utilizó dicho lema en Bolivia.
Ninguna prueba aportada por Bavaria S.A. demostró la supuesta mala fe y mucho menos que el lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES fuese un signo notoriamente conocido antes de la solicitud de registro de dicho lema comercial por parte de CBN S.A. El lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES de titularidad de CBN S.A. fue registrado el 11 de agosto de 2004, mientras que el lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES pretendido por Bavaria S.A. fue solicitado posteriormente, el 7 de octubre de 2005, es decir, un año después de que CBN S.A. obtuvo el registro del lema comercial.
En consecuencia, se demuestra que CBN S.A., desde un principio, tuvo preferencia respecto al lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES en Bolivia. El acusar a CBN S.A. de una supuesta mala fe carece de cualquier fundamento lógico y jurídico pues existen situaciones, hecho y actos jurídicos que demuestran que en ningún momento hubo semejante intención y que, más bien, la decisión por parte de Bavaria S.A. de no utilizar ciertos mecanismos establecidos por Ley, como la oposición o el registro de su lema comercial, demuestran el poco interés de Bavaria S.A. de proteger un supuesto registro.
Al haber obtenido CBN S.A. el registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES, queda claro que se cumplió con todos los requisitos legales exigidos para registrar un lema comercial, incluida la publicación de la solicitud de registro del lema comercial en la Gaceta Oficial de Bolivia, por lo tanto, al haber sido publicada la solicitud conforme a ley, Bavaria S.A. no puede alegar que no tuvo conocimiento del registro, sino que por el contrario, decidió no ejercer su derecho de oposición. Argumentos de la contestación a la demanda.
El SENAPI presentó contestación a la demanda manifestando que: El SENAPI en ninguna de las resoluciones emitidas ha declarado expresamente la notoriedad del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES, sino que declaró probada la acción de nulidad planteada por la causal de mala fe. 16. 17. 18. 19. 20. Conforme a las pruebas valoradas, se ha establecido que la marca "PONY MALTA" BEBIDA DE CAMPEONES, perteneciente a Bavaria S.A., ha hecho uso tanto de la marca PONY MALTA como del citado lema comercial desde el año 1999 en Colombia, mucho antes de que CBN S.A. haya solicitado el registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES, tomándose en consideración que Bavaria S.A. y CBN S.A. son empresas con presencia en Sudamérica, dedicadas al mismo rubro, comparten los mismos canales de comercialización, por tal razón es que se ha determinado que CBN S.A. tenía conocimiento de que Bavaria S.A. realizaba el uso del lema comercial mucho antes de la fecha de la solicitud del lema comercial efectuada por CBN S.A. Existen indicios razonables que hacen presumir la mala fe por parte del titular del registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES en la Clase 32, a nombre de CBN S.A., tomando en cuenta el momento de su registro, ya que se ha determinado que siendo Colombia y Bolivia países miembros de la Comunidad Andina y al haberse demostrado el uso real, constante y notorio del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES que acompaña la marca PONY MALTA desde el año 1992 en Colombia.
En consecuencia, CBN S.A. estaba consciente de la existencia de dicho signo notorio a nombre de Bavaria S.A. al momento de solicitar el registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES. Con referencia a la insuficiencia e inadmisibilidad de la prueba, argumentada por CBN S.A., el SENAPI ha valorado las pruebas presentadas dentro del proceso, señalando que se dan por bien hechas las pruebas valoradas en el recurso de revocatoria.
Caso contrario hubiese sido que no señale este aspecto de dar por bien hecha la valoración de las pruebas, por lo que no se considera que se esté causando indefensión, ya que al fallar no se ha considerado la notoriedad del lema BEBIDA DE CAMPEONES, sino que en el pronunciamiento de fondo del fallo se ha comprobado la existencia de la causal de mala fe.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: Que, los artículos 172, 224, 225, 226, 227, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitados: 172, 224, 225, 226, 227, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 225 y 227 de la citada normativa por no considerarse pertinentes para la resolución del caso concreto. Procede la interpretación de los artículos 172, 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión!.
“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca". “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido corno tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
“Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro". “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titutar en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".
“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, €) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.
P o Na Ce oficio: 179 de la Decisión 486?, CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: La nulidad del registro por mala fe. Ámbito de protección del lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas a la nulidad de registro de lemas comerciales. 3. La marca notoriamente conocida. 21. 22. 23. 24. 25.
26. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.. LA NULIDAD DEL REGISTRO DE MALA FE. En el proceso interno que originó la presente interpretación prejudicial Bavaria S.A. solicitó la nulidad del registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES con fundamento en la mala fe en la solicitud del registro del citado lema comercial, en virtud de la anterioridad del lema “PONY MALTA” BEBIDA DE CAMPEONES.
Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema de la nulidad de un registro. Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.
La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
De conformidad con lo anterior, y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado.
Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad 2 "Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión”. 27. 28. 29. de los actos administrativos que conceden el registro de marcas; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso si, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.
El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.
De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marcas, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas*, La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros.
Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “( ) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, 3 Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN (denominativa). P> 232 30. 31. 32. 33. en cuanio principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley.
Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen andino de derecho de marcas, el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.
El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe, es sancionado por el régimen jurídico con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella. Así, el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 erige en causal de nulidad el hecho de haber obtenido un registro de marca infringiendo el principio de la buena fe, conducta infractora que para el caso se tipifica en la realización de una cualquiera de las acciones previstas en la norma comentada o de cualesquiera otras que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o irregular, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal.
Con relación a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilice de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas.
El Tribunal advierte que la causal contemplada en el artículo 172 de la Decisión 486 se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado*. 4 Proceso 3-IP-99, de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". 5 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Ei aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar un signo distintivo en el mercado, sobre todo si dicho signo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo distintivo ajeno con el pretexto de que no se presentó la correspondiente oposición de manera oportuna, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altisima penetración en el mercado de un signo que es considerado como notoriamente conocido.
Es predecible que un signo que pretende “colgarse” de otro signo notoriamente conocido pueda también tener éxito y ser recordado por el público consumidor local. Por tal razón, los signos notorios deben estar protegidos contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una eventual solicitud de registro que pretenda aprovecharse de todo el escenario económico que supone la notoriedad de tal signo. Un típico acto de mala fe podría ser, por ejemplo, solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando actividades o servicios propios de un centro de veraneo, pero que aún no se encuentra registrado ni ha sido usado para distinguir otra clase de servicios, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo notorio en el público consumidor pertinente.
Ahora bien, el análisis que haga el Juez Consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro es de mala fe. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro.
En consecuencia, el Juez Consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar. Tal conocimiento previo incluso se podría inferir del porcentaje de participación en el mercado relevante — de centros de veraneo en el presente caso — por parte de la empresa titular del signo notoriamente conocido.
Esto tiene su razón de ser en lo reducido de ciertos mercados relevantes y la posibilidad de que el público consumidor pertinente asocie signos similares al signo notorio a un mismo origen empresarial. Finalmente, cabe recordar que la parte final del segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 dispone, por otro lado, que “Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, lo cual equivale a decir que se trata de opciones judiciales con un plazo de Me 41. 42. 43. 45. 46. prescripción hittado en el liempo y por lo tanio el derecno para su interposición caduca.
El Tribunal advierte que la Oficina Nacional Competente no se puede escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor.
De lo contrario, podría configurarse un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El Juez Consuiltante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia y, en consecuencia, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe.
Corresponderá, en todo caso, al Juez Consultante, analizar la situación concreta a efectos de determinar si en el contenido del segundo párrafo del artículo 172, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe. Para tal efecto, deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para determinar si CBN S.A. solicitó el registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES de mala fe.
ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS A LA NULIDAD DE REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES. Es pertinente referirse al ámbito de protección del lema comercial y a la aplicabilidad de las normas sobre marcas a la nulidad de su registro en vista de que el signo objeto de la acción de nulidad es el lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES, registrado para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de CBN S.A. De acuerdo con el artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que 10 k 4 ésie pueda ser inducido a error o consusión. Se ireia de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará", 47.
Dentro del Proceso 160-1P-2011, el Tribunal ha señalado que, teniendo en 48. 49. cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará (artículo 176 de la Decisión 488). - El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486).
Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. - El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486)”. El Tribunal concluye que, de acuerdo con el artículo 1798 de la Decisión 486, las normas que regulan la nulidad del registro de marcas, en lo pertinente, son aplicables a la nulidad del registro de lemas comerciales.
En esta misma línea, las disposiciones normativas y los criterios anteriormente analizados relativos a la acción de nulidad de registro por mala fe son también aplicables a los lemas comerciales. A este respecto, cabe destacar que, en el ámbito comunitario andino, se otorga, al lema comercial, el mismo tratamiento que se da a la marca que lo acompaña, es decir, su protección se extiende a toda la Comunidad Andina.
En consecuencia, las normas relativas a la nulidad de registros de marcas, contenidas en la Decisión 486, serán igualmente aplicables a las acciones de $ Proceso 33-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. 949, de 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP (mixta). 7 Proceso 160-1P-2011, publicado en la G.O.A.C. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: sí ES MUJER LATINA (denominativo). 8 Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas Título de Marcas de la presente Decisión. 11 50. 51. 52. nuluad del regisivo de lemas cornerciaes dentro del teriono suvViEy Onal andino. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES se efectuó de mala fe y, en consecuencia, se encuentra incurso dentro de la causal de nulidad relativa prevista en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.
LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. Es pertinente referirse al presente tema en virtud de que, en el proceso interno, Bavaria S.A. manifiesta que el signo opositor "PONY MALTA" BEBIDA DE CAMPEONES ha adquirido la calidad de notoriamente conocido. Sobre el particular, dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.
En efecto, en el Titulo XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.
El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente. En efecto, debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros y la notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se brinda de una manera aún más ampliada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 12 La Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que lleva adelante la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo.
Es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
( ) En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.
Según el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad 13 y la presentación en ferlas, exposiciones u ovos eventos as los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j. los aspectos del comercio internacional, o, k. la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero"?. 53.
En el caso concreto, en el marco de la presente acción de nulidad, el Juez Consultante deberá determinar si el signo opositor "PONY MALTA” BEBIDA DE CAMPEONES es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el correspondiente análisis de confundibilidad con respecto al signo BEBIDA DE CAMPEONES, registrado por el SENAPI a favor de CBN S.A. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El Juez consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia. Los requisitos de validez del registro de marcas son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de la solicitud del 9 Proceso 124-1P-2011 de 30 de noviembre de 2011, marca: LOCKHEED MARTIN (mixta). 14 rusino anie la Cucina Nacional, sin perjuicio que el Juez Macional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada.
Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.
En tal sentido, quien alega la causal de nulidad de registro por mala fe, prevista en el segundo párrafo del articulo 172, deberá probar que el registro efectivamente se hubiese solicitado de mala fe. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para determinar si CBN S.A. solicitó el registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES de mala fe.
SEGUNDO: El Tribunal concluye que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan la nulidad de registro de marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. En esta misma línea, las disposiciones normativas y los criterios anteriormente analizados relativos a la acción de nulidad de registro por mala fe son también aplicables a los lemas comerciales.
A este respecto, cabe destacar que, en el ámbito comunitario andino, se otorga, al lema comercial, el mismo tratamiento que se da a la marca que lo acompaña, es decir, su protección se extiende a toda la Comunidad Andina. En consecuencia, las normas relativas a la nulidad de registros de marcas, contenidas en la Decisión 486, serán igualmente aplicables a las acciones de nulidad del registro de lemas comerciales dentro del territorio subregional andino. El Juez Consultante deberá determinar si el registro del lema comercial BEBIDA DE CAMPEONES se efectuó de mala fe y, en consecuencia, se encuentra incurso dentro de la causal de nulidad relativa prevista en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.
TERCERO: En el caso concreto, en el marco de la presente acción de nulidad, el Juez Consultante deberá determinar si el signo opositor “PONY MALTA” BEBIDA DE CAMPEONES es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el correspondiente análisis de confundibilidad con respecto al signo BEBIDA DE CAMPEONES, registrado por el SENAPI a favor de CBN S.A. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional 15 > consultante, al emitir el tallo en el proceso interno, debera adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su MM YI OZ Cecilia Húisa faros Martha Es; nza Rueda Merchán MAGISTRADA Q /, MAGISTRADA MUY Hernán ROmero-Zambrano ” 'AGISTRADO De acuerdo_con. el.artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presenté Interpretación Prejudicial el Presidente y el Sepretario. o. a edambraro >> ( IDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 398-IP-2015 16