TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 322-1P-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Marca: “MI PRIMER ALPINITO” (denominativa).
Expediente Interno: 2013-00034. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 45 días del mes de marzo de 2016, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 2073 de 30 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el 1 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2013- 00034. El Auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. — Partes en el proceso interno: Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (ALPINA) Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Antecedentes: El 8 de marzo de 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro como marca del signo “MI PRIMER ALPINITO” (denominativo) para identificar productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)!.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, Compagnie Gervais Danone formuló oposición al registro solicitado sobre la base de sus marcas "EL PRIMERO Y EL MEJOR” (denominativa) y “MI PRIMER DANONINO” (denominativa) registradas en México; y sus marcas "MON PREMIER” (denominativa) y “MY FIRST DANONE ” (denominativa) registradas en Francia. Mediante Resolución 9366 de 27 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado.
Compagnie Gervais Danone presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación. Por Resolución 13523 de 11 de marzo de 2010 se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión inicial. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 44027 de 27 de julio de 2012, revocando la decisión contenida en la Resolución 9366 de 27 de febrero de 2009 y en su lugar declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro del signo solicitado.
Alpina Productos Alimenticios S.A. interpuso demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular la Resolución 44027 de 27 de julio de 2012. Mediante Providencia de 22 de enero de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; yogurt; aceites y grasas comestibles”. 3. 9.
Argumentos de la demanda: Alpina Productos Alimenticios S.A. alegó lo siguiente: Que la SIC no ha seguido las reglas establecidas por la jurisprudencia para determinar la existencia de un acto de competencia desleal. No motivó adecuadamente la resolución 44027 al no determinar el cumplimiento de los requisitos que deben observarse para la formación de la prueba indiciara.
No puede aplicarse la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud a que no se cumplen los requisitos que permitan configurar una conducta desleal. Que no existe evidencia que indique que Alpina Productos Alimenticios S.A. hubiera tenido conocimiento previo y hubiera hecho uso de la información de propiedad de Compagnie Gervais Danone para el registro de sus signos distintivos; de acuerdo con lo cual no existen indicios de mala fe en su proceder, Que la SIC no menciona prueba alguna que acredite los derechos de Compagnie Gervais Danone sobre aquellos signos distintivos que sustentan su oposición, siendo necesario acreditar la existencia de su registro bien sea en Colombia o en el país en el cual se alega su existencia. El documento denominado term sheet no resulta ser el medio idóneo para demostrar los derechos alegados por la opositora que estarían siendo objeto de imitación por parte de Alpina Productos Alimenticios S.A. En tal sentido, no es posible establecer la existencia de indicios razonables de un acto de competencia desleal.
Que la marca “MI PRIMER ALPINITO” (denominativa) solicitada para registro por parte de Alpina Productos Alimenticios S.A. es una nueva variación de su ya tradicional y muy conocida marca “ALPINITO”, cuyo registro fue solicitado desde la década de los 90', concibiéndose y manteniéndose hasta hoy como un alimento dirigido al público infantil, siendo claro que la intención de Alpina Productos Alimenticios S.A., lejos de corresponder a un acto de mala fe, revela su voluntad de que esta nueva marca se identifique directamente con sus productos de amplia trayectoria en el mercado y con su origen empresarial.
Que no existe una actuación indebida por parte de Alpina Productos Alimenticios S.A., pues el registro de sus signos distintivos, lejos de ser la reproducción o imitación de las marcas de sus competidores, corresponde a la incorporación de elementos comunes o evocativos que no sólo son utilizados por las sociedades Danone y Alpina, tales como los sufijos BIO, ACTIV, VITAL, INMUNITAS y MI PRIMER, propios de productos que buscan generar un efecto positivo en la salud de quien los incorpora en su dieta.
Que la hipótesis que resulta aplicable al caso es la descrita en el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486, en tal sentido, para que pueda presentarse el acto desleal de confusión por imitación, es necesario que, como requisito para su aplicación se establezca la concurrencia en el mercado de las sociedades enfrentadas. Sin embargo, Compagnie Gervais Danone no cuenta con derechos sobre el signo ni en Colombia ni en ningún otro de los países miembros de la Comunidad Andina, siendo claro en consecuencia que el producto no se comercializa en ninguna de esas regiones, y que tampoco existía por parte de Compagnie Gervais Danone, al menos en apariencia, interés en su introducción al mercado.
En su decisión la SIC no se detiene a analizar que las similitudes que manifiesta existen entre las marcas de Alpina Productos Alimenticios S.A. y Compagnie Gervais Danone obedecen al uso de elementos que en algunos casos resultan ser de utilización común, o en todo caso son evocativos de las cualidades o características aplicables a los productos que identifican, con base en lo cual no puede reprimirse el hecho del registro de marcas por diferentes competidores con tales características. 4.
Argumentos de las contestaciones a la demanda: 10. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: Que según el principio del trato nacional consagrado en el Convenio de Paris y la existencia de un derecho derivado de las marcas MI PRIMER DANONINO, EL PRIMERO Y EL MEJOR, MON PREMIER, y MY FIRST DANONE registradas en México y Francia, con fundamento en el convenio Colombo Francés y el TLC celebrado entre Colombia, Venezuela y México, no es posible omitir lo previsto por la legislación comunitaria en cuanto a los presupuestos y formalidades prescritas en la Decisión 486.
Que la demandante ha efectuado varias solicitudes de registro de diferentes marcas y se evidencia que la misma se dedica a un sector de producción determinado de alimentos lácteos y sus derivados, dentro de un mercado que cuenta con un consumidor focal determinado, para quien los productos con los referidos origenes empresariales resultan intercambiables ante sus finalidades y naturaleza equiparables. 11. 12.
Que el signo en estudio de la demandante presenta una imitación respecto de las marcas previamente registradas por la sociedad opositora, que confluyen en un único acto de la misma y que puede llegar a afectar a futuro de manera directa a Compagnie Gervais Danone. Que si bien el sistema de protección de marcas adoptada por la Comunidad Andina predica la protección del signo desde la concesión del registro, ello no puede en modo alguno implicar el reconocimiento de derechos que tengan origen en actuaciones eventualmente viciadas de mala fe.
Que la solicitud hecha por la demandante contiene configuraciones denominativas y visuales que resultan similares a derechos propios de un competidor como lo es la sociedad opositora dentro de su propio mercado, por lo cual se afectaría el mismo y como consecuencia de ello, sería actuar contra derecho y de conformidad con las normas legales que rigen la materia.
Compagnie Gervais Danone no presentó contestación a la demanda. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de antecedentes del presente caso, procede la interpretación solicitada?. CUESTIONES A INTERPRETAR 1.
Sas puN€ o Primacia del Derecho Comunitario Andino sobre los Tratados Internacionales. El Principio de territorialidad en el registro de marcas. La solicitud de registro para consolidar o perpetrar un acto de competencia desleal. Comparación entre marcas denominativas compuestas. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Signos evocativos.
La marca solicitada para registro y derivada de una marca notoriamente conocida. Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. 13. 14. 15. 16.
17. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. El Tribunal abordará el tema, debido a que en el proceso interno fue materia de debate si, en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia, México y Venezuela y la Convención Colombo- Francesa de 1901, se debía otorgar protección a las marcas opositoras “EL PRIMERO Y EL MEJOR" y “MI PRIMER DANONINO' (denominativas) registradas en México y "MON PREMIER” y “MY FIRST DANONE” (denominativas) registradas en Francia a favor de Compaigne Gervais Danone, sin que se cuente con una solicitud previa de registro en el territorio nacional.
El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho comunitario andino el de la “Primacía del derecho comunitario andino”, basándose en los principios de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino", el de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino", y el de "Autonomía del ordenamiento jurídico andino”.
En relación con el principio de Primacia del Derecho Comunitario Andino, un análisis de la posición o jerarquía del ordenamiento juridico andino ha manifestado que el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacia del derecho comunitario andino, como se señaló anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otro que el desarrollo del principio de supremacila y que consagra como Un verdadero sistema jurídico al ordenamiento jurídico comunitario.
Es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. Corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente interpretación prejudicial, tomando en consideración la primacía del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales. 18.
19. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS. En virtud a que la sociedad Compaigne Gervais Danone presentó oposición al registro del signo “MI PRIMER ALPINITO” (denominativo) sobre la base de sus marcas registradas en México y Francia, es preciso hacer referencia al denominado principio de territorialidad. Sobre el tema, se reitera lo expresado en el marco del Proceso 5-IP- 2013 de 17 de abril de 2013: “El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada.
El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado.
El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial. Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que: “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial ( ).
Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema. El titular de la marca en nuestro país, diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio.
El producto foráneo podrá ser "original" en el extranjero, pero no lo será en nuestro país. Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca. Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular”, Siguiendo la misma linea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: 3 OTAMENDI! Jorge.
Derecho de Marcas, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 207. “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho.
La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad.
Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad”, Excepciones al principio de territorialidad: Sobre las excepciones al principio de territorialidad, la jurisprudencia del TJCA ha identificado dos supuestos: A. La marca notoria: Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “En relación con el principio de territorialidad y de conformidad con el artículo 229, literal a), un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado” (Proceso 30-1P- 2011).
El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha manifestado que "la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.
En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136 literal h) de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido” (Proceso 43-1P-2012). o METKE MÉNDEZ, Ricardo.
Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker 8 McKenzie), Editorial Diké, Medellin, 2001, p.28. “La Decisión 486, establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, respecto de los que no han alcanzado dicha notoriedad, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial” (Proceso 30-1P-2011).
Sobre este punto, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: "La protección de las marcas está limitada por ciertos factores. En primer término, por un factor territorial. Según el llamado principio de territorialidad, las facultades inherentes al derecho de exclusiva se circunscriben al territorio en el cual se reconoce la propiedad sobre la marca.
En los países donde la propiedad se adquiere mediante la inscripción registral, es claro que los efectos del registro, concedido por una autoridad nacional, están limitadas al país en el cual tenga competencia dicha autoridad y no pueden extenderse más allá de sus fronteras. ( ) La importancia de la marca notoria radica entonces en su régimen de protección que, frente al de la marca ordinaria, es excepcional.
( ) El titular de una marca notoria, a pesar de no contar con un registro en el país de que se trate, ni haber presentado una solicitud, goza de ciertas prerrogativas legales que lo facultan para impedir el registro de la misma marca a favor de un tercero y aún para solicitar la nulidad del registro, en caso de que se hubiera concedido. Constituye igualmente una excepción al principio de territorialidad.
En virtud de este principio, los efectos del registro de una marca se circunscriben al territorio del país en que fue concedido. En el caso de la marca notoria, su titular puede ejercer ciertas facultades inherentes al derecho de exclusiva en un segundo país en donde carece del registro correspondiente”5, La oposición andina: La segunda excepción al principio de territorialidad la constituye la “oposición andina”, regulada en el artículo 147 de la Decisión 486.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que: "La Decisión 486, en el artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el 5 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Ibid, pp. 129-130 y 132. 20. 21. 22. principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros ( )”.
(Proceso 46-1P-2007. Marca: “UNIQUE” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 1530, de 14 de agosto de 2007). Cabe señalar que el artículo 147 de la Decisión 486 exige que se demuestre un “interés real” por parte del opositor, interés que se traduce en que el opositor deberá solicitar el registro de sus signos ecuatorianos en Colombia al momento de presentar la oposición andina.
A contrariu sensu, si la protección fuera sobre todo el "territorio de la subregión", el artículo 147 no exigiría la demostración de un "interés real”. Dentro del Proceso 46-IP-2007, este Tribunal ha señalado que, la normativa comunitaria establece un plazo perentorio de 30 días siguientes a la fecha de publicación para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar “oposiciones andinas”, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486.
Por lo antes expuesto, la Sala Consultante deberá considerar el principio de territorialidad teniendo en cuenta que los efectos jurídicos que emanan del registro de una marca siempre estarán limitados a un territorio determinado, con las excepciones que el ordenamiento jurídico comunitario consagra respecto de las marcas notorias y la presentación de oposiciones andinas en los Palses Miembros.
LA SOLICITUD DE REGISTRO PARA CONSOLIDAR O PERPETRAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que la solicitud de registro de marca presentada por Alpina Productos Alimenticios S.A. se encontraba comprendida en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486, debido a la existencia de indicios razonables consistentes en reiteradas solicitudes de registro de marcas por parte de Alpina Productos Alimenticios S.A. similares a las de la sociedad Compagnie Gervais Danone para amparar los mismos productos que comercializa y, al evidenciarse la existencia de negociaciones previas entre ambas empresas relativas al conocimiento del portafolio de marcas de la opositora.
Por lo tanto, la SIC denegó el registro del signo solicitado. En el escrito demanda, Alpina Productos S.A. sostuvo que no puede aplicarse la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486, en virtud a que no se cumplen los requisitos que 10 23. 24. 25. 26. 27. permitan configurar una conducta desleal. En consecuencia, el Tribunal abordará el tema de la solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Para esto se determinará cuál es el ámbito y el campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, cuáles son los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Por último, cómo se estructura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.
Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial. Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Título XIV a dicha figuraS, De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de Paris estipula: *2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el mombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asl como la represión de la competencia desleal”. 11 28. 29. 30. prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado.
Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El concepto de la buena fe vinculado a la competencia desleal. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.
De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. - En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, es decir con mala fe.
(Proceso 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial": "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al 12 31. 32. 33. calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"”.
“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"$. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
En esta linea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)"*.
El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. "DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, 1971, p. 316. GACHARNÁ, María Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992, p. 47. 13 34, 35.
El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: 4. "Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Queel acto o la actividad sea indebido. 3.
Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del Proceso 26-1P-2008) El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos”.
(Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005). La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la 14 36. 37. actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado.
Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( ). (FLINT BLANCK, Pinkas: Tratado de defensa de la libre competencia”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-1P- 2004. Ibídem).
En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. Se debe entender por aseveración, "todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”?0. 10 “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”.
"Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. 15 38. 39. 40. 41. 42. 43. El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
El artículo 137 de la Decisión 486 establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.
La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca.
Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.
En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.
Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga la oficina nacional competente, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podria perjudicar a otro competidor 16 44, 45. 46. 47. 48. en el mercado.
Por "indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Entre los indicios que podrían configurar un acto de competencia desleal deben tenerse en cuenta los actos sistemáticos de empresas competidoras que evidencien una conducta obstruccionista en el mercado en perjuicio de los demás concurrentes, ya sea al imitar las prestaciones del otro competidor al punto de generar riesgo de confusión o al solicitar de manera reiterada registros de marcas muy similares a las de otra empresa, denotando una conducta inusual en el mercado.
En tal sentido, si bien la solicitud de registro de marcas es una actividad lícita y beneficiosa para incentivar la competencia, cuando éstas se presentan de manera sostenida y reiterada respecto de signos muy cercanos o similares a los de otra empresa para identificar los mismos productos, podría configurarse un indicio razonable de que tales registros están siendo solicitados para perpetrar o configurar un acto de competencia desleal.
Finalmente, cabe precisar que no es necesario que los actos de competencia desleal se configuren dentro de un mismo territorio en el que se desenvuelven las actividades económicas o comerciales de los competidores; por el contrario, tal escenario también es posible entre territorios distintos debido al mercado ampliado que ofrece la Comunidad Andina y los diferentes Tratados de Libre Comercio.
Por los argumentos expuestos y siguiendo los criterios anotados en la presente Interpretación Prejudicial, la Sala Consultante deberá verificar, a través de los medios de prueba obrantes en el proceso interno, si existen indicios razonables que permitan establecer que la solicitud de registro presentada por Alpina Productos Alimenticios S.A. tiene como finalidad la consolidación de un acto de competencia desleal en perjuicio de la sociedad Compaigne Gervais Danone.
COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS. En el caso en análisis, se solicitó el registro del signo “MI PRIMER ALPINITO” (denominativo) para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante ello, la sociedad Compagnie Gervais Danone presentó oposición sobre la base de sus marcas “EL PRIMERO Y EL MEJOR” y “MI PRIMER DANONINO”, registradas en México, y “MON PREMIER” y “MY FIRST DANONE'” registradas en Francia (todas de naturaleza denominativa) para identificar productos de la Clase 29, alegando la causal de 17 S 49. 50. irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486.
Por lo que es pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas compuestas Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado, Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “(..) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. *( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y 18 51. 52. 53. determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”!!.
Dentro de los signos denominativos están los demominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )"*2, En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca denominativa compuesta previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de los otros signos, resultando que no habrá riesgo de confusión "cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”13, En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”*“, En este orden de ideas, la Sala Consultante al analizar si la solicitud de registro fue presentada para consolidar o perpetrar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con una marca registrada, debe proceder al cotejo comparativo de los signos confrontados aplicando los criterios anotados para la comparación de signos denominativos compuestos.
PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. SIGNOS EVOCATIVOS. La sociedad demandante sostiene que no existe una actuación indebida por parte de Alpina Productos Alimenticios S.A., pues el 1 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: *BOLIN BOLA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-1P-98, publicado en la G.O.A.C. 398 de 22 de diciembre de 1998, marca "SUPER SAC MANIJAS (mixta)". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 19 registro de sus signos distintivos, lejos de ser la reproducción o imitación de las marcas de sus competidores, corresponde a la incorporación de elementos comunes o evocativos que no sólo son utilizados por las sociedades Danone y Alpina, tales como los sufijos BIO, ACTIV, VITAL, INMUNITAS y MI PRIMER, propios de productos que buscan generar un efecto positivo en la salud de quien los incorpora en su dieta.
Por tanto, deviene necesario abordar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y los signos evocativos. Para ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 11 de julio de 2014, emitida en el marco del Proceso 54-IP-2014, marca “ESIKA.COM (denominativa): “El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país'.
Si bien se prohíbe el registto de signos conformados exclusivamente por elementos comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 20 e Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
Dentro del Proceso 38-1P-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. Los signos conformados por particulas de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a continuación. La marca débil: Dentro del Proceso 30-1P-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de 2013, este Tribunal señala que: Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marca sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino 21 de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )"15. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”16, Signos Evocativos. 55. Dentro del Proceso 38-1P-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas: “Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. *? Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los 1 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo ll, 1984, pp. 78 y 79. 16 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192. ” Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001, 22 56. 57. 58. evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: "las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o caracteristicas de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades O características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”?8, El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”!*, En ese sentido, y bajo los criterios emitidos, la Sala Consultante deberá analizar si la expresión “MI PRIMER” que conforma el signo solicitado a registro es de uso común en la conformación de marcas comprendidas en la Clase 29 o clases conexas competitivamente, o si se trata de una expresión evocativa respecto de los productos que pretende distinguir.
LA MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO Y DERIVADA DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. Tomando en cuenta que en el presente caso Alpina Productos Alimenticios S.A. afirma que la marca "ALPINITO” (denominativa) es notoriamente conocida, y que el signo “MI PRIMER ALPINITO"” (denominativo) es una derivación de la marca notoria, resulta necesario referirse a los signos derivados de marcas notorias.
Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio de 2003, marca: *C - BOND" TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VII-95. Proceso 7-1P-95. Caso "COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-1X-95. 23 59. Sobre el tema, este Tribunal tomará como referencia el Proceso 140- IP-2007, en el que se señaló lo siguiente: “La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo, ( ) Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas: “( ) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.
Estas 'marcas derivadas' -como se las conoce en la legislación española (articulo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido.
En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Proceso 84-IP-2000.
Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 677 de 13 de junio de 2001). 24 El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer _si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.
( ) Merece especial importancia el hecho de que la marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene un protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.
Existen tres hipótesis que involucran las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. El primero se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; el segundo se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u observación, y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante son derivadas de marcas notorias.
En relación con las dos primeras hipótesis el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo 25 oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro solicitado y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.
Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto de marca, y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor.
En relación con la tercera hipótesis, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el grado de importancia, y participación de la marca notoria en el conjunto de marca, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad de registro y la protección como notoria de la marca derivada oponente”.
(Lo subrayado es nuestro). 60. En ese orden de ideas, la Sala Consultante deberá establecer sí en el presente caso se configura el supuesto de la marca derivada; y, de ser ello así, determinar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el signo solicitado y de qué manera el público consumidor identificará dicho signo con la marca que ha ganado notoriedad.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Por el Principio de Primacia del Derecho comunitario andino, el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de Derecho internacional. En este marco, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y el derecho interno de los Palses Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho comunitario y las normas de Derecho internacional, también prevalece el Derecho comunitario andino. 26 SEGUNDO:
TERCERO: En el presente caso, corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho comunitario andino sobre las demás normas nacionales o internacionales. La Sala Consultante deberá considerar el principio de territorialidad, teniendo en cuenta que los efectos jurídicos que emanan del registro de una marca siempre estarán limitados a un territorio determinado con las excepciones que el ordenamiento jurídico comunitario consagra respecto de las marcas notorias y la presentación de oposiciones andinas en los Países Miembros.
El artículo 137 consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo, si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza sobre la base de la posible obtención de un registro de marca.
Y el tercero, cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.
La Sala Consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo denominativo “MI PRIMER ALPINITO” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza se presentó para generar confusión con las marcas "EL PRIMERO Y EL MEJOR”, "MI PRIMER DANONINO”, “MON PREMIER” y “MY FIRST DANONE” (denominativas) registradas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con el objetivo de perjudicar a la titular de dichas marcas registradas.
Resulta muy importante tener en cuenta que cuando se presentan solicitudes de registro de marcas de manera sostenida y reiterada respecto de signos muy cercanos o similares a los de otra empresa para identificar los 27 Sr mismos productos, podria configurarse un indicio razonable de que tales registros están siendo solicitados para perpetrar o configurar un acto de competencia desleal.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que no es necesario que los actos de competencia desleal se configuren dentro de un mismo territorio en el que se desenvuelven las actividades económicas O comerciales de los competidores; por el contrario, tal escenario también es posible entre territorios distintos debido al mercado ampliado que ofrece la Comunidad Andina y los diferentes Tratados de Libre Comercio.
CUARTO: La Sala Consultante al analizar si la solicitud de registro fue presentada para consolidar o perpetrar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con una marca registrada, debe proceder al cotejo comparativo de los signos confrontados aplicando los criterios anotados para la comparación de signos denominativos compuestos.
QUINTO: Sobre la base de los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial, la Sala Consultante deberá analizar si la expresión “MI PRIMER” que conforma el signo solicitado a registro es de uso común en la conformación de marcas comprendidas en la Clase 29 o en clases conexas competitivamente, o si se trata de una expresión evocativa respecto de los productos que se pretenden distinguir.
SEXTO: La Sala Consultante deberá establecer si en el presente caso se configura el supuesto de la marca derivada, y, de ser ello así, determinar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el signo solicitado y de qué manera el público consumidor identificará dicho signo con la marca que ha ganado notoriedad.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 28 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adppción. o (1.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Merchán ¡STRADA SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 322-1P-2015 29