PROCESO 417-IP-2015 — Comunidad Andina

(EN (sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 417-1P-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Marca: “GOOD - GOOD” (mixta).

Expediente Interno: 1157-2011-0-1801-JR- CA-07. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2016, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial. VISTOS: El Oficio 1157-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 21 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 1157-2011-0-1801-JR-CA-07.

El Auto de 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Apelante: Enrique Rosendo Bardales Mendoza (Perú) Partes contrarias: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. 2. Hechos: 1. El 24 de abril de 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza de Perú solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GOOD — GOOD (mixta) para distinguir utensilios y recipientes para el hogar, casa y cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para liquidos y recipientes para líquidos, peines, esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); envases y recipientes de material plástico, recipientes para mezclas; material de limpieza; porcelana y loza, no comprendidos en otras clases, de la Clase 21 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 24 de julio de 2009, Distribución y Servicio DES S.A. de Chile formuló oposición al registro solicitado sobre la base de su marca registrada BGOOD (denominativa), inscrita con Certificado 145920, que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible.

El 5 de agosto de 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza absolvió el traslado de la oposición y limitó los productos a distinguir a “recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para líquidos y recipientes para líquidos, envases y recipientes de material plástico, y recipientes para mezclas” de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante proveído de 6 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI aceptó la limitación de productos efectuada por Enrique Rosendo Bardales Mendoza. Mediante Resolución 67-2010/CSD-INDECOPI de 11 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Distribución y Servicio DES S.A. y denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, al considerar que su coexistencia en el mercado con la marca BETTER 8 BETTER (denominativa), registrada a favor de Saga Falabella S.A. que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que ambos signos distinguen algunos de los mismos productos o productos vinculados y presentan similitudes conceptuales entre ellos.

El 19 de enero de 2010, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación. Q 5 10. 11. 3. 12. Mediante Resolución 2998-2010/TPI-INDECOPI de 29 de diciembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 67- 2010/CSD-INDECOPI de 11 de enero de 2010, que denegó el registro del signo solicitado.

Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 2998-2010/TPI-INDECOPI. El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú dictó sentencia el 15 de enero de 2015 mediante Resolución 15 declarando infundada la demanda.

Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial, formulando las siguientes preguntas: - ¿Cuándo opera la similitud conceptual? - Si, a pesar de ser fonéticamente diferentes y generar una impresión distinta, la sola posibilidad de que el consumidor evoque la misma idea es suficiente para denegar el registro.

Argumentos de la demanda: Enrique Rosendo Bardales Mendoza sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que, el Tribunal Andino define la semejanza conceptual o ideológica como la representación o evocación de una misma cosa o idea. Los signos GOOD 8. GOOD (mixto) y BETTER 8: BETTER (mixto) deberían referirse a una misma cosa o idea para que haya semejanza conceptual, lo cual no sucede en el caso materia de autos, ya que el primer signo se refiere a un adjetivo de carácter general, ya que sólo alude de manera vaga a que el producto que distingue el signo es “bueno”, mientras que el segundo signo se refiere a un producto mejor que el otro, es decir se refiere a una comparación. 13.

Que el criterio de la Sala no supone el significado aprehendido por el consumidor medio, ya que si bien conoce el significado de los mismos, sabe que no aluden a un mismo concepto. Adicionalmente resulta cuestionable que la Sala no haya determinado que el signo BETTER 8 BETTER (mixto) puede ser considerado signo de fantasia lo cual lo hace diferenciable de la marca solicitada para registro.

Que al efectuar la comparación de los signos en el aspecto gráfico y fonético, se advierte que ambos signos son muy diferentes ya que no poseen ningún elemento común, siendo la única similitud el hecho de estar unidos por una conjunción, lo que no determina bajo ningún punto de vista, similitud alguna entre los signos confrontados. Que es titular del nombre de dominio “goodngood.com.pe”, por lo que ostenta derechos de exclusiva sobre el término "GOOD", según se puede comprobar a través del siguiente link: http://www.punto.pe/nic whois.php.

Argumentos de la contestación de la demanda: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: Que, si bien la autoridad administrativa reconoció que los signos confrontados presentan algunas diferencias a nivel gráfico y fonético, no es menos cierto que también dejó claramente establecido que el signo GOOD 8, GOOD (mixto) tiene el mismo contenido ideológico o conceptual que la marca BETTER ¿ BETTER (mixta), lo cual induce a confusión a los consumidores, siendo este tipo de confusión (conceptual) suficiente para denegar el registro del signo solicitado.

Si bien los signos confrontados están compuestos por términos provenientes del idioma inglés, no es menos cierto que su significado es manejado por el público consumidor, debido a su uso frecuente en el comercio y la publicidad de bienes y servicios. El Tribunal del INDECOPI pudo concluir que las denominaciones “GOOD 8 GOOD” y “BETTER 8 BETTER” son expresiones que serán asociadas por el público consumidor por concepto similar, a saber, algo que es óptimo o conveniente según sus intereses. 14. 15. 16.

B. 17. 18. - No existe norma legal que determine que la obtención de un nombre de dominio le conceda a su titular el derecho de exclusiva, de modo que se trata de registros independientes, con naturaleza y finalidades distintas, y que no se encuentran vinculadas. Distribución y Servicios D 8. S S.A. no contestó la demanda. Argumentos de la sentencia de primera instancia: Mediante sentencia de 15 de enero de 2015 se declaró infundada la demanda, al considerar que: - El signo solicitado era susceptible de inducir a confusión conceptual con la marca BETTER € BETTER (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos del recurso de apelación: El demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efectos de pronunciarse respecto de: a) ¿Cuándo opera la similitud conceptual? b) ¿Si a pesar de ser fonéticamente diferentes, y generar una impresión distinta, la sola posibilidad de que el consumidor evoque la misma idea, es suficiente para denegar el registro? Del análisis efectuado no procede la interpretación del articulo 134 literal a) de la citada normativa por no resultar pertinente.

Por lo tanto sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa!. 1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, C. CUESTIONES A INTERPRETAR 19. 20. 21. 22. 4. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. — Palabras en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el presente caso, Enrique Rosendo Bardales Mendoza solicitó el registro de la marca GOOD - GOOD (mixta) en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. El Indecopi denegó de oficio el registro solicitado, al considerar que su coexistencia en el mercado con la marca BETTER 8 BETTER (denominativa) es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que ambos signos distinguen algunos de los mismos productos y presentan similitudes conceptuales entre ellos.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada especificamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2. PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.uqma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación 23. 24. 25. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: - “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). - El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Proceso 70-IP-2008.

Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON). Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita, De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debian merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos 'marca renombrada", 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad". uy * 26. asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica: Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión, La similitud fonética: Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica: Se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se podría impedir al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos: 27. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.

Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Sobre las preguntas: ¿Cuándo opera la similitud conceptual? y ¿Si, a pesar de ser fonéticamente diferentes y generar una impresión distinta, la sola posibilidad de que el consumidor evoque la misma idea, es suficiente para denegar el registro? El Juez Consultante deberá determinar si los signos confrontados son similares o no al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Primero, deberá tomar en cuenta que los signos confrontados se encuentran conformados por palabras en idioma extranjero. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por el público consumidor. Segundo, en el caso que las palabras en idioma extranjero sean conocidas por el público consumidor, el Juez Consultante deberá tomar en especial consideración la eventual similitud conceptual e ideológica entre los signos confrontados.

La similitud conceptual o ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se podría impedir al consumidor distinguir una de otra. Por lo tanto, a pesar de poder ser fonética o gráficamente diferentes, y generar prima facie una impresión distinta, la posibilidad de que el consumidor evoque la misma idea, le podría impedir distinguir y diferenciar una marca de otra, según sea el caso.

¡) La naturaleza de los productos a distinguir; ii) El hecho que el signo solicitado GOOD 8, GOOD sea de naturaleza mixta (se reivindican los colores rojo y blanco) y la marca registrada BETTER 8 BETTER de naturaleza denominativa; iii) El hecho que la misma palabra sea repetida dos veces a manera consecutiva y que las dos palabras se encuentren unidas por el mismo símbolo “8”; o, iv) Si en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran marcas registradas o no que contengan en su conformación las palabras GOOD y BETTER a favor de distintos titulares.

COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS, En el presente caso, se debe comparar el signo solicitado GOOD € GOOD (mixto) con la marca registada BETTER 8 BETTER (denominativa). Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”, Como ya se señaló, si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha Proceso 46-1P-2008.

Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. 10 41. 42. establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir paclficamente en el ámbito comercial. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas.

Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX” (denominativa). “(..) Ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sllaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

PALABRAS EN ¡DIOMA EXTRANJERO. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. 1 43. En el presente caso, los signos confrontados GOOD 8 GOODS (mixto) y BETTER 8 BETTERS (denominativo) se encuentran conformados por palabras en idioma inglés. En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, 'Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasla o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que 'el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su ralz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado 'No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar" (Proceso 70-1P- 2012 de 12 de septiembre de 2012). 5 Good: bueno. Véase: www.wordreference.com.

O Better: mejor. Véase: www.wordreference.com. 12 44, Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado".

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por el público consumidor.

Posteriormente, en el caso que las palabras en idioma extranjero sean conocidas por el público consumidor, el Juez Consultante deberá tomar en especial consideración la eventual similitud ideológica entre los signos confrontados. PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

SEGUNDO: Sobre las preguntas: ¿Cuándo opera la similitud conceptual? y ¿Si, a pesar de ser fonéticamente diferentes y generar una impresión distinta, la sola posibilidad de que el consumidor evoque la misma idea, es suficiente para denegar el registro? El Juez Consultante deberá determinar si los signos confrontados son similares o no al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Primero, deberá tomar en cuenta que los signos confrontados se encuentran conformados por palabras en idioma extranjero. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por el público consumidor. 13 1 ( y TERCERO: Segundo, en el caso que las palabras en idioma extranjero sean conocidas por el público consumidor, el Juez Consultante deberá tomar en especial consideración la eventual similitud conceptual e ideológica entre los signos confrontados.

Sin embargo, la sola posibilidad de que el consumidor evoque la misma idea, no es suficiente per se para denegar el registro. El juez deberá tomar en cuenta que existen ciertos casos donde si bien se evoca la misma idea, el consumidor a pesar de ello puede diferenciar y distinguir ambas marcas en el mercado. La condición para la irregistrabilidad es que si ambas marcas evocan lo mismo, debe presentarse el riesgo de confusión directa e indirecta y/o el riesgo de asociación en el público consumidor, tomando en consideración otros elementos adicionales a efectos de realizar el cotejo de las marcas, tales como: D) La naturaleza de los productos a distinguir; ii) El hecho que el signo solicitado GOOD 4 GOOD sea de naturaleza mixta (se reivindican los colores rojo y blanco) y la marca registrada BETTER 8 BETTER de naturaleza denominativa; iii) El hecho que la misma palabra sea repetida dos veces a manera consecutiva y que las dos palabras se encuentren unidas por el mismo simbolo “8”; o, iv) Si en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran marcas registradas o no que contengan en su conformación las palabras GOOD y BETTER a favor de distintos titulares.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, 14 haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca en su conjunto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. VA 74 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA = Hernán ambrano MRTRADO ¡Dl Hernán Romero Zambrano RESIDENTE Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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