TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 491-1P-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: “LANGASTRO” (mixta).
Expediente Interno 2009-00331. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 15 días del mes de marzo de 2016, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 3149 de 25 de septiembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 28 de septiembre del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00331.
El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES Demandante: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. IN NATURAL LTDA ahora CIMA NUTRION COLOMBIA LTDA. Antecedentes: El 1 de febrero de 2008 IN NATURAL LTDA., ahora CIMA NUTRION COLOMBIA LTDA, solicitó el registro de la marca LANGASTRO (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 594 el 31 de julio de 2008 y dentro del término legal TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (en adelante la demandante) presentó escrito de oposición con fundamento en que su marca OGASTRO (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza había sido previamente registrada.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) mediante la Resolución 54429 de 22 de diciembre de 2008 declaró infundada la oposición de la demandante y concedió el registro de la marca LANGASTRO (mixta) señalando que las marcas LANGASTRO (mixta) y OGASTRO (denominativa) no presentan semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, habida cuenta que éstas al ser escuchadas O percibidas son completamente diferentes.
Asimismo, la autoridad señala que las marcas en conflicto cuentan con elementos que le brindan suficiente distintividad. La demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante las Resoluciones 0478 de 30 de enero de 2009 y 07844 de 24 de febrero de 2009, respectivamente, en el sentido de confirmar la Resolución 54429 de 22 de diciembre de 2008.
La demandante interpuso acción de nulidad y de restablecimiento del derecho en contra de las mencionadas resoluciones, la misma que fue admitida el 11 de septiembre de 2009. Mediante Resolución de 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso judicial iniciado.
Argumentos de la demanda: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que, la marca LANGASTRO (mixta) carece de distintividad, pues es una imitación de la marca OGASTRO (denominativa), además las marcas confrontadas distinguen los mismos productos de la ALO 10. Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y por lo tanto no existe posibilidad de diferenciación para los consumidores. - Que, las marcas en conflicto, despiertan una visión de conjunto similar, al punto que son confundibles. - Afirma que la pronunciación de las marcas en conflicto no ofrece elementos de diferenciación fonética y visual, por consiguiente al comparar los signos resultan casi idénticos, además la marca LANGASTRO (mixta) no posee suficiente fuerza distintiva, de tal manera que se lleve al consumidor a una confusión directa. - Que, el consumidor al observar la marca LANGASTRO (mixta), no estará en condiciones de determinar el origen empresarial de la marca y podrá creer que se trata de un producto de la familia de la marca OGASTRO (denominativa). - Que, la SIC, en los actos impugnados se enfocó más en las diferencias que en las semejanzas, violando procedimientos que deben imperar en el cotejo o comparación de las marcas.
Argumento de la contestación de la demanda: La SIC contesta la demanda señalando: - Que la marca LANGASTRO (mixta) es distintiva y apta para distinguir en el mercado los productos que ampara. Además, no es susceptible de inducir a error o confusión al consumidor, puesto que cada una de las marcas en conflicto cuentan con una especial composición que las hace diferenciables, pues de una parte se observa que la marca LANGASTRO (mixta) tiene un tipo de letra especial, con diseño gráfico e inicia con la palabra “LAN” totalmente disimil de la marca OGASTRO (denominativa), la cual no sólo inicia con la letra “O” sino que no contiene diseño especial. - — Que el sufijo farmacéutico GASTRO contenido en ambos signos, es inapropiable en la medida que refiere cualidades del productos farmacéuticos.
IN NATURAL LTDA ahora CIMA NUTRION COLOMBIA LTDA no contestó la demanda. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 135 literales a) y b) de la citada normativa por no resultar pertinente.
Por lo 6 E 11. 12. tanto, la interpretación se limitará al literal a) del artículo 136 de la mencionada normativa!. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas del cotejo de marcas. Riesgo de confusión conceptual. 2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. 3.
Partículas de uso común, genéricas y descriptivas en la conformación de marcas farmacéuticas (GASTRO). 4. Familia de marcas. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE MARCAS. RIESGO DE CONFUSIÓN CONCEPTUAL. En el presente caso, se solicitó el registro de la marca LANGASTRO (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED presentó oposición sobre la base de su marca OGASTRO (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(--). oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
E Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 f las La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Riesgo de confusión o de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo".
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común*, Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos O servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos, (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. identidad entre los productos y servicios;
(iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos$5, También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Proceso 7O-1P-2008.
Marca denominativa: 'SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto O servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP"S” TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. > Y Reglas del cotejo de marcas: Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine asi la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor 7 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 13. 14. 15. 16. 17. no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.
El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'8, Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar si los signos confrontados son similares o no al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. En el presente caso, se debe comparar el signo solicitado LANGASTRO (mixto) con la marca registada (OGASTRO (denominativa). Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra Proceso 15-1P-2013, Marca: "KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 18. 19. en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.
Como ya se señaló, si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-1P-2005: Marca: “LOREX” (denominativa). *(.) Ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. *( ) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10, 10 Proceso 46-1P-2008.
Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. 10 se Y > 20. 21. 22. 23. 24. 25. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
PARTÍCULAS DE USO COMÚN, GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS (GASTRO). En el presente caso, la SIC contestó la demanda señalando que el sufijo farmacéutico GASTRO contenido en ambos signos confrontados, es inapropiable en la medida que refiere cualidades de productos farmacéuticos. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le brindan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su USO terapéutico, etc.
El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general retativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasia que logre mostrar el conjunto de la marca” (Proceso 78-1P-2003, publicado en la G.0.A.C. 998 de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá 11 a a SS 26. 27. 28. 29. que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: 8 MIXTA).
En atención a todo lo expuesto, la Sala Consultante deberá determinar si la partícula “GASTRO" es de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. FAMILIA DE MARCAS. En el presente caso, la demandante señaló que el consumidor al observar la marca LANGASTRO (mixta), no estará en condiciones de determinar el origen empresarial de la marca y podrá creer que se trata de un producto de la familia de marcas OGASTRO (denominativa).
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-1P-2013: “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sl y las relaciona con un mismo origen empresarial”.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podria inducir a confusión” (Proceso 96-IP-2002.
Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 912 de 25 de marzo de 2003). 12 e 30. 31. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En el presente proceso, la Sala Consultante deberá determinar si existe la familia de marcas OGASTRO (denominativa), para así determinar la registrabilidad del signo solicitado.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LANGASTRO (mixto) y la marca registrada OGASTRO (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: — Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a riesgo de confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 13 TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común, genéricas O descriptivas.
Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasia del conjunto de dicho signo distintivo.
En atención a todo lo expuesto, la Sala Consultante deberá determinar si la partícula “GASTRO” es de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
CUARTO: En el presente proceso, la Sala Consultante deberá determinar si existe la familla de marcas OGASTRO (denominativa), para así determinar la registrabilidad del signo solicitado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. ” Y us Cecilia túisa Ayllón Quinteros SE MAGISTRADA SÉ DO /, Zfanseco Núñez STRADO Hernán Aloffiero Zambrano pa Luis José D AGISPRAÁ De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 14 rano Hernár/ ero Za (PRE TE Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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