TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 519-1P-2015 Interpretación Prejudicial del articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Marca “TYC” (mixta).
Proceso Interno: 2012-00346. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 15 días del mes de marzo de 2016, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 3256 de 6 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00346. El Auto de 7 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Demandante: GRUPO GIULETI S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. T.Y.C. BROTHER INDUSTRIAL CO., LTD. A. Antecedentes: 1. El 30 de noviembre de 2009, T.Y.C. BROTHER INDUSTRIAL CO. LTD. solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia y > de Industria y Comercio el registro del signo “TYC” (mixto) para distinguir “Automóviles, motocicletas y sus partes y accesorios; cadenas para la nieve; cadenas; amortiguadores; motores para automóviles; vidrios panorámicos; switches para señales direccionales, espejos retrovisores; espejos laterales; escobillas para vidrio panorámico; direcciones; depuradores de aires para automóviles; radiadores; tapas del depósito de gasolina; tubos de exhosto; alineadores de frenos; sirenas de reversa; embragues: correas de ventilador; ahorradores de gasolina; condensadores para vehículos; tablero” comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
La anterior solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y dentro del término oportuno, el GRUPO GIULETI S.A. (en adelante la demandante) presentó oposición, con fundamento en la existencia de la marca TKC (mixta) con certificado de registro 289301, para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante Resolución 27678 de 28 de mayo de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia declaró infundada ía oposición presentada y concedió el registro del signo “TYC" (mixto), señalando que los signos en controversia no son confundibles. Ante ello, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 27678 de 28 de mayo de 2010.
Mediante Resolución 36613 de 19 de julio de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia confirmó la decisión contenida en la Resolución 27678 de 28 de mayo de 2010 y concedió el recurso de apelación interpuesto. Asimismo, envió las diligencias al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Mediante Resolución 33129 de 21 de junio de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 27678 de 28 de mayo de 2010, concluyendo que aunque los signos cotejados compartan semejanzas de orden gramatical, visualmente resultan diferenciables para el público consumidor, permitiéndose su coexistencia en el mercado.
GRUPO GIULETI S.A. presentó escrito de demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. 10. 11. La Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda mediante auto de 18 de enero de 2013. Mediante Providencia de 11 de junio de 2014, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda: GRUPO GIULETI S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: a Que, efectuado el análisis de confundibilidad entre el signo “"TYC” (mixto) y la marca TKC (mixta), los mismos presentan semejanzas, desde el punto de vista gráfico, fonético, ortográfico y conceptual, susceptibles de inducir a error al público consumidor. - La coexistencia de ambos signos genera un riesgo de confusión entre los consumidores, los cuales pueden asociar los orígenes empresariales de aquellos, puesto que ambos distinguen productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, produciéndose, un aprovechamiento injusto del prestigio y reconocimiento que tiene la demandante. - Que, el signo TYC (mixto) al reproducir gran parte de los elementos incluidos en la marca TKC (mixta), afecta la capacidad distintiva de dicha marca.
Argumentos de la contestación a la demanda: La SIC contestó la demanda en los siguientes términos: - Que, del examen conjunto del signo “TYC” (mixto) y la marca TKC (mixta) se desprende que los mismos no son susceptibles de confusión, pues cada uno cuenta con la suficiente carga diferenciadora y son percibidos de manera distinta. - Que los signos objeto de la presente controversia presentan diferencias en sus unidades lingúísticas que impiden que se presenten confusiones, teniendo en cuenta que el signo de la demandada está compuesto por la letras “TYC”, mientras que la marca de la demandante está compuesta por las letras “TKC”, 12. 13. 14. haciendo que el consumidor singularice la sonoridad de cada una de ellas. - Que, el signo “TYC" (mixto) posee una estructura visual, ortográfica y fonética única que le otorga la distintividad necesaria para ser registrada. - Que, el consumidor no se confundirá al elegir entre los signos en conflicto, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos que distinguen cada uno de ellos, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad de cada una.
T.Y.C. BROTHER INDUSTRIAL CO., LTD. no contestó la demanda. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso no procede la interpretación del artículo 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinente.
Por lo tanto, procede la interpretación del artículo136 literal a) de la mencionada normativa!. CUESTIONES A INTERPRETAR Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el presente caso, la SIC contestó la demanda señalando que del examen en conjunto del signo “TYC* (mixto) y la marca TKC (mixta) se desprende que los mismos no son susceptibles de confusión, pues "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. DO 15. cada uno cuenta con la suficiente carga diferenciadora y son percibidos de manera distinta. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre si, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”, Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: Proceso 46-iP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo',3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos: por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común1.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstoss, También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'. (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: "CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”, REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.? Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.0.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 16. 2. 17. 18. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine asi la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las Marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'?, ( )”.
Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. En el presente caso, la SIC contestó la demanda señalando que del examen en conjunto del signo “TYC” (mixto) y la marca TKC (mixta) se desprende que los mismos no son susceptibles de confusión, pues cada uno cuenta con la suficiente carga diferenciadora y son percibidos de manera distinta.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La Proceso 15-1P-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 19. 20. combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el Juez Nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”10, La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, Pero, si resultare que el Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-Vill-98, en el Proceso 10-iP-98.
Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-Xi1-98. 10 21. 22. 23. elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deberán utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: "LOREX"” (denominativa).
“( ) Ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” *( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más caracteristica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”11, Las reglas de comparación para los signos figurativos: Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de signos, se pueden distinguir dos elementos, a saber: ¡) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo; y, ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan.
El Tribunal de Justicia 41 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. 1 24. de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos signos, de la siguiente manera: “El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico.
En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la jurisprudencia del Tribunal Andino ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión ( )" (Proceso 23-IP-2004.
Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1075 de 2 de junio de 2004). Sobre la base de los criterios expuestos, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación, De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
SEGUNDO: La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la 12 comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deberán utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. / C Uk Cecilia Lujsa.Ayllón Quinteros — MAGISTRADA ll Hernán A ámbrano Luis Jésé Diez (ánééco Núñez. 7 MAGI ¡ADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. y E de A, Hernán rañno. > ES y Garcig/Bfito——— DENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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