TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de mayo de 2016 Proceso: 334-1P-2015 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno: 2011-00410-00 Referencia: Cancelación de la marca RÍE Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2169 recibido el 8 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N” 2011-00410-00; y, El auto de 7 de diciembre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1%. Partes en el Proceso Interno: Demandante: JAIRO CATAÑO GÓMEZ Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante, la SIC) DE COLOMBIA Ss, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. Hechos relevantes: Jairo Cataño Gómez es titular de la marca RÍE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29? de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se inscribió bajo el Certificado 128101, con fecha de vigencia hasta el 24 de noviembre de 2014.

El 23 de noviembre de 2009, la sociedad CASA LUKER S.A. formuló acción de cancelación de registro de la marca RÍE (denominativa)?, alegando que esta marca no ha sido utilizada en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Con fecha 4 de marzo de 2010, Jairo Cataño Gómez contestó la acción de cancelación por falta de uso, aportando las pruebas que, según él, acreditarían el uso de la marca RÍE en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 21 de abril de 2010, mediante Resolución 20395, la División de Signos Distintivos de la SIC ordenó la cancelación total por no uso del registro de la marca RÍE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque consideró que: “..no se demostró el uso de la marca RÍE (denominativa), objeto de cancelación, pues las pruebas presentadas refieren el uso en el comercio respecto de unos signos diferentes al registrado ( ) LA VACA QUE RÍE y LA AREPA QUE RÍE, los cuales difieren sustancialmente de la marca registrada”.

Jairo Cataño Gómez interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron resueltos por las Resoluciones 36178 de 15 de julio de 2010 y 27625 de 27 de mayo de 2011, respectivamente; ambas confirmando la decisión impugnada. El 4 de junio del 2012, Jairo Cataño Gómez presentó demanda de acción nulidad y restablecimiento de derecho contra las resoluciones 20395, 36178 y 27625.

Mediante Auto de 21 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “Came, pescado, came de ave y came de caza; extractos de came; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

Expediente N” 92 264403. | ye ) 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Mediante el Oficio 2169 de 7 de julio del 2015, recibido el 8 de julio de 2015 vía correo electrónico, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N” 2011-00410-00.

Argumentos contenidos en la demanda de nulidad: Jairo Cataño Gómez señala, en su escrito de demanda, principalmente lo siguiente: De conformidad con los Artículos 167, 170 y 187 de la Decisión 486 se concluye: “( ) !. No existe una tarifa probatoria para los medios de prueba que pueda hacer valer la parte titular de la marca demandada, sino que, por el contrario, rige el principio de la libertad de medios de prueba.

( ) Por lo consiguiente, la Administración no podrá, sin violar la ley, negarse a tener en cuenta todas y cada una de las pruebas oportunamente aportadas por la parte titular de la marca, con miras a demostrar el uso de la marca RÍE, a través de la marca comercial QUE RÍE”, “( ) Sien una marca registrada, como en el presente caso el signo distintivo RIE (DENOMINATIVA), está compuesta única y exclusivamente por un elemento denominativo, y es usada con una modificación que no altera significativamente la marca en proporción a la cantidad de elementos que se le adicionan, se entiende que existe uso real y efectivo de la marca en la forma en que fue registrada”.

“( ) La marca RIE (NOMINATIVA), contra la cual se formuló la cancelación por no uso, es ofertada y puesta en el comercio, es decir, es explotada comercialmente a través de la marca comercial QUE RÍE, correspondiente a las denominaciones LA AREPA QUE RÍE y LA VACA QUE RÍE, con la aclaración y salvedad, que las marcas comercialmente usadas que incluyen las expresiones descriptivas y genéricas LA VACA y LA AREPA, deben ser necesariamente excluidas, por no ser elementos distintivos intrínsecamente”.

“( ) Las resoluciones acusadas violaron esta norma”, pues no tuvieron en cuenta este específico y particular caso sub judice, la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, por tratarse de productos que se producen y se comercializan dentro de restaurantes, como son los establecimientos de comercio de propiedad del señor JAIRO CATAÑO GOMEZ”.

Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad: La SIC manifiesta, en su escrito de contestación a la demanda, básicamente lo siguiente: E En alusión a la supuesta violación del primer inciso del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Conforme consta en el encabezado del CAPITULO IV de la demanda, foja 58 del expediente).

A 3 TE 4.1. “( ) a expresión “Arepa” y la expresión “Vaca” en relación con los productos comprendidos en las clases 30 y 29 respectivamente, no corresponden a denominaciones respecto de las cuales puedan recaer derechos de exclusividad, en consideración a su carácter descriptivo y genérico, siendo en consecuencia expresiones de dominio público, que no otorgan al conjunto como tal variaciones inadmisibles, ya que no alteran el carácter distintivo de la marca en la forma como está registrada”. 4.2.

“( ) es claro que el señor JAIRO CATAÑO GOMEZ, utiliza la marca en estudio de manera diferente a como se encuentra registrada, ya que se incluyen expresiones no comprendidas por el registro concedido (LA AREPA QUE RÍE y LA VACA QUE RÍE); que generan contrario a las afirmaciones del recurrente conforman un conjunto marcario totalmente diferente al protegido por el certificado de registro”. 4.3.

“( ) sí bien es cierto la marca registrada RÍE, fue concedida con el carácter denominativo, ( ) las variaciones encontradas resultan totalmente sustanciales respecto de la marca concedida, ya que se incluyen expresiones totalmente disímiles que generan un primer impacto fonético, visual y conceptual absolutamente diferente al de la marca de la referencia".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, este Tribunal considera que sólo procede la interpretación de los artículos 166 (primer y tercer inciso) y 167 de la antes aludida Decisión 486, en atención a que solo estos aspectos son materia de controversia en el presente caso.

C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 41. La cancelación de la marca por falta de uso. La prueba. 2. Uso en el mercado de un signo modificado con elementos adicionales. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN: 1. La cancelación de la marca por falta de uso. La prueba. 1.1 En el proceso interno la División de Signos Distintivos de la SIC ordenó la cancelación total por no uso del registro de la marca RÍE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque consideró que “( ) no se demostró el uso de la marca RÍE (denominativa), objeto de cancelación, pues las pruebas presentadas refieren el uso en el comercio respecto de unos signos diferentes al registrado ( ) LA VACA QUE RÍE y LA AREPA QUE RÍE, los cuales difieren sustancialmente de la marca registrada”.

Al respecto resulta pertinente 4 IS f 1.2 1.3 referirnos a lo dispuesto en el primer inciso del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 167 de la misma Decisión. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

(..) Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

En reiterada jurisprudencia el Tribunal” se ha manifestado en el sentido de que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional competente. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo pena de que se cancele dicha marca. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca, v.gr., facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 4 Dentro de la línea jurisprudencial adoptada por éste Tribunal se pueden citar, entre otras, las siguientes interpretaciones prejudiciales 104-1P-2014, 86-JP-2013, 28-1P-2013, 53-1P-2013 y 22-1P-2012. 5 1.4 Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca RÍE (denominativa) se debió y se debe probar de ser pertinente con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

La Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 2. Uso en el mercado de un signo modificado con elementos adicionales. 2.1. Eltema materia de discusión en el presente caso es si califica como uso de la marca registrada "RÍE" (denominativa) el hecho de que el titular de esta marca haya usado en el mercado las marcas registradas "LA AREPA QUE RÍE" y "LA VACA QUE RÍE".

El demandante alegó que la marca “RÍE” (denominativa) es explotada comercialmente a través del signo "QUE RÍE" (denominativo), correspondiente a las marcas registradas “LA AREPA QUE RÍE" y "LA VACA QUE RÍE". Marca registrada Marcas registradas Signo utilizado en el objeto de la acción utilizadas en el mercado alegado de cancelación mercado por el por el demandante demandante LA VACA QUE RÍE (denominativa) QUE RÍE RÍE (denominativa) (denominativo) LA AREPA QUE RÍE (denominativa) 2.2.

Para la oficina nacional competente de la República de Colombia (la SIC), utilizar "LA AREPA QUE RÍE" o "LA VACA QUE RÍE" es una variación sustancial (modificación significativa) de la marca registrada "RÍE", especialmente por el hecho de que ésta última es solo denominativa, por lo que ordenó la cancelación de la marca "RIE” por falta de uso. 2.3.

Este Tribunal observa que el demandante ha registrado ante la SIC diversas marcas que son diferentes entre sí, a saber: RÍE (Certificado 128101), LA VACA QUE RÍE (Certificado N” 193661), LA AREPA QUE RÍE (Certificado N* 297592) y LA AREPA QUE RÍE (Certificado N* 297629). 2.4. Para la presente interpretación lo único relevante será determinar los alcances del tercer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que dice lo siguiente: “( ) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que Y fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

AN 2.5. En este sentido, es importante advertir que si el signo utilizado de manera real y efectiva en el mercado ha sido modificado por adición o supresión de elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente a un uso que debe ser protegido.

Por el contrario, si ha habido una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, no se habrá acreditado el uso de dicha marca!. 2.6. Por otra parte, si lo que se pretende es acreditar el uso de una determinada marca registrada mediante el uso de otra marca registrada, el análisis consistirá en determinar si esta última marca configura o no, con relación a la marca anterior, una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos.

Dicho, en otros términos, si lo que se pretende es acreditar el uso de la marca registrada A mediante el uso de la marca registrada B, el análisis consistirá en determinar si la marca B implica o no una modificación sustancial o significativa de la marca A, ya sea por adición o supresión de elementos. Si para el consumidor la marca B es distinta a la marca A, no se acreditará el uso de la marca A mediante el uso real y efectivo en el mercado de la marca B. 2.7.

Con estos antecedentes, este Tribunal considera que la Corte consultante deberá evaluar si al haberse utilizado en el mercado las marcas registradas “LA AREPA QUE RÍE” y "LA VACA QUE RÍE” se ha acreditado, al mismo tiempo, el uso de la marca registrada "RÍE". Para tal efecto, la Corte consultante deberá tener en consideración, al momento de aplicar el tercer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su - / nr MY! Hernán Rogfígo Romero Zambrano Cecilia Luisa AyllórrTiuinteros MAGISTRADO MAGISTRADA Va) 3 Dentro de la línea jurisprudencial adoptada por éste Tribunal se pueden citar la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 79-1P-2012. 7 FL Martha Rueda Merchán Hugo Ramiro Gómez Apac GISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. > = Dr. Hernán 0 Romero Zambrano Dr. Gustavó GarciaiBrito PR NTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 334-¡P-2015