o (AÑ (sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de mayo de 2016 Proceso: 437-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00458 Referencia: Marcas involucradas CEREBRYL y CEREBRINA Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2792, recibido el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 literal a), 148, 150 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00458); y, El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno Demandante: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Tercero interesado: COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COPIDROGAS 2.2. 2.3. 24. 2.5. 2.6. Hechos Relevantes. El 22 de junio de 2010, la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COPIDROGAS, solicitó el registro del signo CEREBRYL (denominativo) para distinguir productos farmacéuticos de uso humano de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza!.
El 19 de agosto de 2010, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 619. El 29 de septiembre de 2010, la sociedad LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA ESCANDON Y CIA S. EN C.S., presentó oposición contra el registro de la marca CEREBRYL (denominativa), con fundamento en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con las marcas registradas CEREBRINA.
Signo Titulares Expediente Clase Certificado Vigencia LABORATORIOS FINLAY DE CEREBRINA COLOMBIA 08 114329 5 391887 30/11/2019 ESCANDON Y CIA S. EN C.S. LABORATORIOS FINLAY DE CEREBRINA COLOMBIA 08 114327 30 390045 29/10/2019 ESCANDON Y E CIA S. EN C.S. El 27 de diciembre de 2010, mediante Resolución 0073143 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca CEREBRYL (denominativa).
La sociedad LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA ESCANDON Y CIA S. EN C.S. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 003958 de 31 de enero de 2011 y 038888 de 26 de julio de 2011, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial, esto es conceder el registro de la marca CEREBRYL (denominativa).
El 28 de noviembre de 2011, la sociedad LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 0073143, 003958 y 038888. i Expediente Administrativo 10 75012, 7 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. El 23 de octubre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho.
El 13 de junio de 2013, la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COPIDROGAS contestó la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho. El 4 de septiembre del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad La sociedad LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: *( ) la marca pretendida a registro reproduce el cien porciento (99%) de la marca registrada, lo que implica que encontrar diferencias basadas en la expresión L o NA, resulta totalmente improcedente, pues de hecho son expresiones que en lo único que distan es en la terminación de la consonante L, lo cual a simple vista evidencia que no existe distintividad que permita diferenciarla de la marca previamente registrada CEREBRINA”., *( ) La existencia de dos marcas que contienen la expresión CEREB no pueden llevar a concluir que dicha palabra es genérica o de uso común, más bien se trataría de un prefijo evocativo que puede ser registrado junto con otras marcas, pero que tengan suficientes elementos tanto visuales como verbales para determinar la distintividad o diferencia lo cual no se produce en este caso”.
“( ) la reproducción total verbal y conceptual de la expresión CEREBRYL, previamente registrada como marca comercial para distinguir productos de la clase 5 intemacional genera confundibilidad marcaría y de contera se produce riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto”. “( ) los signos enfrentados vistos en su conjunto, son susceptibles de crear confusión, como quiera que se evidencia que el signo solicitado es su percepción fonética, reproduce idénticamente la expresión previamente registrada.
Tal semejanza fonética, no se desvirtúa con la presencia de la consonante L presente en la marca solicitada, de esta forma la marca pretendida carece de la posibilidad de ser individualizada por el consumidor y no puede diferenciarse de las marcas registradas existiendo riesgo de confusión, debido a que no existe ninguna diferencia perceptible para identificar el origen empresarial de cada una”. 6 3.5. 4.1. 4.2. 4.3, 4.4. 4.5.
“( ) la marca solicitada pretende la protección de productos ya protegidos por las marcas registradas, lo que genera una conexión competitiva que impide la posibilidad de que las marcas coexistan en el mercado”. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) el demandante no expone un argumento que desvirtúe la presunción de legalidad de los actos demandados, razón por la cual los cargos de violación a las normas señaladas en la demanda no están llamados a prosperar”.
“( ) es evidente que estamos en presencia de signos NOMINATIVOS, es decir que su estructuración es de tipo acústico o verbal, carente de un elemento gráfico y no revelan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que identifican, por lo cual su análisis debe versar sólo en sus aspectos visuales, fonéticos, ortográficos y gramatical”.
“( ) si bien es cierto los signos confrontados comparten las dos primeras sílabas (CERE), tal circunstancia no es suficiente para concluir que entre ellos existe riesgo de confusión, pues tal composición resulta, además de genérica para la Clase 5” del nomenclátor intemacional, evocativa de “cerebral”, lo que hace referencia a aspectos relacionados con la mente y/o actividad mental, razón por la cual y de acuerdo con la reiterada y pacífica posición del Tribunal Andino de Justicia no puede ser apropiado por un solo empresario”.
“( ) en el presente caso es forzoso concluir que los signos en disputa cuentan con elementos que le otorgan la suficiente distintividad, lo que aunado a la evocación que cada uno genera en el consumidor, su pronunciación y su sonoridad, permiten que puedan ser diferenciados por el consumidor”. “( ) demostrado que las marcas en contienda son disímiles, se hace improcedente en el presente caso realizar el estudio de relación entre productos amparados por éstas, pues con tal estudio se busca determinar, en aquellos eventos en que se presenten marcas con un grado de similitud y que por lo tanto presentan riesgo de confundibilidad si pueden coexistir o no en el mercado”. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del tercero interesado LA COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COPIDROGAS, en su escrito de contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) es claro que la marca CEREBRYL objeto de esta demanda de nulidad, cumple los requisitos establecidos en la decisión 486 de C.A. y es distinguible de otras, diferenciándose básicamente en el nombre, aplicación comercial, signo, etiquetas y por tanto es susceptible de registro”.
“( ) en la actualidad coexisten en el mercado diversos productos registrados en la clase 5, que utilizan en su denominación marcaría la partícula o prefijo, CEREBR, cuya raíz etimológica deriva del latín cérvix (“cabeza”) (The Online Scot Dictionary), con lo cual jamás se podría causar confusión en el público general, por el contrario es lógico y normal en el mercado farmacéutico el utilizar como parte del nombre comercial la partícula del genérico, con el fin de que sea distinguido en el mercado para su aplicación”.
“( ) la distintividad analizada desde esta óptica ( ) corresponde a lo que la doctrina ha denominado la novedad o disponibilidad del signo, en donde no se juzga si el signo tiene capacidad para distinguir, sino si se puede diferenciar de otros”. “( ) si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común o sí evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva”.
“( ) El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 literal a), 148, 150 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Pon 1.1. Este Tribunal interpretará únicamente el Artículo 136 literal a)? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinente su aplicación dentro del proceso interno. Las demás normas solicitadas por la Corte Consultante no se interpretarán porque hacen referencia a temas que no tienen pertinencia directa en el análisis del proceso interno, v.gr., concepto de marca y los requisitos esenciales para su registro, notificación de plazo de prueba en caso de oposición al registro de marca y pronunciamiento posterior al vencimiento de dicho plazo.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas denominativas. Las marcas evocativas. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. En el proceso interno, mediante Resolución 0073143 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición? por considerar que no existe riesgo de confusión entre la marca denominativa CEREBRYL cuyo registro solicitó la COOPERATIVA NACIONAL — DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COPIDROGAS y la marca denominativa previamente registrada CEREBRINA.
En consecuencia, resulta pertinente referirnos a la primera de las prohibiciones contenidas en el articulo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la cual se establece: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 3 Formulada por ta sociedad LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA ESCANDON Y CIA S. EN C., sobre la base de su marca denominativa previamente registrada CEREBRINA que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* En cuanto al riesgo de confusión, el Tribunal ha sostenido que éste puede ser: 1.3.1.
Directo: Frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro. 1.3.2. Indirecto: Cuando el consumidor cree que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
La Corte Consultante al examinar los signos en conflicto debe tener en cuenta que la semejanza entre ellos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 4 Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-1P-2006. 1.5.3.
Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, la Corte Consultante, observará las siguientes reglas para 1.7. 1.8. el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. La Corte Consultante al resolver la controversia deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar, si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la semejanza entre dos signos puede ser fonética, ortográfica, figurativa o conceptual.
Sin embargo, no puede basar el examen de confundibilidad únicamente en la existencia de identidad o semejanza (en cualquiera de sus formas) entre los signos confrontados, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos que amparan las marcas denominativas “CEREBRYL” y "CEREBRINA”.
Comparación entre marcas denominativas 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Como la controversia radica en la confusión de marcas denominativas (CEREBRYL / CEREBRINA), es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlas teniendo en cuenta que los signos de tal naturaleza están conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
Conforme a lo manifestado en el párrafo precedente, los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; sea tanto en lenguaje español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.
Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3, Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre las marcas denominativas “CEREBRYL” y “CEREBRINA?”. 3. Las marcas evocativas 3.1.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la acción de nulidad, argumentó que si bien es cierto los signos confrontados comparten las dos primeras silabas (CERE) tal circunstancia no es suficiente para concluir que entre ellos existe riesgo 9 3.2. 3.3. 3.4, de confusión, pues tal composición resulta, además de genérica para la clase 5 de la Clasificación Internacional, evocativa de “cerebral”, lo que hace referencia a aspectos relacionados con la mente y/o actividad mental, consecuentemente, se tratará el tema de las marcas evocativas.
El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender que es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.
Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía? y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no se relacionan con los productos que distinguen.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 10 LA Sh 6 3.5. 3.6. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina sobre el temaf. A continuación se transcribirá lo pertinente: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contomos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.
En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).
En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( J”.
En consecuencia, la Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de las marcas en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. Le corresponde entonces a la Corte Consultante establecer si existe algún grado evocativo en la partícula CERE, contenida en las marcas en conflicto, y si cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado, considerando los productos de la clase internacional que identifica, o si por el contrario no existe proximidad entre “signo-producto”, para llegar a deducir que la marca previamente registrada tiene un poder de oposición fuerte, o si en cambio le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y el producto que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos. 4.
Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas compuestas 4.1. por partículas de uso común. El Tercero Interesado, sociedad COPIDROGAS, en su escrito de contestación a la demanda de nulidad argumentó que “( ) En las marcas que distingue a los productos farmacéuticos generalmente se utilizan partículas que aluden a la sustancia activa del medicamento o el órgano para el cual se prescriben”, mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación a la demanda de nulidad en referencia a la partícula "CERE”, presente en los signos en conflicto, manifestó que resultaba “( ) evocativa de “cerebral”, lo que hace referencia a aspectos relacionados con la mente y/o actividad mental, razón por la cual no puede ser apropiado por un solo empresario”.
Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-1P-95, 11 4.2. 4.3. 44. Los signos en conflicto amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos, para tal efecto reiteramos el pronunciamiento dado por el Tribunal en el Proceso 173-1P-2015.
“(..) El examen de signos que amparan productos farmacéuticos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”? Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente, LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. en su demanda afirmó que la existencia de dos marcas que contienen la expresión “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaría, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebiano (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal, según la cual un gran número de pacientes se auto recetan bien por haber escuchado el anuncio Publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-1P-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud Para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-1P-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naluraleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N” 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 765, de 27 de febrero de 2002). 12 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
CEREB no pueden llevar a concluir que dicha palabra es genérica o de uso común, mientras que la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COPIDROGAS, en la contestación de la demanda, manifiesta que actualmente coexisten en el mercado diversos productos registrados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que utilizan en su denominación marcaria la partícula o prefijo CEREBR, cuya raíz etimológica deriva del latín cérvix (“cabeza”), con lo cual jamás se podría causar confusión en el público general, “( ) por el contrario es lógico y normal en el mercado farmacéutico el utilizar como parte del nombre comercial la partícula del genérico, con el fin de que sea distinguido en el mercado para su aplicación”, en consecuencia es preciso que el Juez Consultante determine si las partículas CEREB o CEREBR son de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.
Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.
En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante deberá determinar si las partículas CERE, CEREB o CEREBR son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00458, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 13 La presente interpretación prejudicial se firma por tos Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Mm Í Cecilia Luisa Aylión Quinteros MAGISTRADA Ml ) Hernán R mirare Hugo R4mi Ó MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo _con-etArticulo-90-del Estatuto del Tribunal, firman ¡ ente la presente Interpretación Prejudiciahel Presidente y el sn io SECRETARÍO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 437-IP-2015 14