TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de mayo de 2016 Proceso: 470-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 10144-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Marcas involucradas GLORIA EL SABOR CASERO DEL PERU y FRUGOS SABORES CASEROS Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 10144-2013-0/5taSECA-CSJL-PJ recibido el 21 de septiembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno N? 10144-2013-0-1801-JR-CA-25; y, Ú Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registra o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-.) El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 1. 2.1. 2.2.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: CORPORACIÓN INCA KOLA S.R.L. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPT), de la República del Perú GLORIA S.A. Hechos Relevantes El 16 de septiembre de 2011, GLORIA S.A. (en adelante, GLORIA) solicitó el registro de la marca GLORIA EL SABOR CASERO DEL PERÚ (denominativa) para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas; y jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas (Expediente N* 467645- 2011/CSD).
El 7 de diciembre de 2011, CORPORACIÓN INCA KOLA S.R.L. (en lo sucesivo, INCA KOLA) formuló oposición a la solicitud de GLORIA, sobre la base de su marca FRUGOS SABORES CASEROS (mixta), previamente registrada en el Perú bajo el certificado N* 167866, para distinguir cervezas, aguas minerales y aguas gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y jugos de fruta; y siropes y otras preparaciones.
Sostuvo que el signo solicitado es similar a la marca registrada y ampara los mismos productos. Asimismo, que la marca FRUGOS SABORES CASEROS y sus diversos logotipos y etiquetas serían una marca notoriamente conocida. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario,” “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional compelente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” > 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. | _ h a Frugos La Resolución 2904-2012/CSD-INDECOPI del 3 de septiembre de 2012, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada por INCA KOLA y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca GLORIA EL SABOR CASERO DEL PERÚ (denominativa).
Dicha instancia consideró: a) Que no se cumplen los elementos objetivos y subjetivos a fin de que se configure una familia de marcas a favor de INCA KOLA. b) Que el signo solicitado y la marca registrada no resultan semejantes entre sí, dado que si bien están conformados por las frases "El SABOR CASERO” y “SABORES CASEROS”, respectivamente, son descriptivas de los productos a los que están referidos, por lo que dichas frases no son capaces de determinar su semejanza, siendo que los demás elementos denominativos y figurativos que presentan ambos signos determinan que presenten un impacto sonoro y visual de conjunto diferente.
Cc) Que no se acreditó un actuar de mala fe de parte de GLORIA. Contra la Resolución 2904-2012/CSD-INDECOPI, INCA KOLA interpuso recurso de apelación. Por Resolución 3394-2013/TPI-INDECOPI de 30 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI confirmó la Resolución 2904-2012/CSD-INDECOPI, que otorgó el registro a la marca GLORIA EL SABOR CASERO DEL PERÚ (denominativa), sin reivindicar la frase “EL SABOR CASERO DEL PERU”.
El 5 de diciembre de 2013, INCA KOLA interpuso demanda contenciosa administrativa contra el INDECOPI y GLORIA ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo a fin de impugnar la Resolución 3394-2013/TPI-INDECOPI. Mediante Sentencia de 10 de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta. 2.8.
El 28 de abril de 2015, INCA KOLA interpuso recurso de apelación en 3.1. 3.2. 3.3. contra de la sentencia de primera instancia judicial, y la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial de los Artículos 136 literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda La demandante INCA KOLA alegó lo siguiente: La autoridad administrativa incurrió en un error de incongruencia toda vez que al realizar verificaciones en el mercado para resolver la oposición planteada debió hacerlas en función de los productos que son materia de discusión por confundibilidad; es decir, sobre bebidas; sin embargo, las verificaciones que efectivamente se realizaron fueron sobre comidas y alimentos que no corresponden a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Existe riesgo de confusión entre los signos confrontados ya que distinguen los mismos productos y son semejantes a nivel gráfico, fonético y conceptual, dado que coinciden en el término SABORES CASEROS/SABOR CASERO. El registro de la marca base de la oposición, FRUGOS SABORES CASEROS (mixta), se otorgó considerando el término SABORES CASEROS en su conjunto y su fuerza distintiva, por lo que debía formar parte del cotejo entre los signos en conflicto.
Argumentos de la Contestación El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: a) Los signos en controversia no son confundibles, dado el carácter descriptivo de la expresión “EL SABOR CASERO DEL PERÚ" contenido en la marca GLORIA EL SABOR CASERO DEL PERÚ (denominativa) y la expresión “SABORES CASEROS” contenido en la marca FRUGOS SABORES CASEROS (mixta), así como las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales entre los términos relevantes “GLORIA” perteneciente a la marca de GLORIA y "FRUGOS” perteneciente a la marca de INCA KOLA.
Asimismo, que el hecho de que en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza no se aprecie otro antecedente registral con la denominación "SABOR CASERO” o similar no desvirtúa que este término sea descriptivo. 4.2 5.1 5.2 b) El término “EL SABOR CASERO DEL PERÚ” no ha sido reivindicado, por lo que no forma parte del signo concedido a registro.
Lo alegado por la demandante respecto a que esta denominación sería el elemento preponderante del signo concedido y determinaría la existencia de riesgo de confusión carece de sustento. c) Si bien en la resolución impugnada se mencionan algunos alimentos para establecer el uso frecuente de expresiones similares a “SABOR CASERO”, ello se realizó a título de ejemplo del uso frecuente de la referida frase, dado su carácter descriptivo en el mercado peruano, por lo que no se habría infringido el principio de congruencia procesal que la demandante alega.
GLORIA contestó la demanda señalando lo siguiente: a) La frase "SABORES CASEROS” es descriptiva, es decir, sirve para describir los productos que son distinguidos por las marcas en conflicto. INCA KOLA no puede pretender tener el monopolio de dicha frase o frases similares. b) La marca GLORIA EL SABOR CASERO DEL PERÚ (denominativa) no es susceptible de generar confusión con relación a la marca FRUGOS SABORES CASEROS (mixta), que incluye la frase descriptiva “SABORES CASEROS”.
Los signos en comparación tienen como elemento principal las palabras “GLORIA” y “FRUGOS”, respectivamente, siendo fonética y gráficamente diferentes, además de evocar un concepto diferente. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Consideró que las frases EL SABOR CASERO DEL PERÚ y SABOR CASERO son descriptivas. Asimismo, determinó que no resulta amparable la pretendida semejanza fonética, gráfica y conceptual de los signos en cuestión debido a las frases "EL SABOR CASERO DEL PERU” y “SABOR CASERO”.
Agregó que el Tribunal del INDECOPI no basó su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes, por lo que no se violó el principio de congruencia procesal. Argumentos del Recurso de Apelación INCA KOLA sustentó su apelación de sentencia reiterando los fundamentos de su demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del Artículo 137 de la citada normativa por no resultar pertinente, pues no fue materia de la controversia discutida ante la Corte consultante. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 literales a) y h) de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, se interpretarán los Artículos 224, 226 y 228 de la misma normativa 2.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Articulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su tolalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 6 ADN
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. House mark. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Marcas conformadas por palabras o frases descriptivas.
Marcas notoriamente conocidas. Adicionalmente, se responderán las preguntas formuladas por la Corte consultante al Tribunal, listadas en el folio
9. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. House mark. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos “GLORIA EL SABOR CASERO DEL PERÚ” (denominativa) y “FRUGOS SABORES CASEROS” (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa lilular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
() el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 3 1.3 a) b) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.* De modo referencial, ver Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10.
De modo referencial, ver Procesos 15-1P-2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. 1.4 b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.5 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.$ Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.? Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya Ibidem, Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, Pp. 11-12, De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 8, 1.5 1.6 2.1. que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Se entiende por marca de casa o house mark al signo distintivo que identifica una gama de productos o servicios que provienen de un mismo fabricante, cuya particularidad es que dicho signo distintivo identifica el negocio o nombre de la empresa.
Es como el sello que distingue a un determinado negocio, y es puesto en los productos o servicios para dar a conocer al consumidor el origen común de todos ellos. Por ejemplo, Toyota Motor Corporation, empresa fabricante de automóviles, usa el nombre TOYOTA como un "house mark" en la identificación de su línea de automóviles, tales como TOYOTA RAVA, TOYOTA PRIUS, TOYOTA LAND CRUISER, entre otros.
El “house mark"", es habitualmente empleado en adición a otros signos distintivos de la misma empresa, pero también puede ser empleado como una marca individual para identificar productos o servicios. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
Como la controversia radica en la confusión de un signo denominativo y Uno mixto, es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por A mayor abundamiento, el Manual de Procedimientos para el Examen de Marcas de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de América (USPTO por sus siglas en inglés), publicado en abril de 2016, Sección índice 1402.03(b) señala lo siguiente: Trademark Manual of Examining Procedure, April 2016.
Section Index 1402.03(b) House Marks. “House marks are marks used by an entity on a wide range of goods. Marks of this type are often used in the chemical, pharmaceutical, and food fields. A house mark is different from a product mark that is used on a specific item or closely related items. A product may bear both a product mark and a house mark.” “Las marcas de casa son marcas utilizadas por una entidad en una amplia gama de productos.
Marcas de este tipo se ulilizan a menudo en los campos de la química, farmacéutica y de alimentos. Una marca de casa es diferente de una marca de producto que se uliliza en un articulo o los artículos estrechamente relacionados. Un producto puede tener tanto una marca de producto y una marca de casa". (Traducción propia). 10 2.2. 2.3. una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual.
Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la Corte consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión.?2 b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:1% (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el “4 12 De modo referencial, ver Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. De modo referencial, ver Proceso 129-IP-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercia".
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
De modo referencial, ver Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. 11 conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sllaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras**, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:15 a) b) c) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 14 15 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
De modo referencial, ver Proceso 12-1P- 2014, p.10. De mado referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 12, 12 2.5 3.1. 3.2. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos "GLORIA EL SABOR CASERO DEL PERÚ” (denominativa) y “FRUGOS SABORES CASEROS” (mixta).
Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marcas conformadas por palabras o frases descriptivas.
Como el INDECOPI argumentó en el proceso de autos que las denominaciones "EL SABOR CASERO” y “SABORES CASEROS” ostentan un carácter descriptivo, es pertinente analizar el tema planteado, empezando por advertir que un signo es descriptivo cuando informa de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas aesos productos o servicios;
(..J” 13 3.3. 3.4, 4.1. 4,2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 16 Le corresponde a la Corte consultante establecer si existe algún elemento descriptivo en las denominaciones "GLORIA EL SABOR CASERO DEL PERU” y “FRUGOS SABORES CASEROS”, de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas.
Marcas notoriamente conocidas. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca “FRUGOS SABORES CASEROS” (mixta) es notoriamente conocida, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, ¡imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
De modo referencial, ver Praceso 110-1P-2015, p. 8. 14 AEEZ. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. *? La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.18 El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado??, De modo referencial, ver Proceso 107-IP-2015, p. 15. De modo referencial, ver Procesos 08-1P-95, p.18; 25-1P-2011, p. 15 y 107-IP-2015, p. 15. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, )_ la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titutar del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; 15 4.7. 4.8.
Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registto o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.?0 En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.?1 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 20 21 j) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” De modo referencial ver Proceso 66-1P-2015, p. 17 De modo referencial, ver Procesos 35-IP-2008, pp. 15-16 y 386-IP-2015, pp, 20-21. 16 4.9.
De lo expuesto, se advierte que le corresponde a la Corte consultante establecer si la marca "FRUGOS SABORES CASEROS” (mixta) es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados. Asimismo, para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado.
Preguntas formuladas por la Corte consultante “¿Es suficiente para no considerar en el examen comparativo, que parte del signo solicitado, constituya una house mark o marca de la casa (coincidencia con la denominación social de la empresa)?” La Corte consultante pregunta si se debe excluir el house mark del examen comparativo. Al respecto, conforme se indicó previamente, se entiende por marca de casa o house mark al signo distintivo que identifica una gama de productos o servicios que provienen de un mismo fabricante.
Es como el sello o lema que distingue a un determinado negocio, y es puesto en los productos o servicios para dar a conocer al consumidor el origen común de todos ellos. En estricto, el “house mark" no es otra cosa que el signo distintivo que identifica el negocio o nombre de la empresa. Adicionalmente, se precisó entre las reglas para el cotejo de marcas, que la comparación entre los signos en conflicto debe efectuarse sin descomponer los elementos que los conforman.
Al respecto, cabe señalar que en las marcas compuestas puede ocurrir que uno de los elementos que las integran sea el nombre social de la empresa, conocido también como “marca de casa” o “house mark”, cuya importancia dentro del signo, a los efectos de determinar el riesgo de confusión, no puede establecerse de forma esquemática, ni aisladamente, pues no existen reglas generales, debiendo determinarse sobre la base de las circunstancias particulares del caso concreto, y de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente y las reglas de interpretación establecidas en la presente interpretación prejudicial.
En ese sentido, en respuesta a la pregunta formulada por la Corte consultante y, tomando en cuenta lo desarrollado en la presente interpretación prejudicial, corresponde responder que no se debe excluir el house mark del examen comparativo. El house mark debe ser analizado conjuntamente con los demás elementos que conforman el signo distintivo. 17 5.2. 5.3. 5.4.
“¿Si no se considerase la “marca de casa", parte del signo solicitado aregistro, debe realizarse el examen comparativo con el extremo descriptivo del signo en mención?” En congruencia con la respuesta realizada a la pregunta previa, carece de sentido responder esta pregunta debido a que no se debe excluir el house mark del examen comparativo.
“¿Cuándo se convierte en descriptivo, un signo?” El literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, citado en el párrafo 3.2 de la sección D de la presente interpretación prejudicial, precisa que no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Al respecto, la norma citada señala expresamente que un signo es descriptivo cuando describe la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
En ese sentido, un signo se convierte en descriptivo, si ineludiblemente hace referencia directa a alguna caracteristica de los productos o servicios que distingue, en los términos señalados en el párrafo precedente. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que para realizar el cotejo de marcas, previamente se debe establecer si existe algún elemento descriptivo en las denominaciones que conforman los signos en conflicto, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas.
“¿Resulta relevante o no, al realizar el examen comparativo, tomar como ejemplo, productos que no pertenecen a la clase que el signo solicitado a registro pretende distinguir, en aplicación del principio de especialidad?” Al realizarse el examen comparativo, a efectos de establecer la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen cada uno de los signos confrontados, se deben tomar en cuenta los productos o servicios de la clase a la que pertenecen los signos en conflicto.
Particularmente, se debe tomar en cuenta el listado de productos o servicios que pretende amparar el signo solicitado y, a su vez, se debe tomar en cuenta el listado de productos o servicios que ampara la marca o las marcas base de la oposición. 18 Sin perjuicio de lo anterior, cuando los signos confrontados se encuentran conformados por elementos de uso común, genéricos o descriptivos, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
En ese sentido, sí resulta relevante que la autoridad competente —al analizar si los elementos de un signo tienen carácter descriptivo— tome como ejemplo productos que no pertenecen a la clase que el signo solicitado a registro pretende distinguir. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10144-2013-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / 1/6 ( Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 19 7 A: Hernáy Méero Zambraño > Gustavó Garcia/Brito RESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20