TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 10 de junio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 320-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2008-00125 Signos FUCIDOX y FUCIDIN Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio No. 2071, recibido el 1 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2008-00125; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandados: LEO PHARMA A/S. LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: FARMACOOP. 2.1. 2.2. 2.3. 24. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. Hechos Relevantes El 23 de diciembre de 2004, FARMACOOP solicitó el registro de la marca FUCIDOX (denominativa), para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos” (Expediente N* 04 128085).

El 8 de abril de 2005, LEO PHARMA A/S. presentó oposición argumentando riesgo de confusión con su marca FUCIDIN (denominativa), registrada para amparar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 101249). El 22 de agosto de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 20008 declaró fundada la oposición presentada por LEO PHARMA A/S. y, en consecuencia, negó el registro de la marca FUCIDOX (denominativa).

Contra este acto administrativo FARMACOOP interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 28 de febrero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, mediante Resolución 5814 resolvió el recurso de reposición revocando el acto impugnado, declarando infundada la oposición formulada y concediendo el registro solicitado.

El 30 de octubre de 2007, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 35732 resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. LEO PHARMA A/S. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de industria y Comercio, solicitando la nulidad de los actos administrativos referenciados.

Mediante Oficio 2071 de 30 de junio de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda interpuesta por LEO PHARMIA A/S. Adujo que los signos en conflicto son confundibles y amparan los mismos productos. De otra parte, que la marca FUCIDIN (denominativa), pertenece a una familia de marcas cuyo elemento principal es la particula FUCI.

Por lo tanto, que las marcas que comienzan con la particula FUCI no son relevantes en el presente asunto. ta 4.1. 5.1. 1.1. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En resumen alegó, que las marcas en debate no generan confusión directa o indirecta porque si bien los signos comparten el prefijo FUCI, la adición de la silaba OX causa un efecto sonoro diferente, y además porque los sufijos que acompañan los signos son diferentes.

Argumentos de! Tercero Interesado FARMACOOP Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles y que el prefijo FUC es de uso común y, por lo tanto, que no es apropiable en exclusiva. NORMA A SER INTERPRETADA: La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a), como quiera que el primero en mención no es directamente aplicable para resolver la controversia.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común. La familia de marcas.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como quiera que en el proceso interno se discute si los signos denominativos “FUCIDOX” y “FUCIDIN” son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 7 1.7. 1.8. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 1.9. 2.2.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor y considerados los productos amparados con los signos denominativos “FUCIDOX” y “FUCIDIN”.

Comparación entre signos denominativos En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas?: 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos “FUCIDOX” y “FUCIDIN”. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común Como la controversia informa que los signos en conflicto identifican productos farmacéuticos y que en el proceso interno se discute si el prefijo FUC es de uso común, el Tribunal habrá de referirse al estudio Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 156-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 2014, expedida en el marco del Proceso 200-1P-2013. 6 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. de registrabilidad y el cotejo de estas marcas, sobre lo cual se ha pronunciado en múltiples oportunidades, reiterando el mayor esmero que debe orientar el examen en esta Clase”, En efecto, en el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir uno para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.

Sobre todo en aquellos casos en que se adquieren directamente por el consumidor sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la región por variadas circunstancias, entre ellas principalmente, porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y por lo tanto pueden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan en las droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.

En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y tampoco en éstos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado como aquí se precisa, en los derechos fundamentales a la preservación de la vida y la salud del hombre por las razones expuestas, y por consiguiente al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección jurídica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al adquirirlos.

Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, química o farmacia. Por lo tanto, si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Jurídico en la materia, previene al respectivo análisis de Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 2 de junio de 2000, expedida en el marco del proceso 30-IP-2000.

Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2000, expedida en el marco del proceso 48-iP-2000. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, expedida en el marco del proceso 68-P-2001. 7 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. manera integral, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver.

Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos o farmacéuticos y por lo tanto, esta población puede ser mayormente expuesta a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, o al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a la salud humana.

De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común. Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan partículas similares, sólo que en estos casos debe convenirse en que se presenta una debilidad marcaria, porque el signo en estas condiciones tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas.

No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer 8 3.12. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados. De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante debe determinar la registrabilidad del signo denominativo FUCIDOX, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos.

Además, debe determinar sí la partícula FUC es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. La familia de marcas Como la parte demandante afirma ser titular de la familia de marcas cuyo distintivo es el prefijo FUCI, el Tribunal abordará este tema teniendo en cuenta los referentes jurisprudenciales al respecto?, Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre sí y las asocia con un mismo origen empresarial.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo.

En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá establecer si algunos elementos de las marcas de la sociedad demandante conforman una familia de marcas, o si se trata de elementos de uso común, para así determinar el posible el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Así mismo deberá verificar si el prefijo FUCI es parte de una familia de marcas de acuerdo con lo expresado en esta providencia. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación de 12 de febrero de 2014, expedida en el marco del Proceso 211-iP-2013. Interpretación de 25 de marzo de 2003, expedida en el marco del Proceso 96-1P-2012. 9 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00125, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa yhófí Quinteros MAGISTRADA ITVIRO) Hernár/Kómero-Zambra: Hugo Rámiro Gómez Apac AGISTRADO j MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secret SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10