o TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de mayo de 2016 Proceso: 327-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2013-00236 Referencia: Marcas involucradas SOL LIMÓN Y SAL (mixta), SOL (denominativa) y SOL (mixta) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2170, recibido el 8 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-00236; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DEC.V, 2.1. 2.2. 2.3. 24. 2.5. Hechos Relevantes El 16 de marzo de 2009, CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., solicitó el registro de la marca SOL LIMÓN Y SAL (mixta), para identificar el siguiente producto comprendido en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cerveza” (Expediente 09- 26723).
El 24 de junio de 2009, la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS presentó oposición argumentando riesgo de confusión con sus marcas SOL denominativa registrada bajo certificado 328247, expediente 06- 017136 y SOL mixta con certificado 3385269, expediente 07-013680; previamente registradas en Colombia para distinguir los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas".
So El 29 de diciembre de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 68737 declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado. Contra dicho acto administrativo la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V., interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. El 21 de diciembre de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 71106 resolvió el recurso de reposición, revocando el acto administrativo recurrido y concediendo el registro solicitado.
Argumentó lo siguiente: ¡) la sociedad solicitante tiene un derecho anterior sobre la expresión SOL (Certificado 347118); y ii) las expresiones CERO, LIMÓN y SAL son descriptivas. hh AA 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1.
4.2. LUZ DARY MATEUS CASAÑAS presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 19 de junio de 2012, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 36757 resolvió el recurso de apelación, confirmando lo decidido en la Resolución 71106 de 21 de diciembre de 2010. La señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando la nulidad de los dos últimos actos administrativos referenciados anteriormente.
El 7 de julio de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 2170 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda La demandante LUZ DARY MATEUS CASAÑAS alegó lo siguiente: Los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico.
El elemento relevante de los signos en conflicto es la palabra SOL y las demás palabras son de uso común. Los signos en conflicto utilizan los mismos elementos gráficos. Los signos en conflicto evocan los mismos conceptos. Los signos en conflicto diferencian los mismos productos. Los actos administrativos demandados no tienen una adecuada motivación. Argumentos de la Contestación La Superintendencia de Industria y Comercio expuso lo siguiente: 4.1.1.
La sociedad solicitante es titular desde el 2008 de la marca mixta SOL CERO, por lo cual tiene un derecho anterior sobre la palabra SOL de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486. Las palabras CERO, LIMÓN y SAL son descriptivas. El Tercero Interesado, CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., argumentó lo siguiente: 4.2.1. Los signos deben mirarse en conjunto, sobre todo cuando están constituidos por elementos débiles.
La palabra SOL es de uso común y evocativa en marcas para bebidas. Non 1.1. 4.2.2. Los signos en conflicto tienen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. 4.2.3, Los actos administrativos demandados fueron adecuadamente motivados. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sólo se interpretará el 136 literal a), ya que el 134 no directamente aplicable para resolver la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El criterio del consumidor medio. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. Examen de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común y descriptivas. Las marcas evocativas y su poder de oposición. La marca derivada. El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El criterio del consumidor medio Como en el proceso interno se discute si el signo SOL LIMÓN Y SAL (mixto) y las marcas SOL (mixta y denominativa), son confundibles, es pertinente reparar en el articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3, Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007 expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009 1.6. 1.7. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto O servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009 6 S 2.1. 2.2. 2.3. necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos mixtos SOL LIMÓN Y SAL y SOL.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014, 7 2.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 5 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015 Bo a 2.5. 3.1. 2.44.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos O servicios que ampara, tendrá un Mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.
En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, incluidas aquellas aplicables al cotejo entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos mixtos en conflicto SOL LIMÓN Y SAL y SOL, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos Como la controversia también informa de la presunta confusión de un signo mixto y otro denominativo, la Corte Consultante deberá determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas. 3.1.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 9 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 3.1.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos, determinadas en el acápite precedente, teniendo en cuenta, igualmente, que la palabra denominativa del signo solicitado es compuesta.
Por lo tanto, la Corte Consultante deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto SOL LIMÓN Y SAL y el denominativo SOL. Examen de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común y descriptivas Como en el proceso interno se discute si la palabra SOL es de uso común, y si las palabras LIMÓN y SAL son descriptivas en la Clase 32 de la Nomenclatura Internacional, se abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado en la materia5, El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.
De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
Sin embargo, es posible que palabras o particulas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las a Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-1P-2015. 10 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Otro tanto acontece con los signos descriptivos, cuya noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades según se trate.
Los signos meramente descriptivos tampoco pueden ser registrables como marcas, al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
En línea de principio las expresiones descriptivas, al igual que las de uso común atrás consideradas, carecen de distintividad, y consecuencialmente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más vocablos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
En otra hipótesis, puede suceder que una expresión descriptiva respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio.
De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya vocablos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente las palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 11 4.10.No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a 4.11. reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo o de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados. 4.12.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, la 5.1. 5.2.
Corte consultante deberá determinar si las palabras SOL, LIMÓN y SAL son de uso común o descriptivas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común o descriptivas que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 4.10.
Las marcas evocativas y su poder de oposición Considerando que la Sociedad interviniente como Tercero Interesado en el proceso interno, argumentó que la marca SOL es evocativa para bebidas, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia, empezando por advertir que un signo puede considerarse evocativo si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia.
Expresado de otro modo, las marcas evocativas no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto, Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida en el marco del Proceso 4-1P-95; Interpretación Prejudictal de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 112-1P-2013 ¡e 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto.
Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raices o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasia y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasia es marcadamente fuerte.
Le corresponde entonces a la Corte Consultante establecer si existe algún grado evocativo en el término SOL contenido en las marcas en conflicto, y si cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado, considerando los productos de la clase internacional que identifica, o si por el contrario no existe proximidad entre el signo y el producto, para llegar a deducir que la marca previamente registrada tiene un poder de oposición fuerte, o si en cambio le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y el producto que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto.
La marca derivada Como la Superintendencia de Industria y Comercio indicó que la sociedad solicitante tiene un derecho anterior sobre la palabra SOL, por cuanto tiene registrada la marca mixta SOL CERO (Certificado 6.2. 6.3. 64. 6.5. 6.6. 347118), es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal”.
Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios. El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras caracteristicas de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo.
En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. Sin embargo, la Corte Consultante deberá correlativamente establecer con los elementos de prueba reunidos en el proceso, si la marca opositora, a la vez tenía previamente registrado el signo denominativo de su marca mixta según los datos que aparecen consignados en los hechos de la controversia llevada a su conocimiento, y realizar el examen que en derecho corresponda de acuerdo con las reglas, pautas y fundamentos ofrecidos por este Tribunal en el desarrollo de la presente interpretación. Así mismo, es de tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque la Corte Consultante llegare a establecer en el proceso que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-1P-2002: Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-1P-2005; Interpretación Prejudictal de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-1P-2006;
Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-1P-2007 14 7.1. Como la demandante argumentó que los actos administrativos demandados no tienen una adecuada motivación, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos8. 7.2. El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes caracteristicas: 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.24.
Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el limite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantias procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-1P-2013. secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00236, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatujó del Tribunal. P) Cecilia LutSa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Martha Rueda Merchán Y os Hernán ambrano GISTRADO MAGISTRA De acuergo con el SO del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Preju ¡cial el Presidente y el Segratario.
Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.