D TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 10 de junio de 2016 Proceso: 360-1P-2015 Asunto: interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2010-00016 Referencia: Signos STRIDES (mixta) y TRIDEX (denominativa y mixtas) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2418, recibido el 27 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso interno 2010-00016; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno Demandante: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. (En adelante TRIDEX S.A.) Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: STRIDES ARCOLAB LIMITED. Az 2.1. 2.2. Hechos Relevantes El 4 de diciembre de 2007, la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, solicitó el registro como marca del signo mixto STRIDES INDUSON!, para amparar los siguientes productos la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “Producto farmacéutico a base de Midazolam".
(Expediente N? 07 128182). STRIDES INDUSON La sociedad TRIDEX S.A. formuló oposición respecto de sus marcas denominativa TRIDEX (Certificado 124064) y mixtas TRIDEX (Certificados 315688 y 266064), para distinguir respectivamente productos y servicios de las Clases 3, 5 y 35 de las Clasificación Internacional de Niza. Clase 3 (Expediente 92 2433963) “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Especialmente una crema desodorante”. Clase 5 (Expediente 05 110020) “Productos farmacéuticos, veterinarios € higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos”. noe “( ) se compone gráficamente de cuatro circulos de tamaño considerable en su parte superior en diferentes tonalidades y las expresiones STRIDES INDUSON en un tipo de letra convencional y mayúscula”, fl. 55.
“( ) se compone en su tado izquierdo de un triángulo con marco claro y fondo oscuro que en su interior contiene una cruz en fondo claro y en el lado derecho la expresión TRIDEX en letra especial y diferente”, fi. 55. 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. Clase 35 (Expediente 02 064425) “Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajo de oficina, demostración de productos, asistentica y consulta para la dirección de negocios, comercialización y venta de productos, estudios de mercados, organización de ferias y de exposiciones con fines comerciales agencias de importación y exportación, investigación de mercados, promoción de ventas”.
El 29 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 26676 declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. TRIDEX S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. El 26 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 30959 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación. El 19 de septiembre de 2008, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 34991 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.
TRIDEX S.A., presentó demanda de nulidad contra los anteriores actos administrativos. El 24 de julio de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, con Oficio 2418 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda interpuesta por TRIDEX S.A. Señala que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético, gramatical y ortográfico y que su signo mixto TRIDEX distingue los mismos productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
De otra parte recalca que la autoridad nacional debió considerar que se trata de productos farmacéuticos y que los actos administrativos expedidos por la autoridad nacional carecen de motivación. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. Aduce también que la denominación INDUSON es un término de uso común en la industria farmacéutica y por lo tanto que el elemento relevante del signo solicitado está en el componente denominativo STRIDES, cuya letra “S” incorporada a esta denominación según lo agrega, reviste una tonalidad suave por lo que al momento de pronunciarse el consumidor medio la asimilará como TRIDES.
Además, que la autoridad nacional omitió tener en cuenta que a pesar de las supuestas diferencias gráficas que podrian presentar los signos mixtos TRIDEX (Clase 5) y STRIDES INDUSON (Clase 5), la sociedad TRIDEX S.A., también formuló oposición sobre la base de su signo denominativo TRIDEX (Clase 3) y por lo tanto se precisaba de un examen más riguroso.
Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resaltó que los signos en conflicto no son confundibles entre sí porque el signo solicitado ostenta la consonante inicial "S”, cuyo fonema es /esel y explica que al ser pronunciada como letra inicial recoge la grafía de la vocal “e”. Agregó que el signo solicitado viene acompañado de la expresión INDUSON, la cual no es indicativa ni evocativa de ningún principio activo.
Argumentos del Tercero Interesado STRIDES ARCOLAB LIMITED Destacó que el signo STRIDES INDUSON hace parte de la familia de marcas de su propiedad, cuyo elemento relevante es STRIDES. De otra parte, señala que los signos en conflicto no son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico, fonético, gramatical y ortográfico y que la expresión INDUSON no es una denominación débil, genérica, o evocativa, ya que por el contrario se trata de un término de fantasia que contribuye según lo aduce a dotar de distintividad al signo solicitado Finalmente, manifiesta que no existe conexión competitiva, porque el producto especifico que de manera expresa distingue el signo solicitado es: “producto farmacéutico a base de Midazolam" y por lo tanto es diferenciable por el consumidor.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se procederán a interpretar, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.
Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común. La familia de marcas. La conexión competitiva (Clases 5 y 3/ 35). El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. De oficio, autónomo, integral y motivado. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTEPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos “STRIDES INDUSON” (mixto) y “TRIDEX” (mixto y denominativo) son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J" C.) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos O Se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos 0 servicios, O para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (..) “Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. (-J% 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos O servicios en el mercado y, por lo tanto, entre ta pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de fa Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión O de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, Cuyo USO pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos O servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo € indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad 0 semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y!o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1,7. 1.8. 1.9. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.7.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, siendo variable su percepción según la categoría de bienes O productos.
Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión ylo de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes O semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 7 2.1. 2.2. 2.3. comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor y considerados los productos y servicios amparados con los signos “STRIDES INDUSON” (mixto) y “TRIDEX” (mixto y denominativo).
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, €s necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.
El primero, representado por una O más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 231. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea O concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007, e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Procesc 26-1P-2014 8 2.4. concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 233.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en Su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 23.32.
Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y Su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 9 la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 244.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos O servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva O de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de USO común se deben excluir del cotejo marcario, En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. 2.46.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.Si la palabra que compone Un signo es el elemento estable en una marca derivada, O es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte A Vo " 1. Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, incluidas aquellas aplicables al cotejo entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos mixtos en conflicto STRIDES INDUSON y TRIDEX, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante O relevante en ambos signos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos Como la controversia también informa de la presunta confusión de un signo mixto y otro denominativo, la Corte Consultante deberá determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas. 10 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 3.1.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusión. 3.1.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite precedente, teniendo en cuenta que la palabra denominativa del signo solicitado es compuesta y la otra es simple.
Por lo tanto, la Corte Consultante deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión ylo de asociación que pudiera existir entre el signo mixto STRIDES INDUSON y el denominativo TRIDEX. Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común Como la controversia informa que entre los productos identificados por los signos en conflicto, están incluidos productos farmacéuticos, y que en el proceso interno se discute si la palabra INDUSON es de uso común, el Tribuna! habrá de referirse al estudio de registrabilidad y el cotejo de marcas farmacéuticas, sobre lo cual se ha pronunciado en múltiples oportunidades, reiterando el mayor esmero que debe orientar el examen en esta Clase”.
En efecto, en el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir uno para determinado tratamiento, cura O alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.
Sobre todo en aquellos casos en que se adquieren directamente por el consumidor sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la región por variadas circunstancias, entre ellas principalmente, porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y por lo tanto pueden verse avocados ante un quebranto O alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan en las droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.
Se destacan las siguientes providencias. interpretación Prejudicial de 2 de junio de 2000, expedida en el marco del proceso 30-12-2000. Interpretación Prejudiciat de 28 de jutio de 2000, expedida en el marco del proceso 43-1P-2000. interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, expedida en el marco del proceso 68-P-2001 11 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y tampoco en éstos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado como aquí se precisa, en los derechos fundamentales a la preservación de la vida y la salud del hombre por las razones expuestas, y por consiguiente al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección jurídica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al adquirirlos.
Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, química o farmacia. Por lo tanto, si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Juridico en la materia, previene al respectivo análisis de manera integral, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver.
Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos O farmacéuticos y por lo tanto, esta población puede ser mayormente expuesta a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, O al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a la salud humana.
De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos O palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su USO terapéutico, etc. y por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la particula o palabra de uso común. 12 4.9.
Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las particulas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan particulas similares, sólo que en estos casos debe convenirse en que se presenta una debilidad marcaria, porque el signo en estas condiciones tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o particulas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas. 4.10.
No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, 4.11. 4.12. llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve O disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes O comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación 0 conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas 0 relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos O servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante debe determinar la registrabilidad del signo mixto STRIDES INDUSON, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos.
Además, debe determinar si la palabra INDUSON es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. La familia de marcas Como la Sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED interviniente en el proceso afirma ser titular de la familia de marcas Cuyo distintivo es la palabra STRIDES, el Tribunal abordará este tema teniendo en cuenta los referentes jurisprudenciales al respecto?.
Se destacan las siguientes providencias Interpretación de 12 de febrero de 2014, expedida en el marco del Proceso 211-1P-2013, Interpretación de 25 de marzo de 2003, expedida en el marco del Proceso 96-1P-2012. 13 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre sí y las asocia con un mismo origen empresarial.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una particula o elemento de uso común, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo.
En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen Un origen común. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá establecer si algunos elementos de las marcas de la sociedad demandante conforman una familia de marcas, o si se trata de elementos de uso común, para asi determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Asimismo, deberá verificar si la palabra STRIDES es parte de una familia de marcas de acuerdo con lo expresado en esta providencia. La conexión competitiva (Clases 5 /3 y 35) El signo solicitado para registro ampara el siguiente producto de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “Producto farmacéutico a base de Midazolam".
Los signos opositores amparan productos de la Clase 3 y 5 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, asi: De la Clase 3: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Especialmente una crema desodorante”. De la Clase 5: “Productos farmacéuticos, veterinarios € higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos”. De la Clase 35: “Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajo de oficina, demostración de 14 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. productos, asistentica y consulta para la dirección de negocios, comercialización y venta de productos, estudios de mercados, organización de ferias y de exposiciones con fines comerciales agencias de importación y exportación, investigación de mercados, promoción de ventas”.
Para orientar el análisis de conexión competitiva en el presente asunto, el Tribunal habrá de considerar los referentes jurisprudenciales en los cuales este tema ha sido tratado?, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos O servicios ubicados en diferentes clases.
La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos?”, Si estamos en frente de productos ylo servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y en consecuencia que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, la Corte Consultante deberá analizar la naturaleza o USO de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos ylo servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 6.7.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, 10 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, expedida en el marco del Proceso 114-1P-2003, Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-1P-2014 El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas O similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. 15 que en caso de figurar registrados en marcas similares O idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderá a la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 6.7.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se debe analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas, tiendas por departamentos 0 supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden todo tipo de productos como también servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 6.7.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta en todo caso que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 6.7.4.
Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos o complementarios la incidencia de conexión competitiva seria mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad”*. 6.7.5. Mismo género de los productos.
Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones O finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. Siguiendo los anteriores parámetros, en cuyo análisis pueden concurrir varios de los criterios señalados, le corresponde a la Corte Consultante determinar si entre los productos ylo servicios que amparan los signos en conflicto se presenta conexión competitiva.
De modo referencial ver Proceso 68-1P-2002, pág. 28 en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos “Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pág. 242 y ss. Citado a su vez en AAVV Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004 pág. 400. 16 7,4. 7.2.
El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral Como la demandante argumentó que la Superintendencia debió considerar que se trata de productos farmacéuticos y de igual manera señala que debió tener en cuenta que a pesar de las supuestas diferencias gráficas se precisaba de un examen más riguroso, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos??.
El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes caracteristicas: 7.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos O similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso E€en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 7.2.2.
Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, O No hubiere solicitud expresa de un tercero. 7.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 12 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del Proceso 40-1P-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del Proceso 03-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-1P-2005. Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-1P-2013 17 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.2.4.
Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00016, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros, MAGISTRADA De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. a SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina ara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18