S> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 10 de junio de 2016 Proceso: 466-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital N% 14 de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador Expediente interno del Consultante: 17511-2013-12871 Referencia: Marcas involucradas FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativa) y FAMILIA (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3765 recibido el 17 de septiembre de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital N* 4 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal e) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno N* 1751 1-2013-12871; y, y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ft ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(IP “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ES El auto de 23 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 1. 2.2.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Kimberly Clark Corporation Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) Presidente del IEP| Procurador General del Estado. Tercero Interesado: Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Hechos Relevantes.
El 30 de noviembre de 2001, Productos Familia del Ecuador S.A. (en adelante, FAMIPRODUCT) solicitó el registro de la marca FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativa) para distinguir todos y cada uno de los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente N* 109543-00). El 3 de abril de 2001, Kimberly Clark Corporation (en lo sucesivo, KIMBERLY) formuló oposición a la solicitud de FAMIPRODUCT, sobre la base de su marca FAMILIA (denominativa), previamente registrada en Ecuador bajo el certificado N” 735-76, para distinguir productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Sostuvo que el signo solicitado está compuesto por dos términos descriptivos (MENTOL y BOLSILLO) y de un término idéntico a su famosa y notoriamente conocida marca “FAMILIA”. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos a servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J” “Artículo _137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permilan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” 2 2.3, 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 03 de julio de 2001, FAMIPRODUCT presentó un escrito manifestando que cambió su nombre a Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. (también en adelante, FAMIPRODUCT).
La Resolución 979694 de 11 de diciembre de 2001, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Intelectual del IEPI rechazó la oposición presentada por KIMBERLY y, en consecuencia, concedió el registro de la marca FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativa). Dicha instancia consideró: a) Que realizada la búsqueda de sus archivos constató que FAMIPRODUCT tiene registradas las marcas denominativas FAMILIA, FAMILIA CONFORT TRIPLE ROLLO, FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO, pretendiendo con este nuevo registro ampliar la protección de las marcas de productos mencionadas, reforzando el derecho adquirido. b) La solicitud de registro, materia del presente procedimiento, constituye un signo suficientemente distintivo y es susceptible de registro.
El 10 de junio de 2002, KIMBERLY interpuso una demanda ante el Tribunal Distrital N* 1 de lo Contencioso Administrativo a fin de anular la Resolución Administrativa 979694 expedida por el Director Nacional de Propiedad Intelectual del EPI. El 17 de julio de 2002, el Presidente del ¡EPI contestó la demanda interpuesta por la demandante. El 16 de agosto de 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda.
El 16 de agosto de 2002, FAMIPRODUCT contestó la demanda interpuesta por la demandante. Mediante providencia de fecha 30 de junio de 2015, el Tribunal Distrital N? 1 de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda interpuesta por KIMBERLY:. La autoridad administrativa omitió considerar el derecho prioritario que le asiste sobre la marca FAMILIA. Dicho derecho de exclusividad se retrotrae al año 1976, oportunidad en la que obtuvo su registro, 25) 3.2. 3.3, 3.4. 3.5. 6.2. 6.3. Los derechos sobre su marca son anteriores de los que tiene FAMIPRODUCT sobre las marcas FAMILIA, FAMILIA CONFORT TRIPLE ROLLO y FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO, las cuales fueron inscritas el año 2000.
La denominación “FAMILIA BOLSILLO MENTOL” no es suficientemente distintiva, debido a que está compuesta de dos términos descriptivos, MENTOL y BOLSILLO, además de un término idéntico a la famosa y notoriamente conocida marca FAMILIA. Asimismo, las marcas en conflicto están destinadas a proteger productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
La autoridad administrativa omitió pronunciarse sobre la irregistrabilidad de los términos BOLSILLO y MENTOL, los cuales describen las características y cualidades de los productos que pretenden proteger. La teoría de la familia de marcas empleada por la autoridad administrativa no es procedente en el presente caso. Argumentos de la Contestación del EPI: Negó los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.
Ratificó la resolución impugnada, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial de dicha entidad, El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda reiterando lo manifestado en la Resolución 979694, Argumentos de la Contestación de FAMIPRODUCT:. Negó los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.
La denominación FAMILIA BOLSILLO MENTOL es suficientemente distintiva, pues del simple cotejo marcario se puede notar que dicha denominación está compuesta por tres palabras que permiten distinguir un producto determinado en el mercado; esto es, pañuelitos de bolsillo mentolados. El signo solicitado constituye una extensión de protección a los productos que produce, los cuales se identifican con la marca FAMILIA, pero para ser individualizados en el mercado se le añade ciertos detalles peculiares para su distinción. “A 6.4. 6.5. 6.6.
La demandante mo goza de un derecho prioritario sobre la marca FAMILIA. En efecto, como la propia demandante lo señala, su primer título otorgado fue el 735-76, emitido el 09 de marzo de 1976, mientras que su empresa (FAMIPRODUCT) es titular de la marca FAMILIA desde el año 1966, en virtud del registro 62.851, que fue emitido el 3 de noviembre de 1966 a favor de la empresa Scott De Colombia S.A., la cual ha cambiado de nombre en el tiempo hasta denominarse Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Los productos identificados en el mercado con la marca FAMILIA, que se encuentran distribuidos por todo el territorio ecuatoriano, son producidos por FAMIPRODUCT.
En ese sentido, no se comprende a qué se refiere la demandante cuando alega un derecho de uso de su marca, cuando esta no identifica ningún producto en el Ecuador. Finalmente, indicó que la única marca FAMILIA que goza de notoriedad en el mercado ecuatoriano es la de propiedad de su empresa. Asimismo, precisó que FAMIPRODUCT es la única que utiliza dicha marca y por tanto ha logrado distinguirse entre los productos del mercado nacional gozando de gran prestigio por su calidad.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal e) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En vista de que tanto el demandante como el tercero interesado en el proceso interno alegaron ser titulares de marcas notoriamente conocidas, de oficio se interpretarán los Artículos 224 y 228 de la Decisión 486.
Por lo tanto, procede la interpretación de los Artículos 135 literal e) y 136 literal a); y, de oficio, de los Artículos 224 y 228 de la Decisión 486?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( )” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: e — App»
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Marcas conformadas por palabras o frases descriptivas. La marca derivada. El signo solicitado derivado de una marca notoria.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo FAMILIA BOLSILLO MENTOL — (denominativo) y la marca FAMILIA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 8) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)* “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 0) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, lanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que Se pretende la protección; f)_ el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable ds! signo como activo empresarial: h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia O licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1 los aspectos del comercio internacional: o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” 6 1.2, 1.3 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, Ibidem. TH > 2.1. 2.2. elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las ralces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Comparación entre marcas denominatlvas. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativo) y la marca FAMILIA (denominativa), es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciario de otros existentes en el mercado.5 Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 8 2.3. 2.4, 2.5, Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.$ En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, la Corte consultante debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado, Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras', para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:2 Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. lbidem Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 9 2.6. 3.1. a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 1 Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es Una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo “FAMILIA BOLSILLO MENTOL" (denominativo) y la marca FAMILIA (denominativa).
Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marcas conformadas por palabras o frases descriptivas.
La demandante argumentó en el proceso de autos que la frase "BOLSILLO MENTOL” ostenta un carácter descriptivo. En atención a 10 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. ello, es pertinente analizar el tema planteado, empezando por advertir que un signo es descriptivo cuando informa de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Articulo 135,- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características O informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil,10 Sin perjuicio de lo anterior, cuando los signos confrontados se encuentran conformados por elementos descriptivos, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. 11 Le corresponde a la Corte consultante establecer si existe algún elemento descriptivo en la denominación “FAMILIA BOLSILLO MENTOL”, del signo solicitado en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas.
“4 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-201 5, p. 8. De modo referencial, ver Proceso 470-1P-2015, pp.18 y 19. 11 4. 4.1. 4.2. 4,3, 4,4, La marca derivada. En el presente procedimiento, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI concedió el registro del signo “FAMILIA BOLSILLO MENTOL” (denominativo) al considerar que realizada la búsqueda de sus archivos constató que FAMIPRODUCT tiene registradas las marcas denominativas FAMILIA, FAMILIA CONFORT TRIPLE ROLLO, FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO, pretendiendo con este nuevo registro ampliar la protección de las marcas de productos mencionadas, reforzando el derecho adquirido.
En este contexto, resulta pertinente abordar el tema de las marcas derivadas?2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo, 13 En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, el Tribunal ha establecido que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. 14 Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra 12 14 Resulta pertinente explicar la figura de la familia de marcas y las marcas derivadas.
En los Procesos 91-1P-2002 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. En los Procesos 84-1P-200, 91-IP-2002, 94-1P-2006 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-1P-2014 este Tribunal afinmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas, De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015, p.22 y 140-IP-2007, p.15. lbidern. 12 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 15 Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión. 16 Sobre la base de los criterios expuestos, la Corte consultante debe establecer si el signo solicitado a registro “FAMILIA BOLSILLO MENTOL” (denominativo) constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas FAMILIA, FAMILIA CONFORT TRIPLE ROLLO, FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
El signo solicitado derivado de una marca notoria. En el presente caso, tanto la demandante como la demandada han alegado que sus marcas son notorias, por lo que resulta pertinente abordar la figura de la marca notoria. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca 15 De modo referencial, ver Proceso 439-1P-2015, p.24, De modo referencial, ver Proceso 439-1P-2015, pp.24-25, 13 5.4. 5.5. 5.6. notoria, as! como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.1? La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.1? Al respecto, el Artículo 229 literal a) de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro;
O, qa qe qn 1 De modo referencial, ver Proceso 107-IP-2015, p, 15. De modo referencial, ver Procesos 08-1P-95, p.18; 25-1P-2011, p. 15 y 107-1P-2015, p. 15. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo _228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos O Servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; [) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresafial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en al Pals Miembro o en el extranjero.” 14 5.7. 5.8. 5.9. c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” De la norma citada se desprende que, no se negará la calidad de notoria a un signo y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. En consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado,?0 La Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la autoridad competente.?1 De lo expuesto, la Corte consultante deberá tener en cuenta que, si en el proceso se ha alegado la existencia de una marca notoria, deberá verificar la existencia de esta circunstancia tomando en consideración los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17511-2013-1 2871, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Na MAGISTRADA 21 De modo referencial, ver Proceso 300-1P-2015, p.19, Ibídem. 15 o Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac DO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente InterpretaciónRrejudicial el Presidente y el Secretario. = SÉCRETARÍO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16