TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 10 de junio de 2016 Proceso: 472-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del consultante: 2013-00571 Referencia: Marcas involucradas RY (mixta) EL REY (denominativa) y EL REY (mixta) Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3032, recibido el 21 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-00571; y, p Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naluraleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, fogotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; 0) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
N) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (..J" El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. 1. 2.2.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: ELKIN ALONSO TOBÓN Hechos Relevantes. El 25 de febrero de 2011, ELKIN ALONSO TOBÓN solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca RY (mixto) para distinguir carne, pescado, aves y extractos de carne, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente N* 11 23083).
El 7 de diciembre de 2011, FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. (en lo sucesivo, EL REY S.A.) formuló oposición a la solicitud de ELKIN ALONSO TOBÓN sobre la base de sus marcas: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; iS constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero y con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 2 2.3, 2.4, a) EL REY (denominativa), previamente registrada en Colombia bajo el certificado N* 101122, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza?, y, b) EL REY (mixta), previamente registrada en Colombia bajo el certificado N* 341343, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza3, EL REY S.A. sostuvo que el signo solicitado genera riesgo de confusión con las marcas registradas.
Asimismo, que la marca EL REY es notoriamente conocida en el mercado. La Resolución 76743 del 27 de diciembre de 2011, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro de la marca RY (mixta). Dicha instancia consideró: a) Que el signo solicitado “RY” y las marcas registradas "EL REY" no son susceptibles de generar confusión, dado que si bien coinciden en el uso de las letras “R” y “Y”, dicha semejanza se ve diluida una vez realizado el cotejo conjunto de los signos, del cual se aprecian fuertes diferencias fonéticas, visuales y conceptuales. b) Que el signo solicitado no presenta grado de similitud alguno con las marcas registradas, razón por la cual, e independientemente de la declaratoria de notoriedad solicitada*, no estaría incurso en causal de irregistrabilidad.
Contra la Resolución 76743, EL REY S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerla y confiterla, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. Existe un reconocimiento previo de la notoriedad de la marca EL REY, correspondiente al periodo 2002 a 2005. 3 2.5, 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2, 3.3.
Por Resolución 40563 del 28 de junio de 2012, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró inadmisible el recurso de reposición. Por Resolución N* 51160 del 28 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 76743, que otorgó el registro de la marca RY (mixta). El 6 de noviembre de 2013, EL REY S.A. presentó una demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas 76743 y 51160.
Mediante auto del 13 de diciembre de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió a trámite la demanda interpuesta, dispuso tener como tercero interesado al señor ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO y decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda La demandante el REY S.A. alegó lo siguiente: La SIC centro su análisis de confundibilidad en el aspecto fonético, pero ignoró que gramaticalmente los signos “RY” y “EL REY" son idénticos, salvo por una letra.
La SIC guardó silencio frente al riesgo de confusión planteado entre los colores de la marca “RY” (mixta) y los colores de la etiqueta característica de la marca "EL REY” (mixta), inscrita con certificado 341343 en Colombia. Ello debido a que en la comparación de los signos se pudo establecer que ambos reivindicaban los colores rojo y amarillo, lo cual podría traer riesgo de confusión visual y, por tanto, que los consumidores asocien los productos de las marcas en conflicto o piensen que tienen un mismo origen empresarial.
La SIC se abstuvo de analizar las pruebas aportadas que demostraban que la marca "EL REY” es notoriamente conocida, circunstancia que hubiera impedido el registro de la marca RY (mixta), con independencia de que esta se hubiese solicitado en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la Contestación La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: a) La marca RY (mixta) cumple con las características descritas en el Artículo 134 de la Decisión 486, pues sus elementos gráfico y 4 4.2 ortográfico la hacen diferente de la marca de propiedad det demandante. b) No existe riesgo de confusión entre los signos confrontados, pues los signos tienen un elemento gráfico preponderante que los distingue.
La marca “RY” (mixta) se encuentra dentro de un óvalo delineado por dos líneas de color negro y dentro de ese óvalo se encuentran las letras “RY”. En cambio, la marca “EL REY” (mixta), inscrita con certificado 341343, se encuentra conformada por el dibujo de un rey que se encuentra dentro de un rectángulo, donde los lados superior e inferior son redondos y debajo del dibujo se aprecia la frase "EL REY”.
ELKIN ALONSO TOBÓN contestó la demanda señalando lo siguiente: a) Las marcas en conflicto no son semántica ni gramaticalmente parecidas; tampoco son idénticas o parecidas. La demandante confronta la marca “RY” (mixta) con la palabra “REY” y no con la marca de la opositora "EL REY" (mixta), la cual es diferente al signo solicitado. b) Los productos que distinguen la marca solicitada “RY” (mixta) y la marca “EL REY” (mixta) son distintos.
Con su marca comercializa carnes elaboradas y productos derivados del ganado vacuno o porcino; mientras que, con la marca de la demandante, se comercializan productos derivados de las plantas. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes, pues no fueron materia de la controversia discutida ante la Corte consultante. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 4865, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuendo: a) seen idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-) SS 20» 1.1.
1.2. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Comparación entre marcas mixtas. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Marcas notoriamente conocidas. ANÁLISIS DE LAS NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos RY (mixto) y las marcas EL REY (denominativa) y EL REY (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.)J" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 1.3 fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las ralces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo confusión entre los signos confrontados.7 b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio, 8 c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.9 De modo referencial, ver Proceso 325-1P-201 5, pp. 9-10.
De modo referencial, ver Procesos 15-1P-2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. Ibidem. Ibidem. 1.4 1.5 d) Gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.t0 Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*! a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concretó determine las similitudes de los signos en conílicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado RY (mixto) y la marca EL REY (denominativa), es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, 10 “1 De modo referencial, ver Proceso 51 9-1P-20185, pp. 11-12, De modo referencial, ver Proceso 178-1P-201 $, p. 8. 2.2. 2.3, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso, 12 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la Corte consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial13, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 1* b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:15 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el a 13 14 15 De modo referencial, ver Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. De modo referencial, ver Proceso 129-1P-201 5, p. 10. En lo que concierne al cotejo entra marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”, Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamiento previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaf.
Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elenento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma Cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.
De mado referencial, ver Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabrasí8, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la Marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 1? a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor, b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Cc) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 18 17 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De modo referencial, ver Proceso 12-1P- 2014, p.10, De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 12. 10 2.5 3.1. 3.2. 3.3. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos “RY” (mixto) y “EL REY" (denominativo). Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre marcas mixtas. Como una de las controversias radica en la confusión entre el signo solicitado RY (mixto) y la marca EL REY (mixta), es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos, 18 Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado yel concepto. 12 19 De modo referencial, ver Procesos 423-1P-2015, pp. 8-9 y 129-1P-2015, p.13, De rnodo referencial, ver Proceso 519-1P-201 5, p.11. 11 3.4, Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, la Corte consultante debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada 20 b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:21 (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las Marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión, 23 3.5.
Sobre la base de los criterios expuestos, la Corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4. — Conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, 20 De modo referencial, ver Proceso 51 9-1P-2015, pp. 10-11. al Ibídem, p.12.
Ea De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015, p. 10, 23 Ver lo expuesto en la nota a pie de página 14, 12 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. En la controversia planteada en el presente proceso, se advierte que e! signo solicitado “RY” (mixto) distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que una de las marcas base de la oposición, “EL REY” (mixta), distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, es necesario que la Corte consultante proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos pertenecientes a clases distintas. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,24 La Corte consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.25 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza,?6 b) Los canales de aprovisionamiento, — distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados para tales 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el árrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) De modo referencial ver, Proceso 156-IP-2014, p. 21. De modo referencial ver, Proceso 441-1P-2015, pp. 12-13, 13 fines?”, el vínculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etc.
Cc) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios.28 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el Uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.?2 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro3.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 28 De modo referencial ver, Proceso 441-1P-2015, pp. 12-13, Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios, De modo referencial ver, Praceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400). En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<httos://books.qooale.com.ec/books ?id=l tefecto+sustitucionghl=esása=X8ved=i Cifuzonepagegg=microeconomia%20efecto%20sustitucionaf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 14 4.5. 4.6. 5.1. 5.2.
La Corte consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que Únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 31 En el caso concreto, la Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado “RY” (mixto) y, los productos de la Clase 30 de la referida Clasificación, que distingue la marca registrada “EL REY” (mixta), de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.
Marcas notoriamente conocidas. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca “EL REY” es notoriamente conocida en el mercado, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo ma De modo referencial, ver Proceso 68-1P-2002, p.11. 15 5.3, 5.4, 5.5. 5.6. notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta Para determinar la notoriedad de una marca.
Adicionalmente, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella, 32 La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.33 El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad naciona! competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado%, Y De modo referencial, ver Proceso 107-1P-2015, p. 15. De modo referencial, ver Procesos 08-IP-95, p.18; 25-1P-2011, p. 15 y 107-1P-2015, p. 15, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomerá en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento O de la actividad a los que se aplique; 0) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que Se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 16 5.7. 5.8.
Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro O bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.25 En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a). b), y c) de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.* a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, í) la existencia de actividades significativas de fabricación, compres o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca prolección; 1) los aspectos del comercio intemacional; o, k] la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” De modo referencial ver Proceso 66-1P-2015, p. 17.
De modo referencial, ver Procesos 35-1P-2008, pp. 15-16 y 386-1P-2015, pp. 20-21. 17 sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 5.9. De lo expuesto, se advierte que le corresponde a la Corte consultante establecer si la marca “EL REY” es notoria o no y desde qué momento tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados.
Asimismo, para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00571, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. DU L Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Martha Ruedá Merchán Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, 18 Herná: Taal - JresenrE Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina bara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19