TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 10 de junio de 2016 Proceso: 264-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2009-00446 Referencia: Marcas involucradas ORIFLAME SIGNATURE y SIGNATURE Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1646 recibido el 1 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso interno N” 2009-00446; y, y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: b) las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; ta forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” El auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. 2.1. 2.2.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Tercero interesado: ORIFLAME COSMETICS S.A. Hechos Relevantes El 28 de mayo de 2008, Oriflame Cosmetics S.A. solicitó el registro de la marca ORIFLAME SIGNATURE (denominativa) para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas instituidas en Niza (en lo sucesivo, "Clasificación Internacional de Niza”)?.
Publicada la solicitud, Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. presentó oposición, dentro del término legal, a la misma sobre la base de la titularidad de la marca SIGNATURE (denominativa) para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “la SIC”) verificó que la marca SIGNATURE (denominativa) también se encuentra registrada en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la opositora.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
( )" “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La referida solicitud fue tramitada mediante Expediento N” 08-53950, 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. El 26 de enero de 2009, mediante Resolución 1525, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca ORIFLAME SIGNATURE (denominativa).
Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 1525. El 24 de marzo de 2009, mediante Resolución 12656, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 1525 y concedió el recurso de apelación. El 13 de abril de 2009, mediante Resolución 17204, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 1525.
Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 17204, 12656 y 1525, demanda que fue admitida a trámite el 21 de octubre de 2010. El 23 de agosto de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso y solicitar la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. interpuso demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la que alegó lo siguiente: Si bien el signo solicitado está compuesto por dos expresiones que deben ser analizadas en su conjunto, yerra la SIC al determinar que la expresión SIGNATURE no presenta similitudes fonéticas que le restan particularidad frente a la marca concedida a Laboratorios Cosméticos Vogue S.A, cuando en realidad la presencia de la palabra SIGNATURE en las dos marcas enfrentadas produce un alto índice de similitud entre ambas, generando en consecuencia un riesgo de asociación en el público consumidor.
Resulta evidente que la SIC no ha cotejado los signos compuestos en su conjunto, obviando la fuerza distintiva conferida a la marca de titularidad de Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. y equiparándola a una de uso común, genérica o descriptiva a la hora de realizar el estudio comparativo. 3.3. Omite la SIC el hecho de que la marca conferida a Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. es de tipo denominativo y no tiene elementos adicionales que le otorguen distintividad, razón por la cual esta función propia de los signos distintivos recae directamente sobre la expresión SIGNATURE, por lo que por ningún motivo podría considerarse que es de uso común. 4.2 Argumentos de la Contestación La SIC presentó contestación a la demanda manifestando lo siguiente: a) b) Incurre en error el accionante por cuanto las marcas confrontadas no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. La escritura gramatical del signo solicitado, conformada por dos palabras ORIFLAME SIGNATURE, donde la expresión ORIFLAME goza de mayor impacto y recordación en el consumidor debido a su posición gramatical inicial, es plenamente diferenciable de la estructura gramatical de la marca opositora SIGNATURE (denominativa).
Si bien la palabra SIGNATURE hace parte del conjunto de la marca registrada ORIFLAME SIGNATURE (denominativa), en esta el elemento determinante es la expresión ORIFLAME, en este sentido no hay lugar a determinar la violación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. ORIFLAME COSMETICS S.A. presentó contestación a la demanda señalando lo siguiente: a) b) La expresión SIGNATURE, entendida en la generalidad del mercado colombiano como "firma", es débil desde el punto de vista del derecho de marcas, particularmente cuando accede a una marca principal, como sucede en el presente caso con ORIFLAME, pues allí contextualmente el consumidor le atribuye el significado de un producto con la “firma” de ORIFLAME.
Ratifica la debilidad del término SIGNATURE en la clase 3, el hecho de su utilización común en el mercado. La doctrina ha sido unánime en sostener que los registros de las marcas débiles deben soportar la coexistencia de otras marcas que las incluyen, en la medida que la combinación con otros elementos permita su diferenciación, tal como ocurre en el presente caso con la presencia del elemento ORIFLAME.
Precisamente en aplicación de la regla que invoca Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., al apreciar las marcas en sus conjuntos, el consumidor podrá establecer su clara diferenciación, dada la 4 > 04» distinta impresión que al primer golpe de vista despierta la marca ORIFLAME SIGNATURE (denominativa) frente a la marca SIGNATURE (denominativa). d) Manifestó que la denominación ORIFLAME es notoriamente conocida en el mercado.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 154 de la citada normativa por no resultar pertinentes, pues no fueron ni son materia de la controversia suscitada.
En consecuencia, procede la interpretación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio se interpretará los Artículos 224 y 229 literal a) de la Decisión 4865, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas simples y compuestas. Las palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de marcas. La marca débil. Marca notoriamente conocida solicitada para registro. Conexión competitiva entre los productos de las clases 3 y 5.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero 1.1. 1.2. 1.3 ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En el proceso interno se discute si los signos ORIFLAME SIGNATURE (denominativa) y SIGNATURE (denominativa) son confundibles o no, por lo que es pertinente analizar el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto está referido a que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando — como señala el literal a) del citado Artículo — sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El tribunal consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp 9-10. 1.4 b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto, La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados*,.
Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obviaf, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”.
Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, el tribunal consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes, Véase, en ese sentido, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5, y 519-1P-2015, p. 6.
Ibid. En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. tbid. Así, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 1.5 1.6 2.1. 2.2. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. El tribunal consultante con base en las reglas y pautas antes expuestas, analizará el caso concreto y determinará si se presentan las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Orientado el tribunal consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas simples y compuestas.
Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, uno simple: SIGNATURE, y uno compuesto: ORIFLAME SIGNATURE, es necesario que el tribunal consultante proceda a compararlos. Para realizar esta labor, se considera que el tribunal consultante deberá tener presente que: a) Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. b) La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. c) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más caracteristica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 6 2.3.
Adicionalmente, en relación con los signos con parte denominativa compuesta, deberá tomarse en consideración los siguientes criterios: a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera una mayor recordación por parte del público consumidor impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.
Las palabras más cortas, por lo general, tienen un mayor impacto en la mente del público consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de las palabras. Mientras mayor sea la sonoridad o fuerza tónica de una palabra comprendida dentro del signo con parte denominativa compuesta, esta podría tener un mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su proximidad con los productos o servicios amparados por el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que distingue, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendrá relevancia en el conjunto del signo. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común, deben ser excluidas del cotejo entre los respectivos signos distintivos.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia del elemento correspondiente en el conjunto del signo. 2.4.
Al cotejar las marcas, deberá prestarse atención al criterio que señala que, en el supuesto de solicitarse el registro de un signo compuesto, habrá de examinarse la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman, pues, existen vocablos que dotan al signo de una carga semántica que puede permitir una suficiente eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial?, 30 En ese sentido, interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 13-1P-2001 de 2 de mayo de 2001, p. 9. 2.5. 3,1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6.
En el caso concreto, el tribunal consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en este apartado de la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. Las palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de marcas. La marca débil. En razón a que en el proceso interno se discute si el signo ORIFLAME SIGNATURE (denominativo) estaría conformado por palabras de uso común en idioma extranjero para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde interpretar el tema.
Las palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común podrán ser registradas como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad; es decir, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común podrá ser registrado como marca, siempre que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que le doten de distintividad.
No serán registrables los signos en idioma extranjero, si el significado conceptual de las partículas o palabras en dicho idioma son o se han hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que, mezclados con otras palabras o elementos, no le otorguen distintividad al signo, apreciado en su conjunto!!, Palabras de uso común. Existen palabras en idioma extranjero que, tanto su conocimiento como su significado o concepto, se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público.
Si algunas palabras, partículas, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común en idioma extranjero que conforman un signo son fácilmente reconocibles entre el público consumidor, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta el posible carácter genérico o descriptivo del signo que lo contenga.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado que no serán registrables, si el significado o concepto de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y si además se Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 146-1P-98 de 25 de diciembre de 2013. 10 3.7. 3.8. 3.9. trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar!?.
Igualmente, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países Miembros de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros*?, El Tribunal advierte que ciertos vocablos de origen extranjero han sido adoptados como parte del idioma loca! con su acepción equivalente o común, es el caso de los italianismos, galicismos o anglicanismos, entre otros.
Al crear un signo distintivo, se puede hacer uso de toda clase de palabras, partículas, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación con otros elementos, en el diseño de nuevos signos. 3.10.Ahora bien, al efectuar el examen de signos, no deben tomarse en 3.11 cuenta las partículas o palabras de uso común, comportando ello una excepción al principio de apreciación del signo en su conjunto y de que el cotejo entre marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. «El titular de una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no podrá impedir su inclusión en marcas de terceros, de lo contrario, se estaría otorgando a su titular un privilegio desmedido o desproporcionado sobre un elemento de uso general o necesario.
En ese sentido, el titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Esos elementos de uso común son necesariamente débiles y los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente?*, 12 13 14 Cf.
Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 70-1P-2012 de 12 de septiembre de 2012, p. 17. Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 16-1P-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 22 de diciembre de 1998, p. 15. En ese sentido, interpretación prejudiclal dictada dentro de Proceso 39-1P-2003 de 8 de agosto de 2003, p. 12; citando como fundamento doctrinal a OTAMENDI, Jorge.
“Derecho de Marcas”, cuarta edición, LexisNexis, Abeledo Perrot, 2001, pp. 191 y 192. 11 3.12.Adicionalmente, el Tribunal ha señalado que lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra. Los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas?', 3.13.En el presente caso, el tribunal consultante debe determinar si las palabras ORIFLAME y SIGNATURE son de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases competitivamente conexas.
La marca débil. 3.14,Todo signo registrado como marca puede ser considerado distintivamente débil en el mercado de productos o servicios de que se trate, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca de manera cercana una cualidad del producto o servicio, el signo será considerado débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva?*, 3.15.Nadie puede monopolizar ni una palabra ni una partícula genérica, descriptiva o de uso común — ni aquellas que evoquen de manera próxima una cualidad del producto o servicio de que se trate — debiendo tolerar que otras marcas la incluyan.
Marca notoriamente conocida solicitada para registro. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca ORIFLAME COSMETICS (denominativa) es o no notoriamente conocida, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y otras normas concordantes, y establecer si el tribunal consultante puede determinar la registrabilidad o Así, la interpretación prejudicial emitida dentro de Proceso 29-1P-2013 de 16 de julio de 2013, p. 13.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 99-1P-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N* 1134, de 11 de noviembre de 2004; citado en el Proceso 30-1P-2013 de 7 de junio de 2013, p. 7. 12 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. no de una marca presuntamente notoria y, en su caso, que consideraciones deberá tomar en cuenta.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XIl, los Artículos 224 a 236 de dicha Decisión establecen la naturaleza y constitución de los signos notoriamente conocidos, al igual que regula, entre otros aspectos, los factores para determinar la notoriedad de una marca.
En efecto, el Artículo 224 de la citada Decisión, instituye que para que fuese reconocido el signo distintivo como notoriamente conocido en cualquier País Miembro debe ser conocido por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido; es decir, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 230, debe haber adquirido notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro en el que se produjo la solicitud, a causa de la protección amplia que se brinda a los signos que alcanzan el carácter de notorios — la cual comporta una excepción al principio de territorialidad.
A este respecto, cabe destacar que la marca notoriamente conocida será beneficiaria de la referida protección por parte de los Países Miembros, independientemente de su registro en el País Miembro o en el extranjero?”. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debe ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario, toda vez que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.
En efecto, la protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca común, constituyendo una excepción a los principios de territorialidad y especialidad. En efecto, la protección no 17 El Artículo 229 literal a) de la Decisión 486 establece que: “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que ( ) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero ( )”.
Véase también, OMPI. “Marcas notoriamente conocidas”. Disponible en web: http:/fwww.wipo.int'sme/es/ip_business/marks/well_known_marks.htm. Véase, asimismo, a mado referencial, el Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979. 13 4.8. 4.9. se limita al país en el que adquirió la notoriedad, en el que se haya conferido el registro o a un grupo de países, sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la norma respecto a la notoriedad.
En relación con el principio de especialidad, la protección conferida a la marca notoriamente conocida se extiende a todo el universo de productos y servicios, por lo que no se exigiría la identidad o similitud de los productos o servicios para determinar el riesgo de confusión con otros signos idénticos o similares. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, dependiendo de la prueba de la notoriedad alegada o, en todo caso, de la constatación del cumplimiento del requisito de distintividad.
El tribunal consultante deberá tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega; asimismo tomará en consideración, entre otros, los factores que señala la normativa andina para determinar la notoriedad??, 18 A este respecto, cabe recordar que el Artículo 228 de la Decisión 486 enumera algunos factores a efectos de determinar la notoriedad de una marca: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
JD tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 14 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, Conexión competitiva entre productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. ORIFLAME COSMETICS S.A. solicitó el registro del signo ORIFLAME SIGNATURE (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Intemacional de Niza.
Por su parte, LABORATORIOS COSMÉTICOS VOGUE S.A. presentó oposición sobre la base de la marca SIGNATURE (denominativa) registrada en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 48612, El tribunal consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes?, Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?!. 20 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intermacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondlentes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, 15 5.5. 5.6. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines?. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios?3, En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro?*.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, el tribunal consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?5, Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 2 23 24 25 en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;
Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-1P-2002 de 27 de noviembre de 2002, p, 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. “Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400, En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la canlidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuello más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. “Introducción a la Economía”. Traducción al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. 16 5.7. 5.8. Asimismo, el tribunal consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
A objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito?, En el caso concreto, el tribunal consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado ORIFLAME SIGNATURE (denominativo) y, los productos de la clase 5 de la referida Clasificación, que distingue la marca registrada SIGNATURE (denominativa), de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el tribunal consultante al resolver el proceso interno 2009-00446, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luí a 26 Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002, ya citado, p. 8; Proceso 68-IP-2002, ya citado, p.11. 17 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. dl ¡Garcfá Brito Hernán ero Zambrano RESI AE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18