TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 323-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Colombia) Expediente interno del Consultante: 11001319900100201308737001 Referencia: Marcas involucradas COLOMBIA HOSTING y COLOMBIA HOSTING DOMINIOS Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio C-1181 recibido el 2 de julio de 2015, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 241 literal b) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno 11001319900100201308737001; y, p Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: ( ) b) /a indemnización de daños y perjuicios;
“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecha como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya Se hubieran concedido”. 4 El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: COLOMBIA HOSTING S.A.S. Demandado: DIEGO ALEJANDRO MARÍN GALVIS Hechos Relevantes Colombia Hosting S.A.S. es titular en Colombia de las marcas COLOMBIA HOSTING (denominativa)? para amparar servicios de la Clase 38* de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas instituida por el Arreglo de Niza (Clasificación Internacional de Niza), y COLOMBIA HOSTING (mixta)* para la Clase 385 de la Clasificación Internacional de Niza.
Diego Alejandro Marín Galvis tiene como actividad económica el “diseño de páginas web, hosting dominios”, en desarrollo de la cual ofrece "servicios inteligentes de hosting en Colombia”, identificando esos servicios con el signo COLOMBIA HOSTING DOMINIOS. Colombia Hosting S.A.S. interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra Diego Alejandro Marín Galvis por el uso de su marca COLOMBIA HOSTING.
El Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar que el demandado infringió los derechos de propiedad de la sociedad demandante, sobre las marcas COLOMBIA HOSTING (denominativa y mixta). Colombia Hosting S.A.S. interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada, solicitando sea revocada parcialmente en relación a la negativa de acceder a las pretensiones de carácter indemnizatorio.
Certificado 465860 de 7 de febrero de 2013. Servicios de proveedores de acceso a usuario a sedes informáticas mundiales; comunicación por redes de fibra óptica; comunicación por terminates de computador; servicios de conexión telemática a una red informática mundial; servicios de correo electrónico; servicios de envió de mensajes; facilitación de acceso a bases de datos; servicios de alojamiento de datos en redes informáticas no comprendidas en otras clases, Certificado 411534 de 25 de octubre de 2010.
Telecomunicaciones. 2 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. El 16 de junio de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia resolvió suspender el proceso y solicitar la interpretación prejudicial de los Artículos 241 literal b) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda Colombia Hosting S.A.S. alegó lo siguiente: Promovió la acción por infracción al derecho de marcas que consagran los artículos 238 a 244 de la Decisión 486 contra Diego Alejandro Marín Galvis, para que previo el agotamiento del trámite del proceso verbal por parte de la SIC, se declare que éste usa, sin la autorización de su titular, las marcas COLOMBIA HOSTING (denominativa y mixta), de la Clasificación Internacional de Niza.
Entre las peticiones del actor se solicitó que se conmine al infractor a cesar el uso, ofrecimiento, comercialización, promoción y demás actos que constituyan una transgresión a los derechos de propiedad industrial de Colombia Hosting S.A.S., se le condene a indemnizar por los perjuicios que dicha infracción le causó, se disponga el retiro y destrucción de los elementos de publicidad y, en general, de aquellos mediante los cuales se perpetuó la vulneración. Se requirió adicionalmente, que se ordene al demandado que: a) Modifique el nombre de su establecimiento de comercio, de forma tal que no se confunda con la marca COLOMBIA HOSTING (denominativa y mixta). b) Transfiera en favor de Colombia Hosting S.A.S. el nombre de dominio “colombianhostingdominios.com". c) Desista de la solicitud de registro de la marca COLOMBIA HOSTING DOMINIOS que radicó ante la SIC. d) Se abstenga tramitar cualquier registro de marca que contenga expresiones idénticas o confundibles con las marcas COLOMBIA HOSTING (denominativa y mixta) e) Se ordene publicar la sentencia que se dicte en un diario de amplia circulación. Argumentos de la contestación a la demanda El informe elaborado y enviado por el tribunal consultante no contiene detalles de la contestación a la demanda por parte de Diego Alejandro Marín Galvis. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
Fundamentos de la resolución. La resolución de la SIC determinó lo siguiente: Declaró que el demandado infringió los derechos de propiedad industrial que la sociedad demandante ostenta sobre las marcas COLOMBIA HOSTING (denominativa y mixta). Ordenó al demandado cesar el uso de la expresión “Colombia Hosting Dominios” para identificar sus establecimientos de comercio y los servicios que ofrece el mercado, que se retire todo material o elementos en los que se emplee dicha expresión y que el nombre de dominio se transfiera a la sociedad demandante.
Asimismo, se desestimó todas las demás pretensiones, sancionando a la parte demandante con una multa que corresponde al 5% de la estimación presentada en la demanda y condenar en costas a la parte demandada en el equivalente al 10% de las pretensiones negadas. Acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se infringe una marca en los términos del literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 cuando se reproduce ilícitamente su contenido no solo para identificar bienes y servicios, lo que en estricto sentido correspondería a una marca, sino también cuando aquél se utiliza para distinguir un establecimiento de comercio, esto es, cuando se usa como enseña comercial, siempre que esa circunstancia induzca al público en error o genere riesgo de confusión. El nombre de dominio que emplea Diego Alejandro Marín Galvis, en la medida que identifica su establecimiento de comercio en general, sin importar que este no sea físico, constituye una enseña comercial en los términos del Artículo 200 de la Decisión 486 y, además, como el mismo se utiliza como medio para identificar los servicios que presta, opera en función de marca al tenor del Artículo 134 de la misma Decisión. Como se probó que existe coincidencia entre el contenido denominativo de la marca de titularidad de Colombia Hosting S.A.S. y el que emplea Diego Alejandro Marín Galvis para distinguir su establecimiento como sus servicios, esa situación genera confusión en el público consumidor.
La palabra “dominios”, que diferencia la marca de Colombia Hosting S.A.S. de la de Diego Alejandro Marín Galvis, tiene una connotación genérica que deviene insuficiente para evitar el riesgo de asociación por parte del usuario. Respecto a la pretensión indemnizadora, se estableció que, aun cuando se acreditó la infracción de los derechos de propiedad industrial 4 > 6.1. 1.1. 1.2. 1.3. derivados del registro de la marca, Colombia Hosting S.A.S. no demostró la existencia del perjuicio cuyo resarcimiento persigue, sin que pueda admitirse como prueba la estimación juramentada que se hiciera de los mismos en la forma prevista por la Ley, en tanto dicho juramento únicamente suple la prueba de su cuantía, y no la de la generación del perjuicio como tal.
Argumentos del recurso de apelación COLOMBIA HOSTING S.A.S., en el escrito del recurso de apelación, señala esencialmente lo siguiente: Desacuerdo con la decisión de la autoridad respecto a las pretensiones de carácter indemnizatorio, toda vez que la infracción al derecho de marcas fue acreditada, el daño se configuró por la simple reproducción ilegítima de sus signos y la cuantia del perjuicio se probó con la estimación que se efectuó en la demanda.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 241 literal b) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción por infracción de derechos. Criterios para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.
Preguntas formuladas por el Juez Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción por infracción de derechos. Criterios para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Colombia Hosting S.A.S. manifiesta que Diego Alejandro Marín Galvis ha venido usando el signo COLOMBIA HOSTING DOMINIOS para identificar “servicios inteligentes de hosting en Colombia”, que resulta confundible con las marcas COLOMBIA HOSTING (denominativa y mixta), registradas a su favor; por lo cual, solicita se declare que el denunciado ha usado dichas marcas sin autorización de su titular.
En ese contexto, el Tribunal procede a desarrollar lo pertinente en relación al tema de la infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier 5 1.4. 4.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
El objeto de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, es obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.
Considerando que el tema principal del caso en análisis está relacionado a la cuestión de la indemnización por daños y perjuicios, analizaremos este asunto de manera especial. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para valorar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Este deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este sentido, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. 1.10.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los servicios amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. 1.11.Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus servicios, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.
Ñ A b 1.12.En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrian sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 1.13. La disposición legal autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habria tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractua! de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. 1.14.
En este marco, habría que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidasf. 1.15. Resulta de suma importancia además para el juzgador, revisar el tema de la prescripción de la acción, el cual tiene un término de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.
(Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: 1.16.Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. 1.17. El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. 2.
Preguntas formuladas por el Juez Consultante. 2.1. ¿La indemnización de perjuicios a que se refieren los Artículos 241 literal b) y 243 de la Decisión 486 se causa de manera objetiva, es decir, por la simple constatación de la infracción o requiere que el titular de la marca demuestre los daños efectivamente sufridos como consecuencia de la transgresión de sus derechos? La respuesta a la inquietud del juzgador es no, la simple constatación de la infracción no es suficiente como para que opere la indemnización por daños y perjuicios enunciada en los artículos 241 literal b) y 243 de la Decisión 486.
Para mayor referencia revisar: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008. 7 2.2. 2.3. Para que opere el pago de la respectiva indemnización económica, dentro de un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial, necesariamente se deben probar los daños y perjuicios sufridos por el titular de la marca, resultando indispensable acudir a los criterios detallados en el Artículo 243 de la Decisión 486, previamente enunciados en la presente interpretación prejudicial.
Por principio general del derecho, quien alega está obligado a probar, y dicha prueba debe soportarse en datos concretos para que el juez pueda a su vez tener suficientes elementos de juicio para poder llegar a un monto por la indemnización que le corresponde al actor. La norma comunitaria además del daño emergente y del lucro cesante, detalla otros parámetros que operan una vez que se demuestra la infracción, tales como los beneficios económicos que dejaron de percibir en este caso el titular de las marcas COLOMBIA HOSTING (denominativa y mixta), los clientes que contrataron el servicio de otro en lugar del suyo, el valor por la licencia de uso de su marca, la disminución en sus ingresos mensuales por desvío de la clientela hacia otro proveedor, los gastos en los que incurrió para defender sus marcas, entre otros.
Para que el juez pueda determinar una suma en dinero, necesariamente va a necesitar en qué soportar su criterio, en razón de lo cual, la simple comprobación de la infracción no es suficiente para señalar un monto por indemnización económica, ésta debe fundamentarse en pruebas que debe incorporar quien las alega. Constatada como está en este asunto la infracción de los derechos de propiedad industrial del demandante por parte del demandado, ¿habría lugar a reconocer y ordenar per se el pago de la indemnización que se reclamó? El Tribunal responde que no, para que exista lugar a reconocer el pago por indemnización de daños y perjuicios, tal como se mencionó en la pregunta 2.1. debe probarse y es el actor quien debe entregar al juzgador los elementos de juicio a través de los cuales podrá determinar el valor que le corresponde por el daño sufrido.
¿El monto o quantum de la indemnización de daños y perjuicios puede tenerse por demostrado con la estimación juramentada que consagra la legislación nacional en el Artículo 206 del Código General de! Proceso o resulta indispensable acudir a los criterios que para esos efectos establece el Artículo 243 de la Decisión 486? La respuesta es sí, es indispensable que acuda a los lineamientos señalados en el Artículo 243 de la Decisión 486 para la estimación del quantum de la indemnización. Sin embargo de lo cual, en aplicación del principio de complemento indispensable el juez podrá aplicar los criterios adicionales que defina la norma nacional, siempre y cuando no estén en contraposición con la norma andina o que la normativa nacional sea necesaria para la correcta aplicación de la norma comunitaria, o que la propia normativa llame a participar a la normativa nacional en la regulación de un asunto específico.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada en su integridad por el tribunal consultante, la que deberá ser adoptada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el párrafo tercero del Artículo 128 de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último parrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. S A | / () Cecilia Luísa AyltlórÚuinteros MAGISTRADA Hugo Gó ac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. q YULLO Hernán/Romero Zambrane PRES TE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 9