PROCESO 374-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 374-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2012-00035 Referencia: Marca POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El oficio 2531 recibido el 4 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 135, 136, 147, 150 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2012-00035; y, p Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo dei articulo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos a de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; 1 a d) e) 9) h) j) k) m) Pp) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico dei producto o servicio de que se trate; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; consistan en un color aistadamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización intemacional; reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pals Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2 b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; a) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sín fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, sí hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

E) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; 9) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transtiteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen tegítimo interés para presentar oposiciones en los demás Palses Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o 3 El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 1. 2.1.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (Colombia) Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Tercero interesado: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A (Perú) Hechos relevantes El 9 de octubre de 2008, Positiva Compañía de Seguros S.A. de Colombia solicitó el registro de la marca POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (mixta) para distinguir “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios", servicios comprendidos en la clase 36 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza”), y “servicios médicos, clínicos y biológicos; servicios de cuidado e higiene a personas o animales como análisis y diagnósticos médicos para su tratamiento (rayos x, exámenes, tomas de muestras de toda clase); servicios de inseminación artificial; orientación farmacéutica; servicios prestados por droguerías, farmacias y depósitos de productos farmacéuticos humanos y veterinarios; servicios prestados por laboratorios de control ambiental y bromatología, análisis genético”, servicios contenidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza?. comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” La referida solicitud fue tramitada mediante expedientes administrativos 08-107661 y 08-107662. 4 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Y POSITIVA El 28 de noviembre de 2008, el extracto de la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 598.

El 8 de enero de 2009, La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. del Perú presentó oposición andina en contra de la solicitud de registro, con fundamento en la titularidad de las marcas previamente registradas en Perú LA POSITIVA VIDA (mixta), para distinguir “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios comprendidos en la clase 36, y LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS (mixta), para distinguir “servicios médicos y hospitalarios” contenidos en la clase 44.

La Positiva: El 8 de enero de 2009, La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. del Perú, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, solicitó el registro de las marcas LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 44, y LA POSITIVA VIDA, para amparar servicios contenidos en las clases 36 y 44.

Solicitudes de registro de marcas que fueron denegadas, tanto en primera instancia como en sede de reposición y de apelación. El 9 de diciembre de 2010, mediante Resolución 68196, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “la SIC”), declaró infundada la oposición por cuanto consideró que el interés real en el mercado colombiano habria desaparecido al denegarse el registro del nombre comercial POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, no siendo necesario entrar a determinar la confundibilidad que se alega, en tanto resultaría improcedente denegar el registro de solicitado con fundamento en un signo distintivo que, si bien cuenta con un registro previo en Perú, por el momento no podría acudir al mercado colombiano (folio 51); y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (mixta), a favor de Positiva Compañía de Seguros S.A. de Colombia, para distinguir servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

El 9 de diciembre de 2010, mediante Resolución 68198 la Jefe de la División —ahora Dirección- de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición por cuanto consideró que el fundamento sobre cuya base se formula la oposición no cumple con los requisitos indispensables para ser evaluado, al haber desaparecido el interés real en el mercado colombiano cuando se denegó el registro del nombre comercial POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, no siendo necesario entrar a determinar la confundibilidad que se alega, en tanto resultaría improcedente denegar el registro solicitado con fundamento en un signo distintivo que, si bien cuenta con un registro en Perú, por el momento no podría acudir al mercado colombiano (folio 25); y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (mixta) para la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. del Perú presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra las Resoluciones 68196 y 68198. El 14 de abril de 2011, mediante Resoluciones 19793 y 19795, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, revocó las Resoluciones impugnadas, declaró fundada la oposición, al considerar que la marca solicitada resulta confundible con el signo solicitado y los servicios distinguidos por esta presentas conexión competitiva con los amparados por la marcas opositora, incurriendo de esta manera en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 (folios 21 y 47); y denegó el registro de la marca POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 44.

El 19 de enero de 2012, mediante Resoluciones 47753 y 47751, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó las Resoluciones 19793 y 19795, por cuanto consideró que las mismas se ciñen estrictamente a los supuestos exigidos por el Artículo 147 de la Decisión 486 (folios 39 y 65). 2.10.El 19 de enero de 2012, Positiva Compañía de Seguros S.A. de Colombia interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 47753, 47751, 19793 y 19795. 2.11.El 5 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 135, 136, 147, 150 y 192 de la Decisión 486. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Argumentos de la demanda POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. de Colombia presentó demanda manifestando lo siguiente: La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. no tiene registrada como marca en Colombia el signo LA POSITIVA (mixto). Tampoco ha adquirido, mediante su uso y en territorio colombiano, derecho alguno sobre el nombre comercial LA POSITIVA.

En sentido semejante, tampoco es titular de un signo distintivo notoriamente conocido susceptible de ser protegido en territorio colombiano. Al respecto, es pertinente el documento proveniente de la Superintendencia Financiera de Colombia, con el cual se prueba que La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. nunca ha sido autorizada para ofrecer en Colombia servicios propios del sector asegurador.

La imposibilidad de ejercer actividades aseguradoras en territorio colombiano supone que La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. no pudo haber constituido en dicho territorio un derecho sobre el nombre comercial, ni tampoco pudo haber construido en el mercado colombiano la notoriedad del signo opositor. La SIC, en segunda instancia, denegó a La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. el registro de cuatro marcas que pretendían incorporar la denominación POSITIVA y amparar servicios propios del sector asegurador.

La SIC denegó las marcas solicitadas con fundamento en la titularidad que Positiva Compañía de Seguros S.A. tiene sobre el nombre comercial POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, sobre la base de lo establecido en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486. La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. no tenía ni tiene un interés real en el mercado. Esta ausencia de interés real en el mercado es producto de una imposibilidad jurídica objetiva.

En consecuencia, la presunción legal del Artículo 147 de la Decisión 486, según la cual la solicitud de registro de una marca en el país donde se presenta una oposición andina es indicativa de un “interés real en el mercado” queda desvirtuada con fundamento en la citada imposibilidad jurídica objetiva que se predica respecto de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. Adicionalmente, la presunción es de aquellas que admite prueba en contrario.

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó que: a) Sobre la figura contenida en el Artículo 147 de la Decisión 486, este le permite al titular de un registro o de una solicitud de registro, en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, oponerse 7 b) d) a la solicitud de registro en otro país miembro, acreditando el cumplimiento de unos requisitos establecidos.

En consecuencia, nuestra legislación establece una excepción al principio de territorialidad expresada en la posibilidad de impedir el registro de una marca solicitada en un país miembro con fundamento en el registro o la solicitud de registro previos en otro país miembro. Adicionalmente, se observó y concluyó respecto del supuesto del legítimo interés, en cuanto se verificó que la sociedad opositora La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. es titular de los registros peruanos de las marcas LA POSITIVA VIDA (mixta) y LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS (mixta), quedando acreditado de esta manera el interés real de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. para presentar oposiciones andinas en el presente caso.

Entre los signos analizados existian semejanzas ortográficas y fonéticas derivadas de la comunidad de la expresión predominante dentro de los conjuntos de las marcas POSITIVA. Estas semejanzas no logran ser diluidas por el elemento figurativo empleado en los signos ni las expresiones adicionales. El signo solicitado POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (mixto) pretendía distinguir “seguros; negocios financieros; negocios monetarios”, servicios pertenecientes a la clase 36.

Por su parte, la marca fundamento de la oposición identifica “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”, servicios comprendidos en la clase 36. En consecuencia, se trata de los mismos servicios financieros, monetarios y de seguros en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el uso pretendido es susceptible de inducir a error al consumidor. 4.2.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. del Perú, tercero interesado en el proceso: a) b) Como se puede inferir del Artículo 230 de la Decisión 486, no es necesario que la marca sea notoriamente conocida en Colombia, basta con que lo sea en cualquier País Miembro, en este caso Perú. Para que la marca sea considerada como notoria, basta que la misma lo sea en uno de los Países Miembros (folios 115 a 117 y 120).

Positiva Compañía de Seguros S.A. asocia el “interés en el mercado” con la posibilidad o no de registro en el territorio colombiano, es decir, asimila interés en el mercado al registro final. Sin embargo, la norma no exige como condicionamiento para declarar próspera la oposición, el otorgamiento del registro del 8 signo en el país en el que se ha ejercido la reivindicación de exclusividad por la vía de la oposición, pues la norma en estudio no puede interpretarse más allá de su tenor literal, basta con presentar la solicitud de registro de la marca de la cual es titular o solicitante previo para que se encuentre acreditado su interés real en el mercado. c) Respecto a la afirmación de que La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. no tiene autorización de uso emitida por ninguna entidad del Estado colombiano, ello no es necesario bajo los supuestos establecidos en el Artículo 147 de la Decisión 486. d) Respecto a que el signo POSITIVA (mixto) no estaría incurso en ninguna causal de irregistrabilidad, se omite tener en cuenta que existen dos grandes grupos de causales de irregistrabilidad, por un lado, las relativas, contenidas en el Artículo 136 de la Decisión 486, y por otro lado las absolutas, comprendidas en el Artículo 135 de la misma normativa.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135, 136, 147, 150 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 135, 150 y 192 de la citada normativa por no considerarse pertinentes para la resolución del caso concreto.

Por lo tanto, se restringe la presente interpretación prejudicial a los Artículos 136 literal a) y 147 de la misma Decisión?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pals Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. 9 De oficio, se interpretarán los Artículos 224, 229 y 230 de la Decisión 486*, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. La oposición andina. El interés real en el mercado. El derecho previamente adquirido. La oposición al registro de marca por identidad o similitud con una marca notoriamente conocida en otro País Miembro (folios 115 a 117 y 120).

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente." Decisión 486 de ia Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) ño sea notoriamente conocido en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” 10 1.1. 1.2.

1.3. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (mixto) solicitado por Positiva Compañía de Seguros S.A. de Colombia con las marcas anteriores LA POSITIVA VIDA (mixta) y LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS (mixta), signos registrados a favor de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. del Perú sobre la base de los cuales se presentó la oposición andina.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 5 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, Pp. 9-10. 11 1.4. 1.5. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El Tribunal consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadosé. Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?.

Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan? Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. igualmente, el Tribunal consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: *? 10 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 519P-2015, p. 6. tbíd. Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. ibid.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-20165, p. 8. 12 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Orientado el Tribunal consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que tanto la marca solicitada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (mixta) como las marcas opositoras LA POSITIVA VIDA (mixta) y LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS (mixta) son mixtas. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez el Tribunal consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 13 2.3.1. 2.3.2. b) 2.3.3. b) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?1; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:*? El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*3 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 43 Véase, a modo referenciai, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 14 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.5. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia para otorgarle distintividad, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:1* Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, el Tribunal consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 10; 178-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, p. 12, apartado 37; 321-1P-2015 de 25 de febrero de 2016, p. 10, apartado 31. 15 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, LA POSITIVA VIDA y LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.

La oposición andina. El interés real en el mercado. El derecho previamente adquirido. El demandante argumentó que la sociedad opositora no ha demostrado su interés real en el mercado colombiano para formular oposición andina. Por su parte, el demandado alegó que basta con presentar la solicitud de registro de la marca de la cual es titular o solicitante previo para que se encuentre acreditado su interés real en el mercado.

Por tal motivo, resulta necesario tratar el tema de la oposición andina y del interés real para presentaria. De conformidad con el Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.

Adicionalmente, cabe indicar que, según se desprende de la mencionada disposición normativa, para que se encuentre acreditado el interés real en el mercado del País Miembro donde interpone la respectiva oposición, se debe presentar la solicitud de registro de la marca de la cual se es titular o solicitante previo en otro País Miembro al momento de la interposición de la oposición andina.

La Decisión 486, en el Artículo 147, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando así el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros.

Dicha figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486, se desprende como requisito para ejercer la denominada oposición andina, aquel de la anterioridad del registro o de la solicitud de registro del signo opositor en alguno de los Paises Miembros. En otras palabras, para el ejercicio de la oposición andina es preciso acreditar la existencia de un derecho previamente adquirido en otro Pais Miembro.

En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular como el solicitante de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el 16 mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la respectiva marca al momento de interponerla?*, 3.7.

Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:18 a) La oposición interpuesta sobre la base de una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del Artículo 147), tiene como uno de sus principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) Laoposición fundada en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del Articulo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del Pais Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se interpuso la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado (párrafo segundo del Artículo 147). Por el contrario, si se deniega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición sobre la base del Artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 3.8.

De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo US En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 140-1IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6; respecto de la diferencia entre la figura juridica de la oposición andina, contenida en el Articulo 147, y la oposición simple, contenida en el Artículo 146. 1 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7, apartado 31.2. 17 3.9. en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexión competitiva, siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

Por otra parte, según lo enunciado en primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:*” a) El titular de una marca anterior, registrada en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición (i.e., que se solicite el registro de la marca al momento de interponer dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el Pais Miembro en donde se plantea la oposición, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición. 3.10.

Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero 3.11. solicitó el registro de esa marca", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Paises Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde formula la oposición. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos — que serán desarrollados en los siguientes acápites —- para interponer oposición andina: a) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro de la marca previamente solicitada o registrada en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

En efecto, quien formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el 17 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 152-1P-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13. 18 mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo*?, b) Contar con un derecho previamente adquirido en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

Quien formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error. 3.12.En relación con el plazo legal, la normativa comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de la correspondiente publicación para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este mismo plazo para presentar oposiciones andinas, sobre la base del legítimo interés, fundado en el interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, contemplado en el Artículo 147 de la Decisión 486.

El interés real en el mercado. 3.13. Uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado en el País Miembro donde se plantea la oposición. En efecto, la propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición andina.

Lo anterior, supone que la solicitud de registro es requisito para la presentación de la oposición. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 3.14, Cabe destacar que el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (Artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición??, 3.15. La finalidad del interés real en el mercado es evitar que se abuse del derecho de oposición y que se obstaculice o impida el registro de signos que sí actuarían realmente en el mercado nacional, sobre la base de 19 Así, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 107-IP-2015 de 20 de julio de 2015; 202-IP-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10, apartado 23.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 153-1P-2004 de 13 de enero de 2005. 19 signos que, en principio, no tendrian penetración clara ni real en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente le interesa. Conforme al Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para demostrar el interés real para presentar una oposición andina se debe: a) Acreditar que se es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, y, b) Acreditar que se ha solicitado u obtenido primero el registro del signo opositor en cualquiera de los Países Miembros”. c) Solicitar el registro de una marca idéntica — o coincidente en lo sustancial! — al momento de presentar la oposición andina. 3.16.A este respecto, cabe precisar que no necesariamente debe solicitarse, en el País Miembro donde se pretende interponer la oposición andina, el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que se podrá presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, con respecto a la marca que sirve de base para la oposición andina, a efectos de acreditar el interés real. 3.17.

En efecto, el requisito relativo a solicitar el registro de la marca no hace referencia a que el signo solicitado sea idéntico, sino que conserve las características esenciales del signo solicitado o registrado en otro País Miembro y, como efecto, sus elementos prevalentes y distintivos. Si se tiene registrada una marca denominativa y se solicita una marca mixta que contenga el mismo elemento denominativo, y si dicho elemento denominativo es el que le otorga distintividad al conjunto de la marca, se está demostrando pues el interés real en el mercado, dado que se conservan los elementos esenciales del signo registrado como marca?!, 3.18.El Tribunal consultante, de conformidad con lo establecido precedentemente, debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, para establecer, de este modo, si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la 21 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 46-IP-2007 de 25 de abril de 2007.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 1884P-2011 de 14 de marzo de 2012. 20 oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el dicho País Miembro al momento de interponer la oposición. El derecho previamente adquirido. 3.19. Como se ha explicado precedentemente, el otro requisito, establecido en el Artículo 147 de la Decisión 486, es aquel de la anterioridad del derecho que se invoca, es decir, el requerimiento de contar con un derecho previamente adquirido en otro País Miembro de la Comunidad Andina. 3.20.Aun en el caso de que la marca opositora haya sido denegada en 3.21. 4.1. 4.2. 4.3. anteriores ocasiones en un País Miembro determinado, deberá analizarse toda oposición andina, siempre y cuando se acredite el interés real mediante la presentación de una solicitud de registro.

Lo anterior, en virtud de que es posible que, en las solicitudes de registro previas del signo opositor en el País Miembro donde plantea la oposición andina, no se haya tenido en cuenta la anterioridad del signo opositor en el País Miembro de origen, aspecto que deberá ser tenido en consideración en el trámite que se dé a la oposición andina, según se desprende del sentido literal del contenido del Artículo 147 de la Decisión 486.

En el presente caso, el Tribunal consultante deberá verificar la anterioridad del derecho invocado, la misma que deberá ser tenida en cuenta al momento de decidir respecto de la oposición andina, sin importar si la marca sobre cuya base se presenta la oposición andina ya había sido objeto de solicitudes de registro previas en el País Miembro donde se interpone la oposición andina, en virtud de lo señalado.

La oposición al registro por identidad o similitud con una marca notoriamente conocida en otro País Miembro. El Tribunal interpretará el tema, en vista de que el tercero interesado manifestó que no es necesario que las marcas opositoras LA POSITIVA VIDA (mixta) y LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS (mixta) sean notoriamente conocidas en Colombia, bastando que lo sean en otro País Miembro, en el presente caso, en el Perú (folios 115 a 117 y 120).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, los Artículos 224 a 236 de dicha Decisión establecen la naturaleza y constitución de los signos notoriamente conocidos, al igual que regula, entre otros aspectos, los factores para determinar la notoriedad de una marca.

Cabe destacar que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 224 de la Decisión 486, la notoriedad se protege cuando la marca es notoriamente 21 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. conocida por el sector pertinente en cualquiera de los Países Miembros”. En efecto, el Artículo 224 de la citada Decisión, instituye que para que fuese reconocido el signo distintivo como notoriamente conocido en cualquier País Miembro debe ser conocido por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido; es decir, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 230, debe haber adquirido notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro en el que se produjo la solicitud, a causa de la protección amplia que se brinda a los signos que alcanzan el carácter de notorios — la cual comporta una excepción al principio de territorialidad.

En tal virtud, es preciso destacar que la marca notoriamente conocida será beneficiaria de la referida protección por parte de los Países Miembros, independientemente de su registro en el País Miembro o en el extranjero”, En ese sentido, el reconocimiento de una marca notoriamente conocida se da a través de la prueba de la notoriedad, a diferencia de lo que ocurre con las demás marcas, cuyo reconocimiento se evidencia por medio del registro.

En consecuencia, la oficina nacional competente que conozca de un caso de oposición andina por marca notoriamente conocida no podrá exigir el registro previo del signo opositor, sin embargo, podrá exigir otras pruebas de la notoriedad, como, por ejemplo, una eventual declaratoria de notoriedad expedida en el País Miembro donde la marca es notoriamente conocida.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de 2 23 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) — que es citado a continuación a título referencial — ha manifestado que: “El público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado”.

Cf, TJCE. Sentencia de 14 de septiembre de 1999, asunto C- 375/97, General Motors c. Yplon S.A., caso “General Motors”, apartado 24. El Artículo 229 literal a) de la Decisión 486 establece que: “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que ( ) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero ( )”.

Véase también, OMPI. “Marcas notoriamente conocidas”. Disponible en web: http: //www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/well_known_marks.htm. Véase, asimismo, a modo referencial, el Artículo 6 bís del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979. 22 4.9. registrabilidad de un signo notoriamente conocido debe ser diferente al examen que se haria de un signo ordinario, toda vez que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En efecto, la protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca común, constituyendo una excepción a los principios de territorialidad y especialidad. En efecto, la protección no se limita al país en el que adquirió la notoriedad, en el que se haya conferido el registro o a un grupo de países, sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la norma respecto a la notoriedad. 4.10.

En relación con el principio de especialidad, la protección conferida a la 4.11. marca notoriamente conocida se extiende a todo el universo de productos y servicios, por lo que no se exigiría la identidad o similitud de los productos o servicios para determinar el riesgo de confusión con otros signos idénticos o similares. Cabe recordar que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega.

Al efecto, se tomará en consideración, entre otros, los factores que señala la normativa andina para determinar la notoriedad?*. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta que toda declaratoria de notoriedad será válida únicamente para el periodo acreditado, por cuanto podría perderse el carácter de notorio. 24 A este respecto, cabe recordar que al Artículo 228 de la Decisión 486 enumera algunos factores a efectos de determinar la notoriedad de una marca: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) ta duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u olros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección;

E) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1] la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

D los aspectos del comercio internacional; o, k) fa existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” 23 4.12. En el presente caso, el Tribunal consultante deberá constatar, a título de cuestión previa, el carácter notorio, en el País Miembro de procedencia, de la marca opositora, teniendo en cuenta que la carga de la prueba sobre el carácter notorio de una marca corresponde a quien la alega; antes de decidir sobre la cuestión principal.

En otras palabras, primero deberá decidir respecto de la anterioridad de la notoriedad de la marca opositora en el País Miembro de procedencia, para posteriormente poder determinar la registrabilidad de la marca solicitada en Colombia contra la cual se formuló la respectiva oposición. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00035, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa AyllómQuinteros Hemán as 140) LS MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Ápac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Pp el Presidente y el Secretario. ne: Fano 4 A OSDENTE ' SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 24