TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 495-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2013-00451 Marcas involucradas MARYLAND (denominativa) y MARILAN (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 3159, recibido el 25 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-00571; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandados: Marilan Alimentos S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) de la República de Colombia. Burton'S Food Limited. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 20 2.8. 2.9. Hechos Relevantes Marilan Alimentos S.A. solicitó el registro de la marca MARILAN (denominativa) para distinguir harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, colaciones, galletas, mini galletas de mantequilla, crackers y pasteles de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
La marca MARILAN (denominativa) fue denegada de oficio con fundamento en la confusión que podría generar al coexistir en el mercado con la marca MARYLAND (denominativa) registrada a favor de Burton'S Food Limited bajo certificado N* 175573, para distinguir chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, galletas, ponqués, bizcochos y confitería comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 17 de mayo de 2012, Marilan Alimentos S.A. presentó acción de cancelación en contra de la marca MARYLAND (denominativa). Mediante Resolución 56863 del 27 de febrero de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, en atención a la acción de cancelación presentada por la demandante, canceló por no uso el registro de la marca MARYLAND (denominativa).
Burton'S Food Limited presentó recurso de apelación contra la Resolución 56863. Mediante Resolución 10887 de 18 de marzo de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la Resolución 56863 y negó la cancelación por no uso de la marca MARYLAND (denominativa). Al respecto, la SIC admitió los documentos presentados como prueba por Burton'S Food Limited y consideró que estaba plenamente acreditada la comercialización directa y efectiva de productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional!, identificados con la marca MARYLAND.
Marilan Alimentos S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 10887. Mediante Resolución del 2 de mayo de 2014, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. El 19 de agosto de 2014, la SIC contestó la demanda interpuesta por la demandante.
Chocolates, preparaciones hechas de cereales, pan, galletas, panqués, bizcochos, confiteria, productos comprendidos en la Clase 30. 2 2.10. Mediante Auto del 5 de noviembre de 2014, la Sección Primera de la 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso judicial y solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 185, 166, 187, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda interpuesta por Marilan Alimentos S.A.: El registro de una marca concede a su titular las facultades exclusivas para usarla, cederla o conceder licencia sobre ella, oponerse al uso y registro no autorizados de signos idénticos o similares para distinguir productos relacionados competitivamente. Sin embargo, tales derechos exclusivos conllevan la obligación del titular de hacer uso de la marca, pues no es razonable mantener el monopolio conferido para su registro cuando no se explota efectivamente.
En relación con la cantidad y volumen de los productos que se comercializaron con la marca MARYLAND (denominativa), Burton'S Food Limited, licenciataria de dicha marca, realizó la venta de solo 400 unidades de productos en Colombia. Asimismo, al momento que la SIC analizó dicha prueba, no advirtió si todas corresponden a la exclusiva comercialización de productos identificados con la marca MARYLAND (denominativa).
El material probatorio aportado en la vía administrativa no logró complementar satisfactoriamente el material aportado con la contestación de la acción de cancelación, debido a que las pruebas presentadas por Burton'S Food Limited no evidencian de forma tangible la comercialización real y efectiva de la marca MARYLAND (denominativa) dentro del ámbito territorial de la Comunidad Andina.
Burton'S Food Limited presentó nuevas pruebas junto con su recurso de apelación en la vía administrativa, las cuales no debieron ser valoradas dada su extemporaneidad y porque no complementan las pruebas aportadas inicialmente por dicha empresa. Argumentos de la Contestación de la SIC:. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con el cumplimiento de los requisitos legales, razón por la cual no es dable acceder a la solicitud de nulidad de dichos actos..
De conformidad con el material obrante en el expediente administrativo se concluyó que Burton'S Food Limited había usado de forma real, seria, continua y efectiva la marca MARYLAND (denominativa) dentro 4.3. del periodo objeto de verificación entre el 17 de mayo de 2009 y el 17 de mayo de 2012. De una interpretación sistemática de las normas internas, las cuales pueden ser aplicadas como complemento indispensable de la norma comunitaria, Burton'S Food Limited podía solicitar o presentar pruebas conjuntamente con su recurso impugnativo, por lo que no se contravino lo señalado en el Artículo 170 de la Decisión 486.
Argumentos de la Contestación del demandado Burton'S Food Limited: Burton'S Food Limited no formuló contestación a la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 168 de la citada normativa par no resultar pertinente, pues el derecho preferente al registro no fue materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.
Por lo tanto, solo procede la interpretación de los Artículos 165, 166, 167 y 170 de la Comisión de la Comunidad Andina.? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicilud de persona interesada, cuando sin molivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie ta acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada, No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falla de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito." “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos O servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la canlidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo 4
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento recursivo (apelación).
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca. En vista de que en el proceso interno la demandante interpuso una acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca denominativa MARYLAND, inscrita bajo certificado N* 175573 para distinguir productos la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente realizar el análisis de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486. en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo fal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” “Articulo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional compelente notificará al lilular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.” “Artículo _276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Palses Miembros.” 1.2. 1.3. 1.4.
Para determinar si una marca ha sido usada o no, la Corte consultante debe tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.3 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 1 De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, la Corte consultante debe tener en consideración lo siguiente:5 a) Legitimación para iniciar el trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.
El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. c) Falta de uso de la marca.
Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países De modo referencial, ver Proceso 202-1P-2015, P.10, De modo referencial, ver Proceso 13-1P-2014, P.7. De modo referencial, ver Procesos 13-1P-2014, p.6 y 202-1P-2015, Pp. 7-8.
Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.5. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario U otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.
Detenidamente ambos supuestos consisten en lo siguiente:6 a) b) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Titulo VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario.
Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación a este. En efecto, el Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el Artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto De modo referencial, ver Proceso 202-IP-2015, pp. 8-9. es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución. 1.6. Prueba de uso de una marca.
En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación: 7 a) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contiene parámetros con relación a las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. Dichos parámetros son: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados. b) El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.
Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. c) El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la N adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no Uso. 7 De modo referencial, ver Proceso 202-1P-2015, pp.11-12 1.7. 1.8. 2.1. 2.2.
Adicionalmente, como se desprende del Artículo 165 de la Decisión 486, el “no uso” tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que la utilizó dentro de los tres años mencionados, así sea por un periodo de tiempo corto, no procede la cancelación por no uso.É En atención a lo expuesto, la Corte consultante debe determinar si la marca registrada objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, MARYLAND (denominativa), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países miembros en el periodo relevante; a saber, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso.
Asimismo, debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso. La Corte consultante debe determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de comercialización o prestación. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486, es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.? El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.
En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente debe evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.10 De modo referencial, ver Proceso 202-1P-2015, p.12 De modo referencial, ver Proceso 100-IP-2013, p.13 De modo referencial ver, Proceso 86-1P-2013, p.12. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5.
En atención a lo expuesto, la Corte consultante deberá establecer si la marca MARYLAND (denominativa) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable y, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.
Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento recursivo (apelación) En el presente caso, la parte demandante alega que Burton'S Food Limited, en su recurso de apelación, adjuntó nuevas pruebas que no debieron ser valoradas por la SIC dado que su presentación era extemporánea (fuera del plazo de 60 días establecido en el Artículo 170 de la Decisión 486).
Por su parte, la entidad demandada, la SIC, alegó que de una interpretación sistemática de las normas internas, las cuales pueden ser aplicadas como complemento indispensable de las normativa comunitaria andina, Burton'S Food Limited podía solicitar o presentar pruebas conjuntamente con su recurso impugnativo, por lo que no se contravino lo señalado en el Artículo 170 de la Decisión 486.
Como puede apreciarse, lo que cuestiona la parte demandante es la posibilidad de presentar nuevos medios probatorios al momento de interponer un recurso de apelación. El Artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dlas hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.” El Artículo 170 de la Decisión 486 establece un plazo de 60 días para que el titular de la marca se apersone y presente las pruebas que estime pertinentes en lo que sería la primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas posteriores etapas se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos, o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo. 10 3.6.
Dicho en otros términos, el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivostt, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00571, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A 0 | Qe A Cecilis Lulea Ayllón Quinteros A MAGISTRADA m3) Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
LU Tales como reconsideración o reposición, que son resueltos por la misma instancia que emitió el acto que se impugna, y alzada o apelación, que son resueltos por el superior jerárquico de la instancia que emitió el acto que se impugna. 11 AAA a venas de Zambrano- Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12