TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia IN Magistrado Ponente 536-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2009-00223 Marcas involucradas CERVECERÍAS DEL VALLE (mixta) y MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, BLANCO DEL VALLE APERITIVO, RON TRAPICHE DEL VALLE, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA (denominativas) y, RON DEL VALLE GOLD, RON DEL VALLE SILVER, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO, RON DEL VALLE PREMIUM, AGUARDIENTE DEL VALLE, TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO, RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE, APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO, RON ANEJO PREMIUM TRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA, BLANCO DEL VALLE, 1.V.L. (mixtas) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3338 recibido el 15 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00223; y, El auto de 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Cervecería del Valle S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero interesado: Industria de Licores del Valle? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retralos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; a) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases 0 envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos sígnos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para produclos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
(y Creada mediante Ordenanza de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca N? 25 del 19 de junio de 1945. 2 2.1. 2.2. 2.3, Hechos relevantes: El 11 de septiembre de 2007, Cervecería del Valle S.A. (en adelante, Cervecería del Valle) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), el registro del signo CERVECERÍA DEL VALLE (mixto) en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza? (Expediente N” 07-93640).
Cervecería (00 del Valle Industrias de Licores del Valle presentó oposición, toda vez que consideró que existía similitud del signo solicitado con sus marcas MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, BLANCO DEL VALLE APERITIVO, RON TRAPICHE DEL VALLE, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA (denominativas) y, RON DEL VALLE GOLD, RON DEL VALLE SILVER, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO, RON DEL VALLE PREMIUM, AGUARDIENTE DEL VALLE, TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO, RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE, APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO, RON AÑEJO PREMIUM TRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA, BLANCO DEL VALLE, 1.V.L. (mixtas), registradas en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.* Mediante Resolución 33264 del 29 de agosto de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por Industria de Licores del Valle y, en consecuencia, denegó el registro del signo CERVECERÍA DEL VALLE (mixto) solicitado por Cervecería del Valle para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. Las marcas registradas distinguen esencialmente, vinos espirituosos, licores y bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la Clase 33 de la Clasificación Intemacional de Niza. 3 2,4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Contra la Resolución 33264 que declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo CERVECERÍA DEL VALLE, Cerveceria del Valle interpuso recurso de reposición y, en subsidio, recurso de apelación. El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución 43336 del 30 de octubre de 2008, confirmándose lo resuelto mediante Resolución 33264.
El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución 51249 del 28 de noviembre de 2008 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, confirmándose lo decidido en la Resolución 33264. El 22 de abril de 2009, Cervecería del Valle interpuso demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las Resoluciones administrativas antes mencionadas.
Con fecha 28 de julio de 2009, el Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y dispuso que se notifique a Industria de Licores del Valle. El 24 de marzo de 2010 la SIC contestó la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones. 2.10.El 23 de marzo de 2010, Industria de Licores del Valle contestó la 2.11. demanda, en calidad de tercero interesado, oponiéndose a todas las pretensiones de la demanda.
Mediante Oficio 3338, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demandante Cervecería del Valle: Los actos administrativos demandados contravienen los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina..
No existen semejanzas suficientes que puedan inducir a error o engaño al público consumidor entre el signo solicitado CERVECERÍA DEL VALLE (mixto) y las marcas registradas a favor de Industrias de Licores del Valle, y por tanto el signo solicitado cuenta con suficiente capacidad distintiva e individualizadora. La expresión DEL VALLE es una marca débil debido a su reiterado uso en el mercado, por lo que no es posible que dicha expresión sea usada 4 3.4. 3.5. 4.2. 4.3. 5.1. 5.3. como única razón para el rechazo al registro del signo solicitado.
Además, el signo solicitado cuenta con elementos adicionales que incrementan su distintividad. En el mercado existen registros de marcas que contienen la expresión DEL VALLE a nombre de diferentes titulares, por lo que al negar el registro del signo solicitado se estaría tratando en forma discriminatoria a su empresa. No existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 y los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza que lleve a la confundibilidad, en atención a las diferencias de los productos y servicios y a la finalidad de aquellos.
Argumentos de la contestación de la SIC: - Las Resoluciones emitidas se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría. El signo solicitado CERVECERÍA DEL VALLE (mixto) cumple con los dos presupuestos para que exista confusión con las marcas registradas a favor de Industria de Licores del Valle, ya que entre los signos confrontados existe identidad de tipo visual, fonética y conceptual.
Asimismo señaló que: “Con relación a los productos que ofrecen las marcas en conflicto, estos hacen parte del mercado de licores y por ello, son comercializados por los mismos canales y conviven en el mismo mercado, aumentando esta situación, el riesgo de confundibilidad o asociación de las marcas.” La expresión CERVECERÍA es descriptiva en la Clase 35, por lo que no puede generar diferencias sustanciales entre las marcas en conflicto.
Argumentos de Industria de Licores del Valle: El signo solicitado CERVECERÍA DEL VALLE (mixto) no cumple con los requisitos esenciales para ser registrado como marca, puesto que carece de fuerza distintiva. La similitud visual, conceptual y fonética entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas generan riesgo confusión o de asociación en el público consumidor.
En el signo solicitado CERVECERÍA DEL VALLE (mixto) el elemento denominativo prevalece, de manera que el elemento gráfico que lo acompaña no le otorga suficiente distintividad, aunado al hecho que la 5 5.4. 5.5. 5.6. >oNn mn expresión CERVECERÍA es un elemento común y descriptivo que no le otorga distintividad a la marca. Los productos que amparan las marcas registradas a favor de Industria de Licores del Valle en la Clase 33 son conexamente competitivos con los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado, puesto que se publicitan y comercializan empleando los mismos canales de publicidad y promoción y cumplen las mismas finalidades.
La demandante estaria obteniendo un provecho ilícito al pretender registrar el signo solicitado, pues el consumidor asociaría sus productos y aquellos que distinguen las marcas registradas a su favor con un origen empresarial común. Por último, la producción de aguardiente y ron tiene especial protección constitucional, por cuanto es una actividad monopolística departamental.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que los requisitos para constituir una marca, a los que se refiere la norma citada, no son materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.
Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 (literal a) de la Comisión de la Comunidad Andina. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Comparación entre marcas mixtas. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas y de uso común. La marca débil. Conexión competitiva entre los servicios y productos de las Clases 35 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.
1.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos CERVECERÍAS DEL VALLE (mixta) y MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE BLANCO DEL.
VALLE, BLANCO DEL VALLE APERITIVO, RON TRAPICHE DEL. VALLE, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA (denominativas) y, RON DEL VALLE GOLD, RON DEL VALLE SILVER, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO, RON DEL VALLE PREMIUM, AGUARDIENTE DEL VALLE, TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO, RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE, APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO, RON AÑEJO PREMIUM TRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA, BLANCO DEL VALLE, 1.V.L. (mixtas) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos O se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 7 1.3 1.4 b) determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:$ a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? Ibídem.
Ibidem. 1.5 2.1. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Alrealizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como la controversia radica en la confusión de un signo mixto CERVECERÍAS DEL VALLE y los signos denominativos MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, BLANCO DEL VALLE APERITIVO, RON TRAPICHE DEL VALLE, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA, es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.
Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, Íconos, etc. 2.2. 2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.ó En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la Corte consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.? b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, €s importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal e), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscilar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”, Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: *Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominalivo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercia. Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del etemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca. 10 (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 24 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: *! a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra debil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de “ Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 41 2.5 3.1. 3.2. marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos CERVECERÍAS DEL VALLE (mixto) y los signos denominativos MARQUEZ DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE |CE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, BLANCO DEL VALLE APERITIVO, RON TRAPICHE DEL VALLE, RON TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE DEL CAUCA.
Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre marcas mixtas Como una de las controversias radica en la confusión entre el signo solicitado CERVECERÍAS DEL VALLE (mixto) y las marcas RON DEL VALLE GOLD, RON DEL VALLE SILVER, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO EXTRAFINO, RON DEL VALLE PREMIUM, AGUARDIENTE DEL VALLE, TRAPICHE DEL VALLE, AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO, RON VIEJO TRAPICHE DEL VALLE, APERITIVO BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE DEL VALLE BLANCO, RON AÑEJO PREMIUM TRAPICHE DEL VALLE DEL CAUCA, BLANCO DEL VALLE, 1.V.L. (mixtas), es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos 0 si se trata de elementos abstractos.?2 12 De modo referencial, ver Procesos 423-1P-2015, pp. 8-9 y 129-1P-2015, p.13, 12 3.3.
Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto, En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto. 13 3.4. 3.5, Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, la Corte consultante debe tomar en cuenta lo siguiente: a) b) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada.** Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:*$ (i), Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial,1$ salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. !? Sobre la base de los criterios expuestos, la Corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, 13 14 De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, p.11.
De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, pp. 10-11, Ibídem, p.12. De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015, p. 10. Ver lo expuesto en la nota a pie de página 10. 13 4.1. 4.2. 4.3. 44. posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Marcas conformadas por palabras descriptivas y de uso común. La marca débil Como la demandante y la SIC argumentaron que los signos en conflicto están conformados por expresiones o denominaciones descriptivas y de uso común, lo que determina que se trate de signos débiles, es pertinente analizar el tema planteado, empezando por advertir que un signo es descriptivo cuando informa de manera exclusiva acerca de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
El literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características O informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.*8 De otro lado, en cuanto a las marcas conformadas por palabras de uso común, el literal g) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) 9 consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 18 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015, p. B. 14 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2.
Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes O usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios, Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.1* Sin perjuicio de lo anterior, cuando los signos confrontados se encuentran conformados por elementos de uso común o descriptivos, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas 0 relacionadas.?0 Le corresponde a la Corte consultante establecer si existe algún elemento descriptivo o de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 35 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas.
De ser el caso, y advertir elementos de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Conexión competitiva entre los servicios y productos de las Clases 35 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza En la controversia planteada en el presente proceso, se advierte que el signo solicitado CERVECERÍAS DEL VALLE (mixto) distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas base de la oposición distinguen productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, es necesario que la Corte consultante proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta ta posibilidad de conexión competitiva entre productos y servicios pertenecientes a clases distintas. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica De modo referencial, ver Proceso 93-1P-2015, p.6.
De modo referencial, ver Proceso 470-1P-2015, p.19. 15 5.3. 5.4. expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.21 La Corte consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?2 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos O servicios pertenecen a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.2 b) Los canales de aprovisionamiento, — distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados para tales fines?*, el vinculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etc. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) O complementariedad de los productos o servicios.2 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos 21 23 24 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el pérrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados ex; resamente.” (Subrayado agregado) De modo referencial ver, Proceso 156-1P-2014, p. 21. De modo referencial ver, Proceso 441-IP-2015, pp. 12-13. De mado referencial ver, Proceso 441-1P-2015, pp. 12-13.
Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 16 son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, O la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.? Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?”.
Para apreciar la conexión competitiva, O sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5. La Corte consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sl para las mismas finalidades y/o son complementarios. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este 26 27 De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legistación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.
En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <htips://bo0ks.qoo! le.com.ec/books?id=Id8i68bW3eoC8pa=PA2478d =microecongmia +efecto+sustitucionáhi=esg:sa=X8ved=0ahUKEwjQmb Uus3MAhXIHR4KHRxZAXCOGAELITA Ciiv=onepageg.q=microeconomia%20efecto%20sustitucionet=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 17 último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.?8 5.6.
En el caso concreto, la Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado CERVECERÍAS DEL VALLE (mixta) y, los productos de la Clase 33 de la referida Clasificación, que distinguen las marcas registradas base de la oposición de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00223, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ¿ES / (y a - Cecilia Luisa AYÓñ Quinteros X MAGISTRADA A b- Herná AA Ruano ' Hugo Ramiri pal ISTRADO MAGISTRADO E De modo referencial, ver Proceso 68-41P-2002, p.11. 18 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán ero Zambraño ES E.n— Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19