(AÑ, (sa! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 587-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00130 Referencia: Marcas involucradas FINO PEZ (mixta) y FINO (mixta), FINOL (denominativa), FINOLIGHT (mixta) y FINOSOL (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3605 recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00130; y, y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; a) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
N f) la forma de los productos, sus envases o envolluras; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” El Auto de 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 1. 2.2. 2.3. 2.4.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante + Industria de Aceites S.A.- lASA Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero interesado: Organización Pajonales S.A. Hechos relevantes:. El 20 de noviembre de 2008, la Organización Pajonales S.A. (en adelante, Organización Pajonales) solicitó el registro de la marca FINO PEZ (mixta), para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza?.
Industrias de Aceites S.A. - lASA (en adelante, IASA) presentó oposición debido a que la marca solicitada podría confundirse con sus marcas registradas FINO (mixta), FINOL (denominativa), FINOLIGHT (mixta) y FINOSOL (mixta), todas ellas para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Por Resolución 31608 del 29 de junio de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) declaró infundada la oposición y concedió, a favor de la Organización Pajonales, el registro de la marca FINO PEZ (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
¡ASA presentó recurso de reposición y, en subsidio, recurso de apelación contra la Resolución 31608 del 29 de junio de 2009. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J" Clase 29: Carne, pescado, came de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5. Por Resolución 41690 del 24 de agosto de 2009, la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 31608; asimismo, por Resolución 50858 del 30 de septiembre de 2009, la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando también el contenido de la Resolución 31608, mediante la cual había concedido, a favor de Organización Pajonales, el registro a la marca FINO PEZ (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional Niza.
¡ASA presentó demanda contra las Resoluciones 31608, 41690 y 50858. El 1 de septiembre de 2010, la SIC contestó la demanda. Igualmente, el 1 de septiembre de 2010 Organización Pajonales presentó contestación a la demanda en calidad de tercero interesado. El 28 de enero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 (literal a) de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demandante lASA:. La SIC violó el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al permitir el registro de la marca FINO PEZ (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, sin tener en cuenta las reglas del cotejo de marcas. La Resolución 31608 de 29 de junio de 2009 generó un estado de confusión entre la marca FINO PEZ (mixta) y las marcas FINO (mixta), FINOL (denominativa), FINOLIGHT (mixta) y FINOSOL (mixta), registradas a nombre de Industrias de Aceites S.A., en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
La palabra FINO contenida en la marca FINO PEZ (mixta) puede generar confusión con las marcas FINO (mixta), FINOL (denominativa), FINOLIGHT (mixta) y FINOSOL (mixta), registradas para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional Niza. La marca FINO PEZ (mixta) tiene similitudes visuales, fonéticas e ideológicas con las marcas registradas.
La marca FINO PEZ (mixta) y las marcas FINO (mixta), FINOL (denominativa), FINOLIGHT (mixta) y FINOSOL (mixta) poseen canales de comercialización similares, además, buscan proteger los productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional Niza. 3 3.6. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3, La SIC violó el Artículo 134 de la Decisión 486, pues la marca FINO PEZ (mixta) no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, y representación gráfica que permitan su registro.
Argumentos de la contestación de la SIC:. La marca FINO PEZ (mixta) posee la suficiente perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica para ser registrada como marca. Se cumplieron adecuadamente las reglas de cotejo entre marcas, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
No existe riesgo de confusión de acuerdo lo establecido en el Artículo 136 (literal a) de la Decisión 486, toda vez que las marcas en conflicto presentan grandes diferencias, tanto en su aspecto denominativo como en su aspecto gráfico, permitiéndole a un consumidor promedio entender su diferencia de origen. Argumentos del tercero interesado Organización Pajonales: No existen similitudes denominativas o gráficas que permitan que un consumidor promedio confunda los productos amparados bajo la marca FINO PEZ (mixta) con los productos que distinguen las marcas FINO (mixta), FINOL (denominativa), FINOLIGHT (mixta) y FINOSOL (mixta).
Solo a través de la división del signo puede creerse que este incurre en similitudes con las marcas de la empresa demandante, análisis que es totalmente contrario a las reglas de cotejo de marcas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que el análisis de signos siempre debe realizarse en conjunto. Si bien las marcas en conflicto pueden tener similitudes en el aspecto visual, estas no serán suficientes para confundir al consumidor, pues en su aspecto fonético e ideológico, conceptual o gráfico, no tienen mayores similitudes que impidan su registro.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.1. 1.2. De la revisión del presente caso, se advierte que no procede la interpretación del Artículo 134 de la norma citada, pues no es materia de controversia lo que puede constituir una marca.
Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 (literal a), toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Comparación entre marcas mixtas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En razón a que en el proceso interno se discute si el signo solicitado FINO PEZ (mixta) resulta confundible o no con las marcas FINO (mixta), FINOL (denominativa), FINOLIGHT (mixta) y FINOSOL (mixta), es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando 1.3 puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) c) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sllaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.* Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.5 Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.S -.
De modo referencial, ver Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10, De modo referencial, ver Procesos 15-1P-2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. Ibídem. Ibídem. 1.4 1.5 241. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.? Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como una de las controversias radica en la confusión entre el signo solicitado FINO PEZ (mixta) y la marca FINOL (denominativa) es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y por uno gráfico.
Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 8. 2.2. 2.3. gráficos o figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, Íconos, etc.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la Corte consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,1? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 1 b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 12 De modo referencial, ver Procesos 55-1P-2013, p. 11; 178-1P-2015, p. 10-11. De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015, p. 14.
En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión". Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial".
Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.
De modo referencial, ver Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. (li) Se debe tener en cuenta la sllaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras*3, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 11 a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto, La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 14 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
De modo referencial, ver Proceso 12-1P- 2014, p.10. De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015, p. 12. 25 3.1. 3.2. 3.3, f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas. ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos FINO PEZ (mixta) y la marca FINOL (denominativa). Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre marcas mixtas Como una de las controversias radica en la confusión entre el signo solicitado FINO PEZ (mixto) y las marcas FINO (mixta) FINOLIGHT (mixta) y FINOSOL (mixta), es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se debe determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente debe determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.15 Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto, 18 De modo referencial, ver Procesos 423-1P-2015, pp. 8-9 y 129-1P-2015, p.13. De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, p.11 10 3.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, la Corte consultante debe tomar en cuenta lo siguiente: 3.5. a) b) c) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada.*? Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:18 (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,1? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?0 Sobre la base de los criterios expuestos, la Corte consultante debe determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00130, la que s9 20 De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, pp. 10-11. Ibidem, p.12. De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015, p. 10.
Ver lo expuesto en nota a pie de página 11. 1 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Cecilia Luisa Ayllóf Quinteros MAGISTRADA Hern ambrano Hugo Ramiro Sé Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Hernán rito ero Zambrano PRESID! — SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12