y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de julio de 2016 Proceso: 36-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente interno del Consultante: 00598-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Marcas involucradas D8B AUDIOTECHNICK (denominativa) y AUDIO-TECHNICA (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 598-2014-0/5taSECA-CS/JL-PJ, recibido el 27 de enero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno 00598-2014-0- 1801-JR-CA-25; y, Jl Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.)J El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. 1. 2.1. 2.2. 2.3.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: D8B Audiotechnick GmbH Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú Kabushiki Kaisha Audio-Technica / Audio-Technica Corp. Hechos Relevantes: El 14 de septiembre de 2011, DB Audiotechnick GmbH (en adelante, Audiotechnick) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca “DéGB AUDIOTECHNIK” (denominativa) para distinguir aparatos eléctricos y equipos para la transmisión y reproducción de sonido, en particular altavoces, amplificadores de poder y otros equipos de audio de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 467318-2011/DSD).
El 27 de octubre de 2011, Kabushiki Kaisha? Audio-Technica / Audio- Technica Corp. (en adelante, Kabushiki) formuló oposición a la solicitud de Audiotechnick, sobre la base de su marca AUDIO-TECHNICA (denominativa), previamente registrada bajo el Certificado 40024 para distinguir aparatos e instrumentos para grabar, reproducir, recibir y transmitir sonidos; y sus partes y accesorios y demás artículos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
Asimismo, sostuvo que el signo solicitado es similar a la marca registrada y que ampara los mismos productos. Por Resolución 2471-2012/CSD-INDECOPI del 23 de julio de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, primera instancia administrativa, declaró infundada la oposición formulada por Kabushiki y, en consecuencia, otorgó el registto de la marca "Dé€B AUDIOTECHNIK” (denominativa).
Dicha instancia consideró lo siguiente: Cabe precisar que “Kabushiki Kaisha” corresponde a un tipo societario japonés. É 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. a) El signo solicitado y la marca registrada no resultan semejantes entre sí, desde el punto de vista fonético y gráfico, por cuanto la denominación D8B AUDIOTECHNIK que conforma al signo solicitado deja un impacto auditivo y visual distinto a la denominación AUDIO-TECHNICA que conforma la marca registrada. b) Si bien los signos en conflicto distinguen los mismos productos, dada las diferencias existentes entre ellos, el otorgamiento del registro no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, El 13 de agosto de 2013, Kabushiki interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2471-2012/CSD-INDECOPI.
El 11 de octubre de 2013, mediante Resolución 3491-2013/TPI- INDECOP, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, segunda instancia administrativa, revocó la Resolución 2471-2012/CSD-INDECOP! y denegó el registro de la marca “D8B AUDIOTECHNICK”. Dicha instancia consideró que dada la identidad de alguno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado con los que distingue la marca registrada y el hecho de que comparten los términos AUDIO y TECHNI, podría inducir a los usuarios a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada, no siendo posible la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado.
El 16 de enero de 2014, Audiotechnick interpuso demanda contenciosa administrativa contra el Indecopi y Kabushiki, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo a fin de impugnar la Resolución 3491-2013/TPI-INDECOPI. Por Resolución del 12 de agosto de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, primera instancia judicial, declaró infundada la demanda interpuesta, El 26 de agosto de 2015, Audiotechnick interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial.
Mediante Auto del 25 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de Audiotechnick: No se realizó un examen en conjunto de las marcas en conflicto, en el cual se considere la totalidad de los elementos que las componen; muy 3 3.2. 3.3. 3.4. 4.2 4.3 5.1. 5.2. por el contrario, al analizar ambas marcas, el Indecopi las ha descompuesto y aislado por partes, concentrándose únicamente en los términos AUDIO y TECHNI, contraviniendo de este modo las reglas del cotejo de marcas.
La marca opositora AUDIO-TECHNICA es de distintividad débil al estar conformada por las partículas AUDIO y TECH, las cuales son comunes y se incluyen en la denominación de diversas marcas registradas en la Clase 9 de la Clasificación internacional de Niza. El titular de la marca AUDIO-TECHNICA no podrá oponerse a que utilicen o registren otras marcas que contengan en su conformación las particulas AUDIO y TECH, siempre que en su conformación presenten otros elementos que les otorguen suficiente eficacia distintiva y sean capaces de diferenciarse respecto de los signos protegidos a favor de terceros.
No se configura riesgo de confusión alguno entre la marca "D8B AUDIOTECHNIK” y la marca opositora “AUDIO-TECHNICA” al no presentarse identidad o semejanza entre los signos, al grado de generar riesgo de confusión en el consumidor. Argumentos de la contestación del Indecopi: Las marcas D8B AUDIOTECHNIK y AUDIO-TECHNICA no pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión al público consumidor.
La marca solicitada “D8B AUDIOTECHNIK?” y la previamente registrada “AUDIO-TECHNICA”, apreciadas en su conjunto, resultan similares al grado de producir confusión, siendo por ello es ilícito e imposible que coexistan en el mercado, más aún si se toma en cuenta que los términos coincidentes en dichos signos: “AUDIO” y “TECHN!” no son de uso común en la conformación de otras marcas registradas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, el titular de la marca conformada por la combinación de los términos antes mencionados, puede oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dicha combinación de términos. Argumentos de la contestación de Kabushiki.: La demanda debe ser declarada fundada toda vez que resulta evidente que el signo solicitado y su marca registrada son semejantes gráfica, fonética y conceptualmente.
Las letras que se encuentran al inicio del signo solicitado no contribuyen a diferenciar a los signos confrontados. 4 5.3. 5.4. 5.5. 7.41. 7.2. Los signos se encuentran referidos a los mismos productos, porque se comercializan en los mismos establecimientos, compartiendo los mismos canales de comercialización. Si bien es cierto que la marca solicitada tiene las letras iniciales D8.B, estas constituyen dos consonantes que tienen una importancia muy relativa, toda vez que lo más saltante en la marca solicitada lo constituye el término AUDIOTECHNIK, que será el término por el que la marca será mencionada.
Consecuentemente tales letras iniciales no logran desvirtuar el gran parecido gráfico entre los signos en conflicto. Los signos amparan los mismos productos ubicados en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales comparten los mismos canales de comercialización, por lo que de coexistir las marcas “AUDIO- TECHNICA” y "D8B AUDIOTECHNIK” generarán una confusión directa e indirecta en el común de los consumidores, Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Judicial: La Sentencia de Primera Instancia Judicial señaló que los signos son semejantes y, dado que distinguen productos de la misma clase, determinó que mo pueden coexistir en el mercado porque son confundibles.
Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto por Audiotechnick: Audiotechnick sustentó que la marca opositora AUDIO-TECHNICA es una marca distintiva débil y que, como tal, la oponente debe tolerar que terceros registren y utilicen el término AUDIO-TECHNICA o similares para identificar productos pertenecientes a la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, siempre que le agreguen algún elemento adicional que las diferencie.
Asimismo, sostuvo que en la sentencia se ha omitido evaluar el grado de percepción del consumidor medio y la naturaleza de los productos que identifican los signos en conflicto. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?*.
Procede la interpretación solicitada toda vez que el presente Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 5 AS caso trata sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN! Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud gráfica y fonética. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas compuestas. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil. Adicionalmente, se responderán las consultas formuladas por la Corte consultante al Tribunal: a) La existencia de riesgo de confusión, entre signos que distinguen productos de la misma clase. b) El riesgo de confusión entre signos compuestos por palabras de uso común en la misma clase. c) Si la coexistencia pacífica de los signos en la Unión Europea, Estados Unidos de América, México y Brasil, debe influir para el otorgamiento de la marca solicitada. 4 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
(JP Cabe mencionar que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, que constituye la segunda instancia administrativa, en su Resolución 3491-2013/TPI-INDECOPI del 11 de octubre de 2013 señaló que el hecho de que los signos en conflicto compartan los términos AUDIO y TECHNI podría inducir a los usuarios a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada, no siendo posible la coexistencia pacifica de ambos signos en el mercado.
Como puede apreciarse, la mención a “coexistencia pacifica en el mercado” no deriva de un análisis retrospectivo de lo ocurrido en el pasado, sino que es una deducción prospectiva de lo que puede ocurrir en el futuro. Dicho en otros términos, la mención a la “coexistencia pacífica en el mercado” no tuvo por objeto demostrar la registrabilidad o no del signo “D84B AUDIOTECHNIK” (denominativo), sino que, reconociendo el juez que en su opinión hay semejanzas entre ambas marcas, aseguró en esos términos que los consumidores, en el futuro, van a incurrir en riesgo de confusión. Dado que la mención a la “coexistencia pacífica en el mercado” no fue utilizada como parte de un análisis retrospectivo conducente a probar la registrabilidad o no del signo “D8B AUDIOTECHNIK” (denominativa) carece de sentido que la presente interpretación prejudicial aborde dicha materia. 6 1.1.
1.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En el proceso interno se discute si el signo solicitado “D8B AUDIOTECHNIK” (denominativo) y la marca “AUDIO-TECHNICA” (denominativa) son confundibles o no. En ese sentido, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresaria! diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede serf: 1.4 a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:” a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibidem.
Ibídem. ( 1.5 2.1. 2.2. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas compuestas Un extremo de la controversia radica en la presunta confusión o no entre el signo solicitado D8B AUDIOTECHNIK” (denominativa) y “AUDIO- TECHNICA” (denominativa).
En ese sentido, es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto?. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. 2.4. 2.5. sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.*o En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*! a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sllaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras??, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:!3 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 10 “ 12 13 Ibidem. Ibidem. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 DO, 2.6. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos “D8B AUDIOTECHNIK” (denominativo) y "AUDIO-TECHNICA" (denominativo). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Palabras y/o partículas de uso común en la conformación de Marcas. Marca débil. El Indecopi señaló que la incorporación de elementos comunes, como sufijos AUDIO y TECHNI, no serían de uso común en la conformación de otras marcas registradas de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante, por su parte, argumentó que la marca opositora AUDIO-TECHNICA está conformada por particulas que son de uso común en diversas marcas registradas en la Clase 09 de la Clasificación Internacional, lo que determinaria que se trate de un signo débil. Por lo tanto, resulta pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 11 3.2. 3.3. 3.4.
El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, por lo que se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común sean utilizadas por los otros empresarios.
Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 1! En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento y/o partícula de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Consultas formuladas por la Corte: La existencia de riesgo de confusión, entre signos que distinguen productos de la misma clase. Al respecto, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.15 14 15 De modo referencial, ver Proceso 536-IP-2015, de fecha 23 de junio de 2016.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros ulilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 12 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. ?$ Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.*? b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados para tales fines*?, el vínculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etc. c) Elgrado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios.?? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.20 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables 19 20 (Subrayado agregado) De modo referencial ver, Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibídem. Ibidem. Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV.
Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400, 13 4.2. 4.3. para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?!, Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
Conforme los criterios señalados se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.22 El riesgo de confusión entre signos compuestos por palabras de uso común en la misma clase.
En relación a la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el numeral 3 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial. Si la coexistencia pacífica de los signos en la Unión Europea, Estados Unidos de América, México y Brasil, debe influir para el otorgamiento de la marca solicitada. 21 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. +efectorsusliluciondilsesges=Kanedo =0ahUKEw| QmbyUus3MARXIBRAKHRAZAXCOBAELTA Citv=onepage8q=microeconomiaY%2Defecto%20Osustitucionaf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
De modo referencial ver, Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 Dada la ambigiledad de la pregunta, este Tribunal entiende que la Corte consultante está preguntando ¿si el hecho de que un signo esté registrado en la Unión Europea, Estados Unidos de América, México y Brasil, influye o no para el registro de dicho signo como marca ante la autoridad nacional competente de un país miembro de la Comunidad Andina? Entendida así la pregunta, la respuesta es no, necesariamente.
La autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el solo hecho de que este signo está registrado como marca en otros países. La autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
Un signo puede ser distintivo en un pais, y no serlo en otro. Asi, por ejemplo, un signo denominativo en castellano podría registrarse en Brasil, pero no en Perú si es que el elemento denominativo es descriptivo de un producto o servicio, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 00598-2014-0-1801-JR-CA- 25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, m Cecilia Lúisa Ayltófí Quinteros MAGISTRADA 15 17 o TA Hernán ro Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, Hernán f¿0Omero Zambrano P ENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16