EY) AÑ (sa) QS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de julio de 2016 Proceso: 611-AP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 8 2010-00268 Referencia B Marcas involucradas PAPIALPA (denominativo) y RAPI PAPA (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3810, recibido el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Republica de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00268; y, d Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un lercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
(7 El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 4%. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Congelados Agrícolas S.A.- CONGELAGRO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 16 de febrero de 2009, Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda. (en adelante, Productos Lácteos) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro del signo PAPIALPA (denominativo) para distinguir carne, N pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en N conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
La solicitud fue objetada por Congelados Agrícolas S.A. (en adelante, Congelagro) al considerar que el signo solicitado a registro resultaba confundible con las siguientes marcas de su titularidad Certificado 286460, para distinguir productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o la conservación, papas precocidas, papas fritas, patatas chips, de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
DAS FEO b) RAPI PAPA (mixta), previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 286454, para distinguir productos alimenticios de origen IS a) RAPI PAPA (mixta), previamente registrada en Colombia bajo el 1 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. vegetal preparados para el consumo o la conserva, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por Resolución 44240 del 31 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca PAPIALPA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha instancia consideró: a) La marca solicitada es de fantasía al consistir en una palabra que no tiene un significado claro, como que tampoco evoca ningún concepto.
Por su parte, la marca RAPI PAPA sugiere el concepto de “papa” obtenida de forma rápida; por lo tanto, no hay confusión conceptual, e incluso la evocación que proporciona la marca opositora es factor de diferenciación. b) Enel campo ortográfico o visual, si bien es cierto que ambas expresiones comparten algunas letras, ellas se configuran en forma disimil en ambos signos, razón por la cual pueden ser fácilmente diferenciables. c) Las marcas PAPIALPA y RAPI PAPA no presentan semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, toda vez que cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas.
El consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro la procedencia empresarial de los productos identificados con cada una. De esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca. Contra la Resolución 44240, Congelagro interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Por Resolución 52877 del 21 de octubre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 44240.
Por Resolución 66659 del 23 de diciembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 44240. 3 SS 2.7. 2.8. 2.9. Congelagro presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de que se anulen las resoluciones administrativas mencionadas.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda interpuesta y dispuso que se notifique a la SIC como demandada, así como también a Productos Lácteos por ser tercera interesada. El 4 de mayo de 2011, la SIC contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones. 2.10.El 12 de abril de 2011, Productos Lácteos presentó sus alegatos, como 2.11. 3.2. 3.3. 3.4. tercero interesado.
Mediante Oficio 3810 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y suspendió el proceso interno. Argumentos de la demanda de Congelagro:. Las resoluciones demandadas violan lo establecido en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la marca PAPIALPA (denominativa) fue otorgada sin tener en cuenta que resultaba similar y, por tanto, confundible, con su marca registrada RAPI PAPA (mixta), para identificar los mismos productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
El demandante señala que las marcas en cuestión, apreciadas en conjunto y de manera sucesiva, resultarían confundibles entre sí, al punto de generar riesgo de confusión para el consumidor. El signo solicitado es prácticamente una reproducción fonética de la marca previamente registrada, habiendo más semejanzas que diferencias. El contenido ortográfico de las marcas en conflicto es prácticamente idéntico y no se encuentran elementos adicionales que permitan establecer diferencias entre los signos. El hecho de que se diferencien tan sólo en dos letras no descarta la existencia de disposición vocálica idéntica, coincidiendo además en la silaba tónica, lo que permite evidenciar el riesgo de confusión que se produce entre ellas, Además de la identidad o similitud de las marcas en cuestión, existe identidad de los productos que distinguen, toda vez que estos son de consumo masivo y están exhibidos en los mismos establecimientos comerciales, resultando evidente que el consumidor desprevenido 4 3.5. 4.3. 4.4. 5.1. pueda adquirir el producto PAPIALPA (denominativa) creyendo que está adquiriendo el producto RAPI PAPA (mixta), lo cual constituye un riesgo de confusión directa.
Adicionalmente, puede existir riesgo de confusión indirecto, en tanto el consumidor medio podría considerar que los productos PAPIALPA y RAPI PAPA tienen el mismo origen empresarial, dada la similitud entre los signos en cotejo, lo cual constituye un aprovechamiento desleal de la reputación y prestigio de su marca registrada. Argumentos de la contestación de la SIC: - Si bien la marca solicitada contiene letras de la estructura gramatical de la marca opositora, ello no resulta suficiente para rechazar el registro del signo solicitado, pues se observa que son disímiles en la organización de la composición de las consonantes.
Además, el signo solicitado es denominativo, mientras las marcas opositoras presentan un diseño especial en la palabra sobre la cual se evidencia un gorro de chef, no presentando semejanza alguna.. En cuanto al aspecto fonético, la marca opositora contiene un primer prefijo "RAPI", el cual es el encargado de dar el impacto fonético particular, pues es necesario hacer una pausa para dar inicio al segundo prefijo “PAPA”; mientras que el signo solicitado está compuesto por una sola palabra con cuatro sílabas, por lo que no existen semejanzas que puedan permitir el riesgo de confusión al consumidor.
En cuanto al aspecto conceptual, el signo solicitado PAPIALPA (denominativo) es de fantasía; es decir, no contiene un significado, mientras que la marca registada RAPI PAPA (mixta) insinúa la expresión “PAPA RÁPIDA"; esto es, es descriptiva frente a la preparación del producto, no presentándose riesgo de confusión conceptual en las marcas enfrentadas.
Teniendo en cuenta que no existe riesgo de confusión (identidad de los signos), resulta irrelevante analizar la conexión entre los productos y servicios que amparan los signos confrontados. Argumentos de la contestación de Productos Lácteos: Las marcas en conflicto son sustancialmente diferentes y no generan riesgo de confusión, por cuanto su marca PAPIALPA (denominativa) es una expresión de fantasia que corresponde al nombre del cacique Quillo-Anga que habitó en el sur de país, y que dio lugar al nombre del pueblo de Pupiales, razón por la cual no hace referencia alguna a un producto. 5 5.2. 5.3.
PAN La marca PAPIALPA (denominativa) es una expresión singular formada por una sola palabra, en tanto la marca registrada RAPI PAPA (mixta) es una compuesta por dos palabras, y cada una de ellas tiene su propia pronunciación y acento, diferencias que son suficientes para que el consumidor no incurra en error. Además, la expresión RAPI PAPA es una expresión descriptiva del producto que ampara e induce al consumidor a pensar única y exclusivamente en papas listas para comer, por lo que puede concluirse que las marcas en cuestión son completamente diferentes desde el punto de vista fonético, gráfico y visual.
NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por lo que procede la interpretación solicitada al tratarse el presente caso de una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Confusión ideológica. El grado de percepción del consumidor medio. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Las marcas de fantasía. Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J” 6 1.1. 1.2. 1.3 directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica En vista de que en el proceso interno se discute si los signos “PAPIALPA” (denominativa) y “RAPI PAPA” (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 7 P 1.4 consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: * a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Para el caso concreto se deben determinar claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud ideológica y fonética, así como de los factores relativos a los servicios amparados con los signos.* Figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:é Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 378-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p7. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 8 ó 2.1. 2.2. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. El grado de percepción del consumidor medio La demandante señaló que posiblemente existiría riesgo de confusión indirecta, en tanto el consumidor medio podría considerar que los productos PAPIALPA y RAPI PAPA tienen el mismo origen empresarial.
Al respecto, atendiendo a la naturaleza y características propias de los productos, estos pueden ser adquiridos por un denominado consumidor medio, o por un consumidor de productos selectivos, cuyas particularidades son las siguientes:? a) Consumidor medio. Aquel que no efectúa un examen ni muy riguroso, ni muy negligente del producto que piensa adquirir.
De modo referencial ver Proceso 305-1P-2014, pp.13-14. 2.3. 2.4, 2.5. 3.1. b) Consumidor de productos selectivos. Se refiere al consumidor que presta un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Dicha evaluación más cuidadosa se sustenta en el costo más elevado de los productos, o en el hecho de tratarse de productos dirigidos a ciertos profesionales especializados.
A modo ilustrativo, las circunstancias referidas suelen presentarse al momento de adquirir ropa de alta costura, perfumes de alto costo, instrumental médico especializado, entre otros productos, que por sus singulares características requieren que sus adquirentes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería. Cuando las marcas objeto de análisis identifican productos de consumo masivo, el consumidor, al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio'.
Es decir, aquel de quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. En cambio, si los productos identificados con las marcas bajo análisis son de consumo selectivo, se debe tomar en cuenta el nivel de vida, la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado, el sector profesional al cual van dirigidos los productos, etc.
En razón de ello, el examen de registrabilidad puede ser menos riguroso. En efecto, debido a la especialización de los productos existen menos posibilidades de que exista riesgo de confusión, pues el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. ? En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de confusión, se deberá evaluar si corresponde tomar en cuenta al consumidor medio o al consumidor de productos selectivos atendiendo a la naturaleza de los productos que distinguen las marcas en conflicto.
Así, una vez realizada tal determinación, se deberá realizar el análisis de riesgo de confusión conforme a las particularidades que correspondan al caso concreto de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como la controversia radica en la confusión o no de un signo denominativo y uno mixto, es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y por un elemento denominativo y uno gráfico, respectivamente.
Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los Ibídem, p. 15. Ibídem, pp.14-15, 10 3.2. 3.3. figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.' En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,'! salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. *? b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad, con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:** (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 10 ”“ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015, de fecha 20 de julio de 2015, p. 14 En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el fiteral c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”.
Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 41 (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras**, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: ** a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor, c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 15 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
De modo referencial, ver Proceso 12-1P- 2014, p.10. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 3.5. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos "PAPIALPA” (denominativa) y “RAPI PAPA” (mixta). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Las marcas de fantasia. En atención a que en el proceso interno se argumentó que el signo PAPIALPA (denominativa) es de fantasía, es pertinente abordar el tema planteado. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades'**, Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.
En el caso concreto, se deberá analizar si el signo PAPIALPA (denominativa) es de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con el signo RAPI PAPA (mixta). Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación internacional de Niza En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado PAPIALPA (denominativa) distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas base de la oposición distinguen los siguientes productos: Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 425-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016. 13 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. a) RAPI PAPA (mixta) distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional; y, b) RAPI PAPA (mixta) distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, se debe realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos pertenecientes a clases distintas. Es pertinente señalar que la inclusión de productos en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.
Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. *? Para apreciar la conexión competitiva, entre productos, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.*? b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados 18 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, tos Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibídem. 14 para tales fines?, el vínculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etc. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) O complementariedad de los productos.?* En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.? Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se deberá tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro”.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 20 21 22 23 Ibídem. Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.
De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverié S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <hitps://books.google.com.ec/books?id=Id8168HW3eoC8: +efecto+sustitucionghl=esása=X8ved=0ahUKEwWQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOGAEIJTA Citv=onepage£g=microeconomia%20efecto%20sustitucionat=talse> (visitado el 9 de mayo de 2016). 15 5.6. 5.7.
Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 4 En el caso concreto, se deberá determinar si existe o no conexión competitiva entre los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado PAPIALPA (denominativa) y, los productos de la Clase 30 de la referida Clasificación, que distingue la marca registrada RAPI PAPA (mixta), de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00268, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia MS Guirteros p / np) 1." | j J Y (me 4 MAGISTRADA 24 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 s Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. y y > L Hernán/Rómero Zambrano DÉNTE Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17