S3> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio del 2016 Proceso: 314-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 420/2009 Referencia: Marca L'BEL PARIS Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio C.A.C. 099 / 2015, recibido el 30 de junio del 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales e) i) y |), 150 y 160 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 420/2009; y, El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: EBEL INTERNATIONAL LIMITED Parte contraria: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL SENAPI - ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Da ¿ye 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Hechos Relevantes El 27 de junio del 2006, la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, solicitó el registro? de la marca mixta L'BEL PARIS para identificar productos “( ) de maquillaje, preparaciones cosméticas, productos de perfumería y de tocador, productos para el cuidado personal, corporal, facial y capilar" de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
Representación del signo” SO LsEL Pp A R IS El 20 de octubre del 2006, fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia 2931, bajo el número de publicación 119950. El 4 de diciembre del 2006, la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PERFUMERIE, formula oposición a la solicitud de registro de la marca L'BEL PARIS (mixta), entre otras consideraciones porque el producto que ampara el signo solicitado “( ) proviene de Bermuda, no de Francia, esto es por demás engañoso encontrándose dentro de las prohibiciones dispuestas por el Art. 135 inciso i) de la Decisión 486”.
En esa misma fecha, JAFER LIMITED, también formula oposición a la solicitud de registro de la marca mixta L” BEL PARIS, entre otras consideraciones porque considera que la “( ) marca solicitada no puede ser objeto de registro, por hallarse íncursa dentro de las prohibiciones absolutas de registrabilidad señaladas por los incisos €), i) y |) del artículo 135 y en la causal de denegación recogida por el artículo 137 de la Decisión 486".
El 15 de febrero del 2008, la Directora de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) mediante Resolución 050/2008 declaró probadas ambas demandas interpuestas por las opositoras JAFER LIMITED y FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PERFUMERIE, por lo tanto denegó el registro del signo L'BEL PARIS (mixta) solicitado por la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED. El 24 de mayo del 2008, EBEL INTERNATIONAL LIMITED interpuso recurso de revocatoria contra de la Resolución 050/2008.
El 26 de junio del 2008, la Directora de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) mediante Resolución REV- 89/2008 resolvió el recurso de revocatoria interpuesto confirmando en su totalidad la resolución recurrida. Expediente Adminsitrativo119950. Conforme consta en la Resolución Administrativa 050/2008 (fl. 64). 1507 1.7. 1.8. 1.9.
El 10 de diciembre del 2008, EBEL INTERNATIONAL LIMITED presentó recurso jerárquico contra la Resolución REV-89/2008. El 22 de abril del 2009, el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) mediante Resolución DGE/J-042/2009 dispone rechazar el recurso jerárquico interpuesto y confirmar en todas sus partes las resoluciones 89/2008 y 050/2008 que deniegan el registro de la marca L'BEL PARIS (mixta).
El 30 de julio del 2009, EBEL INTERNATIONAL LIMITED presenta en la Secretaría de Cámara de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia demanda contencioso-administrativa contra la resolución J-042/2009 emitida por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAP)). 1.10.El 14 de agosto del 2014, mediante Resolución 161/2014 la Sala Plena 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, decidió solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y suspender la tramitación del proceso.
Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa La sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, en su escrito de demanda contencioso-administrativa expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y sus prohibiciones, al no haber sido correctamente interpretadas, ponen en situación de agravio a la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, por una denegatoria infundada y contraria a derecho para obtener el registro de la marca L'BEL PARIS (mixta).
En ningún momento el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que el pronunciamiento sobre la concesión o denegatoria del registro marcario deba o pueda ser arbitrario o que éste no requiera respaldo probatorio y que la autoridad administrativa pueda tomar la decisión según su criterio apartándose del ordenamiento jurídico.
Dentro de los argumentos aclaratorios del SENAPI, como argumento para justificar la falta de motivación y justificación en la resolución DGE/J- 042/2009 ha pretendido interpretar que todas las omisiones de motivación y fundamentación tienen asidero en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece la potestad del examen de registrabilidad que debe realizar el SENAPI respecto a todas las solicitudes de registro de marca.
Se debe hacer notar que el examen de registrabilidad debe realizarse exista o no oposición. Se debe tomar en cuenta que la conducta evasiva del SENAPI, la fundamentación ambigua y en algunos casos manifiestamente contraria a 3 principios constitucionales básicos como el debido proceso y la omisión de fundamentación, determinan que no ha fallado como juzgador probo o imparcial en el presente caso, por tanto, ambos actos administrativos están viciados por infracción de los principios sujetos a la Ley. 4.
Argumentos de la contestación en la acción de nulidad El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAP!) en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. El artículo 146 de la Decisión 486 determina que a solicitud de parte, la oficina competente, por una sola vez otorgará un plazo adicional en 30 días para presentar las pruebas que sustentan la oposición, de la interpretación de esta norma se determina que no es necesaria e imprescindible dentro del proceso la producción de la prueba, sino que lo que realmente interesa es que la oposición sea fundamentada, que tenga elementos lógicos y normativos suficientes para basar la oposición, que la misma demuestre en el pretendido derecho lesionado un interés legítimo, y en el presente caso se ha producido este hecho que se puede recoger simplemente en la lectura de las oposiciones presentadas por las firmas FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PERFUMERIE y JAFER LIMITED. 4.2.
El artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que la autoridad que conoce una solicitud de registro de marca, con o sin la oposición planteada realiza el examen de registrabilidad, es decir que la autoridad tiene el deber de realizar este análisis que como se ha podido apreciar en ningún momento se encuentra sujeto a nuestra discrecionalidad, sino que por el contrario refleja un verdadero examen que nos permite realizar el cotejo entre las marcas existentes en el SENAPI. 4.3.
Quien pretende el registro de la marca L'BEL PARIS (mixta), es EBEL INTERNATIONAL LIMITED, por lo que le corresponde la carga de la prueba, puesto que pretende adquirir un derecho, el registro de la marca, sin embargo, a lo largo del proceso no ha podido demostrar que evidentemente todos los productos presentados bajo la marca mixta L'BEL PARIS son fabricados en París, Francia. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales e), i) y 1), 150 y 160 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser procedentes.
De 3 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: he (.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o 4 oficio se interpretarán los artículos 221, 222 y 223% de la antes referida Decisión 486.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos descriptivos por la procedencia geográfica. Signos engañosos por la procedencia geográfica. Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. 4 2. 3. Indicaciones geográficas. 4 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Signos descriptivos por la procedencia geográfica 1.1.
Tomando en cuenta que el Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI, en su escrito de contestación a la demanda, expresa que quien pretende el registro de la marca L'BEL PARIS (mixta) es EBEL INTERNATIONAL LIMITED, por lo que les corresponde la carga de la prueba, puesto que pretende adquirir un derecho, el registro de la marca; a lo largo del proceso no ha podido demostrar que evidentemente todos los productos presentados bajo la marca L'BEL PARIS (mixta) son fabricados en París, Francia. Por lo que, se hace necesario tratar el tema de los signos descriptivos, en cuanto informa sobre la procedencia geográfica del producto. informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(-.) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; y] consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”.
“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, a si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
“Artículo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto”. "Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.
“Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. A efectos de la dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios”, "Artículo 223.- Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos”.
Y Y 1.2. 1.3. 14. 2.1. 2.2. 2.3. El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, al tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado.
El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es del caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.
Signos engañosos por la procedencia geográfica En el proceso interno consta que la empresa JAFER LIMITED y la FEDERACIÓN DES INDUSTRIES DE LA PERFUMERIE, formularon oposiciones a la solicitud de la marca L'BEL PARIS (mixta), entre otras consideraciones porque manifiestan que se halla incursa dentro de la prohibición de registrabilidad señaladas en el inciso ¡) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en que se establece la irregistrabilidad de los signos que “( ) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica”.
Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema de los signos engañosos por la procedencia geográfica. En relación con la prohibición de registro concerniente a los signos engañosos, la doctrina especializada? se ha pronunciado en el sentido de considerar que está completamente justificada porque salta a la vista que un signo engañoso es incompatible con la función eminentemente informativa de la marca, esto es, la de proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos o servicios y sobre la existencia de un nivel relativamente constante de la calidad de los mismos.
Lo cual ha reiterado este Tribunal en su jurisprudencia al aclarar que en el literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido la irregistrabilidad absoluta de los signos que por sí mismos engañen o puedan engañar a los medios comerciales o al público en general, prohibición que se desarrolla a través de una enumeración no absoluta de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, esto es, que el signo engañoso no cumpla con las funciones propias del signo distintivo, v.gr., en lugar de indicar el 5 TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, Carlos Fernández-Nóvoa, Segunda Edición, página 233. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado.* Por otra parte, el Tribunal ha sostenido que el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor? medio si se trata de productos o servicios de consumo masivo y de los consumidores interesados tratándose de productos oO servicios especializados. Sin embargo, en palabras del tratadista Calos Fernández-Nóvoa? cabe afirmar que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos o servicios, y, al mismo tiempo, puede tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios.
La Corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para así determinar su registrabilidad. Indicaciones Geográficas En el proceso interno, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en su contestación a la demanda, argumentó que quien pretende el registro de la marca L'BEL PARIS “( ) a lo largo del proceso no ha podido «demostrar que evidentemente todos los productos presentados bajo la marca L'BEL PARIS (denominativa), son fabricados en París, Francia”, consecuentemente, es necesario abordar el tema de la indicaciones geográficas.
Este Tribunal con ocasión de anteriores interpretaciones ha determinado que las Indicaciones Geográficas comprenden tanto las Indicaciones de Procedencia como las Denominaciones de Origen. 3.2.1. Indicaciones de Procedencia.- Son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado.
Proceso 82-1P-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 891 de 29 de enero de 2003, Proceso 38-1P-99, Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 539 de 28 de febrero de 2000. $ TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, Cartos Fernández-Nóvoa, Segunda Edición, página 234, 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.2.2.
Denominaciones de Origen.- Son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.
Debemos tener presente que una “( ) indicación geográfica se utiliza para indicar el origen regional de ciertos productos y todos los productores de dicha región deben poder utilizarla. Por ejemplo, las indicaciones geográficas Bordeaux y Champagne pueden ser utilizadas por periodos por los viticultores de las regiones de Burdeos y de Champagne, pero únicamente la empresa Moét et Chandon puede llamar a su champán “Moét et ChandontY Champagne”? Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.
En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 que expresan: “Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.
Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa O engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.” (El subrayado es nuestro).
Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro. Tomado de la obra La Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial en el Derecho, de Humberto Albán Pinto, Ediciones Fausto Reinoso, Pág. 128. 8 3.7. 3.8. 3.9. Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: 3.7.1.
Que el signo consista en una indicación de procedencia o un simbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. 3.7.2. Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y los productos. 3.7.3.
Que los productos para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. Conforme a lo establecido en el artículo 160 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.
La mencionada norma contiene una previsión para la comercialización del producto distinguido por una marca que utiliza un nombre geográfico. Esto no afecta la irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia. Por lo tanto, un signo engañoso por el lugar de procedencia es irregistrable. 3.10.Para que un País Miembro otorgue protección a una indicación de 3.11. procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el artículo 223 de la Decisión 486, que dice: “Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.” Dando aplicación a esta norma, cuando un signo que contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.
De ser una denominación caprichosa o de fantasia, tal exigencia debe también cumplirse. Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas.. Tomando en cuenta que por una parte la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, en su escrito de demanda contencioso administrativa, manifiesta que dentro de los argumentos del SENAPI “( ) para justificar la falta de motivación y justificación en la resolución DGE/J- 9 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 042/2009 han pretendido interpretar que todas las omisiones de motivación y fundamentación tienen asidero en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece la potestad del examen de registrabilidad que debe realizar el SENAPT, mientras que por su parte el SENAPI al contestar dicha demanda manifestó que de conformidad con la antes referida norma “( ) la autoridad que conoce respecto de una solicitud de registro de marca, con o sin la oposición planteada realiza el examen de registrabilidad”.
Consecuentemente, el Tribunal estima adecuado referirse al tema del examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. El artículo 150 de la Decisión 486 determina que vencido “( ) el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas.'” El examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.
De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y 1% Proceso 16-1P-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003.
Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 4.7. pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
En anteriores interpretaciones!*, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: 4.7.1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 4.7.2.
El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los articulos 135 y 136 de la misma norma.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro de los supuestos de irregistrabilidad contemplados en el Artículo 136 literales e), i) y |) es decir, debe determinar si consiste exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la procedencia geográfica o si puede engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica o si consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios de los cuales se trate o a los cuales se aplique. 4.7.3.
El examen de registrabilidad es autónomo. Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. 4.7.4. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser motivada.
La resolución que emita la Oficina Nacional Competente necesariamente tiene que ser motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Se destacan las siguientes interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. 11 por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 4.7.6.
En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad se plasma en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. La Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. 4.8.
En definitiva, el pronunciamiento de la autoridad que, independientemente de su contenido favorable o desfavorable, resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, debe basarse en un examen de registrabilidad que reúna las características antes mencionadas y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 420/2009, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Martha Rusdd Merchán ps De acuerdo con el Ajiíeuló 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
KE Proceso 35-1P-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. 422 de 30 de marzo de 1999 Marca: "GLEN SIMON". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 314-1P-2015