TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 316-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00061 Referencia: Marcas involucradas WANAMA y JOE BANANA.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2063, recibido el 1 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00061; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: HECTOR HUMBERTO CACERES MORA Demandado: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Tercero Interesado: BIG BLOOM S. A. 2.1. 2.2. 2.3, Hechos Relevantes El 2 de marzo de 2005, la sociedad BIG BLOOM S. A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)' el registro de la marca mixta WANAMA, para distinguir “( ) cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras Clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; frutas y guarnicionerta”, productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Signo solicitado 7 wanams A) El 31 de agosto del 2005, la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 555 y dentro del término oportuno fue objetada por el señor HÉCTOR HUMBERTO CACERES MORA, sobre la base del registro de la marca comercial JOE BANANA (mixta), para distinguir “( ) vestidos, calzado y sombrerería”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Signo opositor” El 31 de mayo del 2007, mediante Resolución 16058 la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta WANAMA para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. ! Expediente Administrativo 05 019477 ES Cenlificado 292673, Clase Intemacional 25, para distinguir [ ) Vestidos, calzado y sombrererfa”, conforme consta en la Resolución 16058 dictada dentro del Expediente Administrativo de la SIC 04 070355 (Fl. 10). 2 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4.

Inconforme con tal decisión, el señor HÉCTOR HUMBERTO CACERES MORA, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resoluciones 20254 de 3 de julio de 2007 y 25200 de 15 de agosto de 2007, respectivamente, en el sentido de confirmar lo decidido en la antes referida Resolución 16058.

El 11 de enero de 2008, el señor HECTOR HUMBERTO CACERES MORA presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 16058, 20254 y 25200 por ser el titular de la marca mixta JOE BANANA registrada para distinguir productos y servicios de las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante auto de 8 de julio del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. El señor HÉCTOR HUMBERTO CACERES MORA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Al dictarse las resoluciones cuya nulidad se solicita, la SIC violó los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al conceder el registro de la marca comercial WVANAMA (mixta) para reconocer productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que dicho signo carece de capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que esta reproduce totalmente una marca previamente registrada.

La marca mixta WANAMA es similarmente confundible a la marca mixta previamente registrada JOE BANANA, en razón de su similitud fonética y gráfica, y de permitirse su utilización en el mercado, inducirá sin lugar a dudas al público consumidor a error. La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria.

La similitud entre dos marcas no depende de las diferencias entre ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. Por lo tanto existió una violación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por aplicación 4.1. 4,2. 4.3. 4.4. 5.1. indebida al conceder el registro de una marca cuando esta no cumplía con los requisitos mínimos para su concesión. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad de la Superintendencia de Industrias y Comercio.

La SIC, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Con la expedición de las Resoluciones 16058, 020254 y 25200, no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La expresión WANAMA para la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados se tiene que, las expresiones enfrentadas se hacen suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial.

Entre las expresiones en conjunto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien distintivos entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. La expresión VWANAMA en castellano, no posee definición alguna, es decir, está desprovista de significado por lo que se constituye en un signo de fantasía para identificar los productos solicitados.

En cambio la palabra BANANA, en inglés significa “plátano” o “banano” cuya evocación conceptual se ve reforzada en el signo al incorporase en su etiqueta dos figuras que reproducen la forma de las frutas mencionadas. Adicionalmente, desde el punto de vista gráfico, los signos comparados contienen elementos distintivos. Por ejemplo, la marca solicitada posee una palmera tradicional sobrepuesta a la denominación WANAMA (mixta) escrita en un tipo de letra especial; mientras que la marca JOE BANANA (mixta) incorpora una figura de dos delgados “plátanos” o “bananos” los cuales vienen enmarcados por un fondo oscuro rectangular.

Argumentos de la contestación a la acción de nulidad del Tercero Interesado. La sociedad BIG BLOOM $. A., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Manifiesta que la marca mixta VVANAMA carece de capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca bajo la consideración de que dicha marca reproduce totalmente una marca previamente registrada, razón por la cual se afirma que la marca no podía ser registrada. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

La palabra WANAMA, es una expresión sin significado conocido en el idioma castellano, es decir, se trata de una expresión de fantasía. La marca registrad por el demandante consistes en las palabras JOE BANANA. El señor Héctor Humberto Cáceres Mora no posee ningún registro para la marca BANANA, y consecuentemente cualquier afirmación que se haga en este sentido falta a la verdad.

La oposición al registro de la marca WANAMA en la Clase 18 presentada por el Sr. Cáceres se fundó solamente en el registro 292673 para la marca JOE BANANA en la Clase 25. Si en la demanda se mencionan derechos sobre la marca JOE BANANA en las Clases 18 y 35, hay que aclarar que dichos derechos no se utilizaron en los procesos de oposición por lo cual mencionarlos solamente tendría el propósito de tratar de hacer ver la existencia de múltiples derechos marcarios a favor del Sr. Cáceres, que más bien hubieran subrayado lo infundado de la oposición. Es evidente que un análisis simple y ligero de las marcas mixtas WANAMA — JOE BANANA arroja una impresión de conjunto totalmente diferente que no es posible ignorar.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. Se interpretará únicamente el Artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 486, por ser procedente, no así los Artículos 134 al no ser directamente aplicable al caso sub lite y el 135 literal b) del citado cuerpo legal porque este se refiere a las causales absolutas y en el proceso interno se hace referencia a causales relativas de irregistrabilidad.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 3 "Artículo 136 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. 1.1. 1.2. 1.3.

Comparación entre signos mixtos (simples y con parte denominativa compuesta). Marcas constituidas por expresiones de fantasía. Conexión competitiva entre productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.

Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre la marca mixta WANAMA solicitada a registro por la sociedad BIG BLOOM S. A. y la marca mixta JOE BANANA previamente registrada por HÉCTOR HUMBERTO CACERES MORA., por lo que resulta pertinente referirnos al contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: f== Ei ' 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.* Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.5.1.

La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.5.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.* En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: “LOCKHEED MARTIN", Proceso 89-Ip-2005,, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR”. 7 1.6. indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3.

Gráfico o figurativo: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, es importante advertir la improcedencia de basar la posible 2.1. confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas mixtas "WANAMA” y "JOE BANANA”.

Comparación entre signos mixtos (simples y con parte denominativa compuesta). Como la controversia radica en el riesgo de confusión entre los signos mixtos WANAMA y JOE BANANAS, es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los de dicha naturaleza están conformados por un elemento denmominativo y uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.” 2.3.

En consecuencia, una vez que la Corte consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 7 Se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo opositor, Ver a manera de referencia la Interpretación Prejudicial del Proceso 470-1P-2015. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.? El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4, Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Proceso 68-IP-2012, de 11 de julio de 2012. Marca: FIGURATIVA. Ñ 10 Sy, 2.5. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.44. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos “WANAMA” y “JOE BANANA”. Para su análisis, la Corte Consultante deberá tomar en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marcas constituidas por expresiones de fantasía.. Se abordará el análisis de este tema en virtud de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su escrito de contestación a la demanda presentada por Héctor Humberto Cáceres Mora, manifestó que “( ) la expresión WANAMA en castellano, no posee definición alguna, es decir, está desprovista de significado por lo que se constituye en un signo de fantasía para identificar los productos solicitados”, mientras que el tercero interesado en su escrito de contestación a la demanda, ratificó que “( ) la palabra WANAMA, es un expresión sin significado conocido en el idioma castellano, es decir, se trata de una expresión de fantasia”. 11 3.2.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores, consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen. Así “( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”? 3.3.

La doctrina ha considerado que la marca de fantasía es “ toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”. 3.4. Los signos de fantasía al ser creaciones originales poseen un alto grado de distintividad lo cual permite oponerse de forma indefectible a futuras solicitudes de marcas que puedan ser idénticas o semejantes. 3.5.

La Corte consultante deberá analizar si el signo mixto WANAMA es de fantasia, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con el signo mixto JOE BANANA. 4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. De los antecedentes del caso se vislumbra que el signo mixto WANAMA ha sido solicitado para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca mixta registrada JOE BANANA distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, es necesario que la Corte consultante proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre servicios pertenecientes a distintas clases. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 864, v.gr., “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”. 4.3.

La Corte consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es Proceso 72-1P-2003. Interpretación Prejudicial del 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 989 de 29 de septiembre de 2003. 1% Pedro C. Breuer Moreno, 'Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio".

Ed. Robis,1946, p.84. 12 4,4. 4.5. decir, se debe analizar la naturaleza o uso se los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.** Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios!?: 4.4.1.

Si los productos o servicios pertenece a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.2. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados para tales fines, el vínculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etcétera. 4.4.3. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

Efectivamente, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en conjunto, o que el uso de uno ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.*? Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que éste podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La Corte consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de aquellos servicios sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no *! De modo referencial ver Proceso 156-1P-2014, Y Recogidos en anteriores interpretaciones como en la correspondiente al Proceso 441-1P-2015.

Y Proceso 68-1P-2002. 13 4.6. será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que Únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexión competitiva. En el caso concreto, la Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 18 de la Clasificación Internacional correspondiente a la marca mixta WANAMA que pretende distinguir servicios de “( ) cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras Clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; frutas y guarnicionería”. y, en el caso de la marca mixta opositora JOE BANANA “( ) vestidos, calzado y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2008-00061, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estafuto del Tribunal. ) Cecilia Ltísa Ayltóñ Quinteros Hernán, / ' mero Zambrano pd RADO MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el. Artículo 9D wel Estatuto del Tribunal, firman ¡ igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secret Dr. fl Zambrano Dr. PRESIDE SECRETARIO. 14 Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15