5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 392-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2011-00009 Referencia: Signos mixtos BANGWOK y WOK Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2601, recibido el 11 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2011-00009; y, El auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: FRANCHISE CONSULTANTS Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Tercero Interesado: CAROLINA ECHEVERR! ECHEVERRI. > 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Hechos Relevantes El 5 de enero de 2010, CAROLINA ECHEVERRI ECHEVERRI solicitó el registro de la marca mixta BANGWOK para identificar los siguientes servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicio de restauración (alimentación) preparar alimentos y bebidas para consumo dentro y fuera del local.
Comida rápida oriental”. (Expediente 10 000429). banswor Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, FRANCHISE CONSULTANTS INC. presentó oposición sobre la base de su marca mixta WOK, registrada en Colombia bajo el certificado 353666 para amparar los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detal” (Expediente 01 008856).
MS El 18 de agosto de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 42653 resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. FRANCHISE CONSULTANTS INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. El 30 de septiembre de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 53726 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación interpuesto.
El 12 de noviembre de 2010, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 62293 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. FRANCHISE CONSULTANTS INC. presentó demanda de nulidad contra las anteriores resoluciones. 2.8. 3.1. 3.2. 4.1. 5.1. El 11 de agosto de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 2601 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda interpuesta por FRANCHISE CONSULTANS Indica que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico, y que si bien la palabra WOK se refiere a un utensilio utilizado en la cocina, se debe proteger la exclusividad de la marca WOK. También recalca que la marca mixta WOK está registrada en las Clases 29, 30, 32 y 42 y que los servicios y productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva.
Y que la Superintendencia está vulnerando la sentencia del Consejo de Estado que viabilizó los derechos en exclusiva sobre la marca WOK. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En resumen informa que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, ortográfico y fonético y que la expresión WOK no es susceptible de apropiación de forma exclusiva, ya que es una palabra de uso común y descriptiva.
Argumentos del Tercero Interesado CAROLINA ECHEVERRI ECHEVERRI De los documentos remitidos por el Consejo de Estado no se encuentra la contestación por parte del Tercero Interesado, CAROLINA ECHEVERRI ECHEVERRI, pese a ser notificada de la demanda. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a), por cuanto no se está alegando una causal absoluta de irregistrabilidad.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. na 1.1. 1.2. 1.3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. Signos en idioma extranjero. Palabras de uso común y descriptivas en idioma extranjero.
La marca débil. La conexión competitiva. El examen de registrabilidad que debe garantizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral. Su relación con los precedentes judiciales. ANÁLISIS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.
Como quiera que en el proceso interno se discute si los signos mixtos BANGWOK y WOK son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )”.
El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de 4 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresaria! diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad O semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.7.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 dentro del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-IP-2009, 5 1.8. 1.9. 2.1. conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor y considerados los productos amparados con los signos mixtos denominativos BAMGWOK y wOK.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.
El primero, representado por una O más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. 2.3. 2.4. Si bien el signo BANGWOK se consideraría compuesto por una palabra, fonéticamente el consumidor la percibiría como compuesta por dos palabras: BANG y WOK.
Por lo tanto, el Tribunal tratará dicho signo como mixto con parte denominativa compuesta. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 2.4.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.42. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.43. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.4.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. 7 ¿AX 2.4.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.
En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros”: 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. 3 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 8 2.6. 3.1. 3.2. 2.5.6.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.5.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, incluidas aquellas aplicables al cotejo entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos mixtos en conflicto BANGWOK y WOK, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Signos en idioma extranjero.
Palabras de uso común y descriptivas en idioma extranjero. La marca débil. Como se argumentó en el proceso interno que la palabra WOK: es de uso común y descriptiva, se abordará este tema siguiendo la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado en la materia5, El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.
La palabra WOK es castellano significa “sartén de acero” Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-1P-2010; Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 dentro del Proceso 184-1P-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 dentro del Proceso 327-IP- 2015. 9 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podria impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Otro tanto acontece con los signos descriptivos, cuya noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades O propiedades según se trate. Los signos meramente descriptivos tampoco pueden ser registrables como marcas, al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características oO informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos 0 servicios”.
En línea de principio las expresiones descriptivas, al igual que las de uso común atrás consideradas, carecen de distintividad, y consecuencialmente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente 10 3.8. 3.9. aquellos formados por la unión o combinación de uno o más vocablos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
En otra hipótesis, puede suceder que una expresión descriptiva respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado distintivo, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio.
De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran particulas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya vocablos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente las palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 3.10.No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas o palabras de 3.11. uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 3.12. Como el caso particular se refiere a una palabra en idioma extranjero*, es pertinente analizar cómo este aspecto podría influenciar el análisis de registrabilidad. 6 La palabra china Wok traducida al español significa “sartén de acero”. 11 y 3.13.
Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabria considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, sería procedente su registro como marca. 3.14.No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto. 3.15.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, la 4.1. 4.2. 4.1.
Corte Consultante deberá determinar si la palabra WOK es de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común o descriptivas que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.10.
La conexión competitiva (Clases 43/29, 30 y 32). El signo solicitado para registro ampara servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicio de restauración (alimentación) preparar alimentos y bebidas para consumo dentro y fuera del local. Comida rápida oriental”. Los esgrimidos en la acción de nulidad, diferentes al opositor, amparan productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así: De la Clase 29: “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.
De la Clase 30 “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. De la Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.
Para orientar el análisis de conexión competitiva en el presente asunto, el Tribunal habrá de considerar los referentes jurisprudenciales en los 12 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. cuales este tema ha sido tratado”, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.
La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidosf. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y en consecuencia que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, la Corte Consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos ylo servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 4.5.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderá a la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, expedida en el marco del Proceso 114-1P-2003;
Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. 13 4.6. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se debe analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.
Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas, tiendas por departamentos O supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden todo tipo de productos como también servicios. En cambio, habria mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.
Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta en todo caso que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos o complementarios la incidencia de conexión competitiva seria mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad?. Nismo género de los productos.
Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. Siguiendo los anteriores parámetros, en cuyo análisis pueden concurrir varios de los criterios señalados, le corresponde a la Corte Consultante determinar si entre los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto se presenta conexión competitiva, De modo referencial ver Proceso 68-IP-2002, pág. 28 en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos “Fundamentos de Derecho de Marcas.
Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pág. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina — Legislación — Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004 pág. 400. 14 5.1. 5.2. El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral.
Su relación con los precedentes judiciales. Como la demandante argumentó que la Superintendencia está desconociendo sus propios precedentes, y como quiera que esta última indicó que el cotejo es autónomo e independiente, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos?'. El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes caracteristicas: 5.2.1.
Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan limites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 5.2.2.
Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005. interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013. 15 5.2.4. Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00009, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Egfatuto del Tribunal. yl uisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Cecilia De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 3 6 hr > Gs Bro SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16