Proceso: 434-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 434-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2007-00140 Referencia: Infracción de derechos sobre la marca LE COLLEZION! (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El oficio 2802 recibido el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a), 150, 172 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2007-00140; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: ECUACLEANER S.A. Y/O FERNANDO MARCH GAME 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Tercero interesado: EXECUTIVE S.A. Hechos relevantes Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game usa, en Ecuador, al menos desde 1988, el nombre comercial y la enseña comercial LE COLLEZIONI para distinguir productos de la clase 3 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza”).

El 31 de diciembre de 2003, Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo LE COLLEZIONI (mixto), para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El 29 de julio de 2004, Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game presentó modificación ¡a la solicitud registro presentada en sentido de excluir del logo aportado el simbolo ubicado en la parte superior de la palabra LE COLLEZION!I. El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 538 de 31 de marzo de 2004.

Contra dicha solicitud, presentaron oposiciones GA Modefine S.A. sobre la base de su marca FIGURATIVA, registrada con certificado 207383 para distinguir productos comprendidos en la Clase 3; y, Executive S.A. sobre la base de su marca LE COLLEZIONI (mixta), registrada con certificado 278133 para distinguir productos en de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por Resolución 29626 de 29 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por GA Modefine S.A., sin embargo, declaró fundada la oposición presentada por Executive S.A. y, en consecuencia, denegó|el registro del signo solicitado. La referida solicitud fue tramitada mediante Expediente intemo 03 035466. 2.7. 2.8. 2.9.

Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game interpuso recurso de reposición y, en subsid o, de apelación. El 7 de febrero de 2005! mediante Resolución 2221, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución impugnada. El 30 octubre de 2006, mediante Resolución 28996, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 29626. 2.10.

Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game interpuso demanda en 2.11. 3,1. 3.2. 3.3. 3.4. acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Lao 29626, 2221 y 28996. El 28 de enero de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Primera, suspendió el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda ECUACLEANER S.A. Y/O FERNANDO MARCH GAME, en su escrito de demanda, presentó los siguientes argumentos: Desde 1988, Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game usan en el Ecuador la enseña y nombre comercial LE COLLEZIONI para distinguir actividades relacionadas con la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, los signos en conflicto son idénticos. Por lo tanto, la División de Signos Distintivos omitió dar aplicación a los Artículos 136 literal b) y 150 de la Decisión 486 al desconocer de manera arbitraria y abiertamente ilegal los derechos exclusivos adquiridos por mis poderdantes, en cumplimiento pleno de lo preceptuado en la Decisión 486, sobre el signo distintivo LE COLLEZION!, materializados de manera concreta en el primer uso en el tiempo de esta expresión utilizada como nombre y enseña comercial que los identifica como empresarios.

No se enteró a tiempo para presentar oposiciones, pues cuando tuvo conocimiento de la solicitud de Executive S.A., la fecha para presentar oposición al registro de marca solicitado ya había vencido, con fundamento en el Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por el uso anterior del nombre y enseña comercial LE COLLEZION!I. La empresa solicitante actuó de mala fe, toda vez que hace más de 7 años la empresa Executive S.A. tuvo contactos comerciales con los 3 3.5. 4.2. demandantes en Guayaquil, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera en el establecimiento que se denominarían LE COLLEZIONI.

Se violó el Artículo 137 por cuanto que se infiere la intención de la tercera interesada de perpetrar actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación de Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game. Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo que: a) Con la emisión del acto administrativo acusado no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 ( ). b) La parte actora no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente 03-035464 las observaciones correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial.

De tal suerte que la SIC actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa. c) Resulta evidente que la marca LE COLLEZIONI (mixta) no es registrable para distinguir productos comprendidos en la Clase 3, conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto no cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria. d) El signo LE COLLEZIONI (mixto), si bien es susceptible de representación gráfica, contrariamente a lo afirmado el accionante, carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados, resulta indudable que presentan similitudes capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora. e) El signo solicitado reproduce idénticamente la expresión previamente registrada LE COLLEZIONI, cuyo titular actual es la Executive S.A. por lo tanto existen evidentes similitudes en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos.

EXECUTIVE S.A., tercero interesado en el proceso, presentó contestación a la demanda con los siguientes argumentos: b) d) Respecto a la violación del Articulo 150 de la Decisión 486, si bien la SIC debe realizar el examen de registrabilidad, se hayan o no presentado oposiciones, no existe norma que la obligue a adoptar decisiones con base en documentos y escritos allegados al expediente, que no se hayan presentado como una oposición y/o como una prueba de la misma.

Por el simple hecho que la SIC no se haya pronunciado expresamente sobre los documentos aportados por el demandante, no quiere decir que no los haya tenido en cuenta para su fallo. Sobre la violación del Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, la marca LE COLLEZION!I y el signo distintivo del demandante son idénticos, razón por la cual no tiene ningún sentido entrar a realizar un análisis de similitud, por cuanto la identidad es evidente.

Conforme al Artículo 154 de la Decisión 486, el derecho sobre un signo distintivo se ejerce exclusivamente sobre el territorio en el que la oficina competente tiene su jurisdicción, por lo que no es posible hacer extensiva al territorio colombiano la supuesta protección que el demandante alega tener sobre el nombre comercial LE COLLEZIONI en Ecuador.

La única alternativa que la normatividad permite en este caso, para hacer extensiva la protección de un país a otro miembro de la Comunidad Andina, es a través del mecanismo de la Oposición Andina, la cual, como sabemos, exige el cumplimiento de una serie de requisitos para que sea procedente. En el presente caso el demandante no presentó oposición andina, por lo que no le asiste derecho ni legitimidad alguna para pretender que la marca LE COLLEZIONI, válidamente registrada, sea anulada.

Sobre la violación al Artículo 137 de la Decisión 486, no es posible argumentar la causal de competencia desleal establecida en dicho Artículo, por cuanto en este caso, no se cumplen con los requisitos básicos y legales establecidos para tan solo determinar si la causal procede o no, sin la necesidad de entrar en un examen de fondo que revele la existencia o no de la conducta desleal.

No se puede argumentar que existió mala fe en la obtención del registro de la marca LE COLLEZIONI ya que no se probó la existencia de dicha mala fe. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a), 150, 172 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 Procede la interpretación solicitada?, De oficio, se interpretarán los Artículos 137, 190 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.

Decisión 486 de la Comisión ¡de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los articulos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional compelente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles, Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas Jurídicas, pudiendo ambas coexistir." 1.1.

1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas. El nombre comercial y la enseña comercial usadas en otro País Miembro como antecedente del registro de una marca.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso intemo se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo LE COLLEZIONI (mixto) solicitado por Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game y la marca LE COLLEZIONI (mixta), registrada a favor de Executive S.A., sobre la base de la cual se presentó la oposición que finalmente fue declarada fundada.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

“Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que 1.4. sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El Tribunal consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados*, b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 5191P-2015, p. 6. 8 1.5. 1.6. pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”, d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?, Igualmente, el Tribunal consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Orientado el Tribuna! consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Ibid.

Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. ibid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 9 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. Comparación entre marcas mixtas. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que, tanto la marca solicitada LE COLLEZIONI y aquel sobre la base del cual se plantea la oposición que finalmente fue declarada fundada, LE COLLEZIONI, son mixtos.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez el Tribunal consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión!%; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:*! a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? 4 12 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. Véase, en ese sentido, ta interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 10 2.4. 3.1. 3.2. a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada!la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, el Tribunal consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos LE COLLEZIONI. El nombre comercial y la enseña comercial usados en otro País Miembro como antecedente para el registro de una marca.

En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que la demanda se presentó sobre la base de un supuesto uso anterior en el Ecuador del nombre comercial y enseña comercial LE COLLEZION!I, por parte de Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial?3 como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una 3 Adicionalmente, es preciso comentar, a título ilustrativo, que del enunciado del Artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio — Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 — se desprende que la protección de los nombres comerciales, exigida especificamente por el Artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, ha sido incorporada al Acuerdo ADPIC.

Convenio de París para la Protección de la Propledad Industriai.- "Artículo 8.- Nombres comerciales El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". 11 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. empresa, o a un establecimiento mercantil ( )", por lo que se puede afirmar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en la misma rama de actividad!?.

En relación con el nombre comercial, cabe ta posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente?, Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro. Este es el supuesto contemplado específicamente en el Artículo 19318 de la Decisión 486.

En cualquier caso, según el Artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendrá un carácter declarativo, de conformidad asimismo con lo establecido en el Artículo 193 de la misma Decisión. En cualquier caso, la protección del nombre comercial no podrá exceder el territorio nacional del País Miembro en el cual se haya registrado o probado su uso efectivo.

Sin embargo, en virtud de una interpretación sistemática del articulado de la Decisión 4867”, el titular de un nombre comercial protegido en cualquier País Miembro podrá interponer una oposición andina en el País Miembro donde se pretenda registrar un signo idéntico o similar, siempre que acredite su interés real en el mercado de dicho país, mediante la solicitud de registro del respectivo nombre comercial al momento de interponerla.

En relación a la enseña comercial, es preciso destacar que el Artículo 200 de la Decisión 486, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, establece que dicha protección se regirá por las 15 16 17 Véase, a fítulo referencial e ilustrativo, por ejemplo, el Informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, antes citado, apartados 326 a 34;

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (CJCE), de 16 de noviembre de 2004, asunto C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budejovicky Budvar, národní podnik, apartado 91. Al respecto, cabe destacar que el Artículo 191 de la Decisión 486 establece: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191.” En ese sentido, se extiende la hipótesis normativa contenida en el Articulo 147 de la Decisión 486, relativo a la oposición an en el sentido de incluir como beneficiarios de esta figura, a los titulares de otros signos distintivos que también pudieran verse afectados con el eventual registro de un signo idéntico o similar al suyo, aunque se encuentre protegido en otro País Miembro. 12 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. disposiciones relativas al nombre comercial.

En consecuencia, lo explicado precedentemente respecto a la protección de un nombre comercial previamente usado en otro País Miembro, es también aplicable a la protección que se confiere a las enseñas comerciales. El titular de un nombre comercial o una enseña comercial que pretenda oponerse al registro de un signo idéntico o similar en otro País Miembro, distinto a aquel donde se probó el primer uso, deberá acreditar su interés real en el mercado del respectivo País Miembro, mediante la solicitud de registro del nombre comercial o la enseña comercial que aduce haber usado previamente, a efectos de la procedencia de la oposición andina y que sean tomados en cuenta tales derechos anteriores.

En el presente caso, el Tribunal consultante deberá verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la interposición de una oposición andina por parte del interesado en hacer valer derechos anteriores sobre un nombre comercial o una enseña comercial usados en otro País Miembro, idénticos o similares a la marca solicitada, para así determinar si constituyen derechos previamente adquiridos válidamente oponibles al registro de la referida marca.

Irregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. En el caso concreto, el demandante alega que, el escrito de advertencia presentado el 31 de diciembre de 2003, expediente 03 035466, que fue acompañado de un copioso material probatorio, se presentó con la finalidad de que no se concediera el registro de su signo distintivo a terceros de mala fe (EXECUTIVE S.A.) para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal virtud, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema. El Artículo 137 de la Decisión 486, establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro." La anterior causal de irregistrabilidad de marcas se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 13 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

Es conveniente mencionar, a titulo referencial e ilustrativo, el Artículo 1 numeral 2 del Convenio de París de 1983 establece que "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, ( ) así como la represión de la competencia desleal”. En consecuencia, desde los inicios de la normativización internacional en la materia, es perceptible el ánimo de incluir la competencia desleal dentro de la esfera de la protección de la Propiedad Industrial, aunque no constituya propiamente un bien intangible — objeto de protección de los demás derechos de Propiedad Industrial —, en otras palabras, se incluyó dentro del ámbito de aplicación material del citado Convenio a la Competencia Desleal a pesar de que “no reviste la forma de la atribución de derechos subjetivos, de derechos absolutos que recaigan sobre un objeto jurídico propio"*8, El Artículo 258 de la Decisión 486, por su parte, establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”**.

En efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. A este respecto, el Tribunal considera que "acto contrario a los usos honestos” es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. Tal concepto se deriva de la noción de “buena fe comercial”, noción que debe ser entendida como referida a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, honradez, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, concertación y cumplimiento de los negocios?.

En consecuencia, será desleal todo acto vinculado a la propiedad intelectual, que realizado en el ámbito empresarial por un competidor sea contrario a los usos y prácticas honestos. Si bien no existe una lista taxativa de actos que se consideran desleales, el Artículo 259 de la 18 20 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. "Tratado de Derecho Industrial”, Editorial Civitas, primera edición, Madrid, 1978, p. 345.

Lo establecido por el Articulo 258 de la Decisión 486 resulta conforme a lo dispuesto por el Articulo 10 bís numeral 2 del Convenio de Paris, citado igualmente a modo referencial e ilustrativo; el cual expresa que: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comerciaF.

En ese sentido, JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45; NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. “Derecho Mercantil Colombiano”, parte general. Editorial Legis, Colombia, p. 316. 14 4.8. Decisión 486 establece ina protección mínima, es decir, enumera de manera no exhaustiva ciertos actos de competencia desleal:?! a) "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

Adicionalmente de poder causar daño a un competidor determinado, los actos de competencia desleal lo pueden ocasionar al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En consecuencia, la disciplina de la competencia desleal vela por la protección de los competidores, del público consumidor y del interés general (la libre competencia, el mercado).

En efecto, el objeto de tutela jurídica de las normas contra la competencia desleal es precisamente la libre y leal concurrencia?, 21 22 Es preciso destacar que el Articulo 259 de la Decisión 486 resulta conforme a lo establecido en el numeral 3 del precitado Artículo 10 bis Convenio de París, el cual establece igualmente una lista abierta — o numerus apertus - de posibles actos de competencia desleal: “Artículo 10 bis [Competencia desleal] (..-) 3.

En particular deberán prohibirse: 1 cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. lasindicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aplitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

"Los derechos absolutos asi disciplinados sobre bienes inmateriales afectan a su utilización respecto de terceros; y en función de ésta (y no de la utilización directa de las creaciones intelectuales para el consumo personal) es sancionado el derecho, tratándose también en esta hipótesis de una disciplina de actos destinados a terceros. En una disciplina de la concurrencia solamente se puede actuar imponiendo obligaciones de no hacer.

Por ello se contemplan sobre todo actos repetibles o coordinados por lo que no sólo adquiere importancia peculiar la inhibición, sino también la anulación de los efectos del acto realizado, disciplinados de modo netamente distinto del resarcimiento del daño dolosa o culposamente ocasionado. Por ello, en orden al resarcimiento del daño deben distinguirse las normas que presuponen la ilicitud del acto de las que además requieren la concurrencia de un dolo o culpa y un daño actual.

ASCARELLI, Tullio. 15 D> 4.9. La competencia desleal tendría dos efectos; por un lado, amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que podrían resultar afectados por el comportamiento indebido del competidor desleal; por otro lado, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en tanto consumidores y destinatarios finales de ciertas prácticas indebidas (en los casos de publicidad engañosa, por ejemplo)?. 4.10.

Será considerada desleal toda actividad encaminada a — que tenga como 4.11. objeto o por efecto — producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. En efecto, el causar un daño es un factor importante pero no esencial. Los actos de competencia desleal no siempre causan daño a una misma persona.

Si bien_ siempre dañarán al competidor, no siempre dañarán_al consumidor”, Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 4.12.

Este Tribunal advierte que, si bien una conducta desleal, con frecuencia, trae como consecuencia la infracción de derechos de propiedad industrial que son protegidos, tal conducta constituirá un acto de competencia desleal solo en la medida que:?5 a) Elacto o actividad sea de efectiva competencia. Las sociedades deben ser concurrentes o competidoras en un mismo mercado, es decir, el infractor y la víctima deben encontrarse en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma forma o en una análoga; 23 24 25 “Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales”.

E. Verdera y L. Suárez-Llanos, Barcelona (traducción), Bosch, 1970, pp. 40 y ss. En ese sentido, GACHARNÁ, Maria Consuelo. “La Competencia Desleal”, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, p. 47. En ese sentido, OTAMENDI, Jorge. “La Competencia Desleal”. En: Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, p. 2. En consecuencia, la calificación de “actos de competencia desleal" depende de criterios disimiles a los empleados en la calificación de “actos de infracción a derechos de propiedad industrial”. 16 b) El acto o la actividad sea indebido.

En tal sentido, el acto o la actividad deben encontrarse proscritos por una disposición normativa vigente y vinculante; y, c) El acto sea susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del bien inmaterial objeto de la protección. Este último requisito supone que el daño sea probable, o que el acto sea susceptible de poner en juego la explotación comercial del correspondiente derecho de propiedad industrial por parte de su titular.

Cabe recordar que, un acto será desleal cuando pueda perjudicar a otro competidor, bastando por lo tanto la probabilidad del daño. 4.13.En el caso concreto, el Tribunal consultante deberá determinar la existencia de “indicios razonables” que le permitan inferir que el registro del signo LE COLLEZIONI (mixto) se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el cual deberá ser un acto indebido, de efectiva competencia y susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del nombre y enseña comercial LE COLLEZION!, presuntamente usados con anterioridad en Ecuador.

Competencia desleal por confusión con una marca registrada. 4.14.En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la oficina nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. 4.15.El análisis que haga corte consultante, debe partir de "indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un IS acto de competencia desleal. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. 4.16.Sin duda alguna, aprovecharse iliciamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar 17 proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 4.17. La mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. 4.18.

Indudablemente, el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar, adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que otro competidor se aproveche de dicha situación, supone permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 4.19.A efectos de determinar la existencia de "indicios razonables" que permitan inferir que la solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena; el interesado debe probar la existencia de la reputación ajena que se pretende aprovechar, por cuanto, de no existir prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, no se podría sancionar la conducta como desleal. 4.20.En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.21.

En consecuencia, el Tribunal consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud de registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) fue presentada por Executive S.A. para generar confusión y aprovecharse de la reputación del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI, usado previamente por Ecuacleaner S.A. y/o Fernando March Game. 5. — Mala fe en la obtención de registros de marcas. 5.1.

En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de si el registro fue solicitado con presunta mala fe, este Tribunal considera oportuno 18 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. referirse al tema, sobre la base de lo ya manifestado en la jurisprudencia dentro de los Procesos 126-1P-2009% y 129-1P-2009?. De la propia realidad del tráfico económico, surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil.

En tal sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar la sanción de su conducta por no acomodarse al referido principio. Dentro de este esquema! los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de este, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no solo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general.

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no solo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

Con relación a este principio, este Tribunal ha manifestado que: “El concepto de buena fe ( ) constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no solo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley.

Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjliicio del interés ajeno?. En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. 26 27 28 29 Interpretación prejudicial pronunciada el 20 de enero de 2010, dentro del Proceso 126-IP-2009.

Interpretación prejudicial dictada el 3 de febrero de 2010, dentro del Proceso 129-1P-2009. En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 65-IP-2004 de 30 de junio de 2004, p. 17. Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 3-IP-99 de 14 de mayo de 1999, p. 14. 19 5.7. 5.8. 5.9, Asimismo, el Tribunal ha señalado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”?0.

En el régimen andino de marcas, el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro*!. En efecto, el Artículo 172 de la Decisión 486 contempla como causal de nulidad la solicitud de registro de marca realizada la “mala fe”; por cuanto la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Tribunal consultante, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del respectivo registro de marca??.

En consecuencia, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. 5.10.A este respecto, cabe indicar que, el análisis relativo a la mala fe en la 5.11. presentación de la solicitud de registro que haga el Tribunal consultante debe partir de "indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro es de mala fe.

En tal virtud, el Tribunal consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, 3 32 tbíd. En ese sentido, interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 65-1P-2004 de 30 de junio de 2004, ya citada, p. 17.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 109-1P-2007 de 4 de diciembre de 2007, p. 21. 20 SS como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 5.12.

El Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marcas no se puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía perfectamente la capacidad distintiva, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraria así un típico acto de mala fe, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 5.13.

Es necesario que el solicitante de un registro de marcas haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supondría las siguientes consecuencias: a) Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; b) Denegar el registro en atención a la causal contenida en el Artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, c) Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe. 5.14.

En conclusión, el Tribunal consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que el demandado Executive S.A. actuó de mala fe; hecho que, como se explicó precedentemente, deberá ser probado por quien alegue la mala fe, por cuanto se presume que todo comportamiento es conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2007-00140, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 21 a / | N Ñ [ Mm 0 Cecilia Luiéa Ayllón Cúínteros MAGISTRADA e Hugo Ramiro Gó! Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

UU > ls! Hernág'Romero Zambrano * Gustavó Garci NTE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22