= TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 445-IP-2015 Interpretación Prejudicial Sección | Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2005-00367 Signos DYFRIN / AFRIN - DISOFRIN Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2863, recibido el 3 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2005-00367,; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. 1 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandada: SCHERING CORPORATION. LA NACIÓN COLOMBIANA pa SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Tercero Interesado: L.O. OFTALMI C.A. Hechos Relevantes El 4 de septiembre de 2003 L.O. OFTALMI C.A. (en adelante OFTALM!), solicitó el registro de la marca denominativa DYFRIN para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos e higiénicos; especialmente productos oftálmicos” (Expediente administrativo 03 077144).

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 537 del 27 de febrero de 2004. Estando dentro del término legal, las sociedades GALDERMA S.A. (en adelante GALDERMA), LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. (en adelante LAFRANCOL) y! SCHERING CORPORATION (en adelante SCHERING)., presentaron oposiciones!. La última, argumentó ser titular de las siguientes marcas: denominativa AFRIN, registrada bajo el certificado 72176 para amparar productos de la clase 5; denominativa DISOFRIN, registrada bajo el certificado 48175 para amparar productos de la Clase 5 (Expedientes administrativos 92 244546 y 92 155154).

El 29 de octubre de 2014, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 27190 resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado. SCHERING y GALDERMA interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra del anterior acto administrativo.

El 11 de febrero de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 002743 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo los recursos de apelación. El 30 de junio de 2005, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 15707 resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

SCHERING presentó acción de nulidad contra los anteriores actos administrativos. El 3 de septiembre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Oficio 2863 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GALDERMA presentó oposición sobre la base de su marca denominativa DIFFERIN, registrada en Colombia bajo el Certificado 219131, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

LAFRANCOL presentó oposición sobre la base de su marca denominativa DUFORIN, registrada en Colombia bajo el Certificado 149323, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Intemacional de Niza. 2 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. SIS Argumentos de la demanda presentada por SCHERING Indicó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos visual, ortográfico y fonético, que comparten la misma silaba tónica: FRIN y que amparan productos farmacéuticos de la Clase 5 y, por lo tanto, su comparación debe ser más estricta.

Manifestó que los signos en conflicto generarían confusión indirecta en el público consumidor, ya que pensarian que tienen un mismo origen empresarial Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En resumen señaló que los signos en conflicto no son confundibles y que el sufijo FRIN es de uso común. Además, que los canales de comercialización y distribución de los productos que amparan los signos en conflicto no son de masiva distribución y que por lo tanto el consumidor medio no tendrá acceso directo a los productos ly su relación se daría a través de un expendedor especializado.

Del tercero interesado OFTALMI De conformidad con el informe de la Corte Consultante, OFTALMI guardó silencio. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los| cuales procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a).

No se interpretará el 134, ya que para resolver el caso bajo estudio no es necesario referirse al concepto de marca. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos denominativos.

Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo DYFRIN es confundible ¡con las marcas denominativas AFRIN y DISOFRIN, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, | puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo ell mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013 de 8 de mayo de 2013 y 114-1P-2013 de 29 de agosto de 2013. 4 1.5. 1.6. 1.7.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005, Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-IP-2009 e Interpretación Prejudicial del 10 de junio de 2016 en el Proceso 320-1P-2016. 5 2 1.8. 1.9. 2.1. 1.7.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cua! sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, considerando además los productos amparados con los signos denominativos DYFRIN / AFRIN y DISOFRIN.

Comparación entre signos denominativos En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas: 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-1P-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013. 6 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 2.1.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos DYFRIN / AFRIN y DISOFRIN.

Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común Como la controversia informa que los signos en conflicto identifican productos farmacéuticos y que en el proceso interno se discute si el sufijo FRIN es de uso común, el Tribunal habrá de referirse al estudio de registrabilidad y el cotejo de estas marcas, sobre lo cual se ha pronunciado en múltiples oportunidades, reiterando el mayor esmero que debe orientar el examen en esta Clase?.

En efecto, en el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir uno para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.

Sobre todo en aquellos casos en que se adquieren directamente por el consumidor sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Paises de la región por variadas circunstancias, entre ellas principalmente, porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y por lo tanto pueden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan en las droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.

En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y tampoco en éstos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 2 de junio de 2000 en el Proceso 30-1P-2000. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002 en el Proceso 68-P- 2001.

Interpretación Prejudicial del 10 de junio de 2016 dentro del Proceso 360-1P-2015. 7 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado como sq se precisa, en los derechos fundamentales a la preservación de la vida y la salud del hombre por las razones expuestas, y por consiguiente al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección jurídica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al adquirirlos.

Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, quimica o farmacia. Por lo tanto, si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Jurídico en la materia, previene al respectivo análisis de manera integral, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver.

Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos o farmacéuticos y por lo tanto, esta población puede ser mayormente expuesta a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, o al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a la salud humana.

De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común. Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las particulas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan partículas similares, sólo que en estos casos debe convenirse en que se presenta una 8 debilidad marcaria, porque el signo en estas condiciones tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas. 3.10.

No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, 3.11. 3.12. llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distihtitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas| o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados. De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante debe determinar la registrabilidad del signo denominativo DYFRIN, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos.

Además, debe determinar si el sufijo FRIN es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2005-00367, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | (W_ Cecilia Luisa Aylléfí Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

US Herná ol Zambrano * ENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10