TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 448-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2010-00211 Referencia: Signos LAPT LATIN AMERICAN POKER TOUR (mixto) y WORLD POKER TOUR (denominativo) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2860, recibido el 3 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2010-00211; y, El auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: LATIN AMERICAN POKER TOUR (LAPT) LIMITED. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Tercero Interesado: WPT ENTERPRISES, INC. 2.1. 2.2. 2.3. Hechos Relevantes El 18 de junio de 2008, LATIN AMERICAN POKER TOUR (LAPT) LIMITED solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta LAPT LATIN AMERICAN POKER TOUR, para identificar los siguientes servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de entretenimiento, servicios de televisión para el entretenimiento; programas de televisión, servicios de juegos, servicios de apuestas, servicios de casino, servicios de juego de cartas, organización, producción y presentación de torneos, competencias, concursos, juegos y eventos; organización, producción y presentación de juegos, juegos de poker, juegos de cartas y torneos de casino, competencias, concursos juegos y eventos, servicios de juegos de poker, servicios de entrenamiento, organización y transmisión en directo de torneos, competencias, concursos, juegos, servicios de apuestas, servicios de casino, servicios de juego de cartas y servicios de juegos de poker; suministro de cualquiera de los servicios mencionados anteriormente, en vivo o a través de televisión, internet o desde una base de datos de un computador; servicios de juegos electrónicos suministrados a través de internet, juegos de cartas para varios jugadores, salas de juego y juegos a los que se accede vía internet, organización, producción y presentación de cualquiera de los servicios antes mencionados, suministro de noticias, servicios de información y asesoría relacionados con cualquiera de los servicios mencionados; suministro de publicaciones electrónicas en línea; periódicos electrónicos distribuidos vía internet y por correo electrónico”.
(Expediente administrativo 08 062873). LATIN AMERICAN PÚKER TOUR Publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 602 de 31 de marzo de 2009, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 24 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 30756, resolvió negar el registro solicitado.
Argumentó que era confundible con la marca denominativa WORLD POKER TOUR, registrada a nombre de la sociedad WPT ENTERPRISES, INC., para amparar los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de esparcimiento a saber, organizar, conducir, producir y exhibir eventos de póker en vivo o a través de linea de televisión y del internet, y suministrar noticias e información de televisión a través de redes globales de computadores”. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1.
5.1. LATIN AMERICAN POKER TOUR (LAPT) LIMITED interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del anterior acto administrativo. El 28 de agosto de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 43266, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. El 17 de noviembre de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 57835 resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la resolución impugnada.
LATIN AMERICAN POKER TOUR (LAPT) LIMITED presentó demanda de nulidad contra las anteriores resoluciones. El 3 de septiembre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Oficio 2860, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda interpuesta por LATIN AMERICAN POKER TOUR (LAPT) LIMITED Indica que el elemento gráfico es predominante en el signo solicitado.
Sostiene que la marca previamente registrada significa en español “tour Mundial de póker” y, además, es evocativa en la clase 41 y débil. Manifiesta que las palabras PÓKER y TOUR no son apropiables, ya que hacen referencia a caracteristicas de los servicios. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En resumen, indica que los signos en conflicto son confundibles, ya que comparten significados semejantes y amparan los mismos servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
De! Tercero Interesado WPT ENTERPRISES, INC. El 19 de septiembre de 2012, el Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante auto tuvo por no contestada la demanda por parte de WPT ENTERPRISES, INC. Ro R 1.1. 1.2. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a), ya que el 134 no es necesariamente aplicable para resolver la controversia.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio. La confusión ideológica. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por expresiones o palabras descriptivas en idioma extranjero.
Los signos evocativos y su poder de oposición. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio. La confusión ideológica Como en el proceso interno se discute si los signos LAPT LATIN AMERICAN POKER TOUR (mixto) y WORLD POKER TOUR (denominativo) son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 y Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013 4 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Para el caso concreto es muy importante que la Corte Consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.
Para esto es muy importante tener en cuenta el significado de las expresiones LATIN AMERICAN POKER TOUR y WORLD POKER TOUR. En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la Corte Consultante no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud ideológica y fonética, así como de los factores relativos a los servicios amparados con los signos. 1.7.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al 2 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 6 S" Z 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no seria procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, incluyendo el examen de los servicios amparados con los signos LAPT LATIN AMERICAN POKER TOUR (mixto) y WORLD POKER TOUR (denominativo).
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto LAPT LATIN AMERICAN POKER TOUR con el signo denominativo WORLD POKER TOUR, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007 expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 en el marco del Proceso 26-IP-2014, 7 2.3.2.
Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. bs Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 8 2.5. 3.1. 2.4.4.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.
En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.
Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo mixto LAPT LATIN AMERICAN POKER TOUR y el denominativo WORLD POKER TOUR, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por expresiones o palabras descriptivas en idioma extranjero.
Como en el proceso interno se discute que las palabras POKER y TOUR son descriptivas, y teniendo en cuenta que los signos en conflicto están compuestos por palabras y frases en inglés, se abordará este tema sobre la base de las pautas de interpretación que sobre el mismo ha trazado este Tribunal. Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006;
Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro 9 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como frases, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.
De ahi que el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos descriptivos en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
Sin embargo, es posible que expresiones, palabras o particulas descriptivas al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que elementos propiamente descriptivos sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las expresiones, palabras o partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de marcas. En otra hipótesis, puede suceder que una expresión descriptiva respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado distintivo, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio.
No obstante lo anterior, si la exclusión de las expresiones, partículas o palabras descriptivas llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos descriptivos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad del Proceso 22-Ip-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P- 2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 10 3.7. 3.8. 3.9. débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. Como el caso particular se refiere a expresiones y palabras en idioma extranjerof, es pertinente analizar cómo este aspecto podría influenciar el análisis de registrabilidad.
Los signos formados por una o más expresiones o palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabría considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, sería procedente su registro como marca. 3.10.Sin embargo, no serán registrables dichos signos si el significado 3.11. conceptual de los elementos en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público comsumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto.
De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, la Corte Consultante deberá determinar si las expresiones o palabras que componen los signos en conflicto son descriptivas en la Clase 41 de la Clasificación Intemacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras descriptivas que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.6.
La frase en inglés LATIN AMERICAN POKER TOUR en español significa GIRA LATINOAMERICANA DE POKER. Y la fase en inglés WORLD POKER TOUR en español significa GIRA MUNDIAL DE PÓKER. 11 4.1 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Los signos evocativos y su poder de oposición. Considerando que la demandante argumentó que la marca previamente registrada es evocativa de la Clase 41 y débil, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia”, empezando por advertir que un signo puede considerarse evocativo si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia.
Expresado de otro modo, las marcas evocativas no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto. Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva, En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasia y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.
Le corresponde entonces a la Corte Consultante, considerando los servicios de la Clase 41, establecer si el signo WORLD POKER TOUR tiene carácter de evocativo. Además, debe determinar su proximidad con los servicios que ampara para llegar a deducir si tiene un poder de oposición fuerte, o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y los servicios que ampara, para Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-1P-95;
Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112-1P-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327- 1P-2015. 12 poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00211, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. YE. 0 Cecilia Vuisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Herná MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Pa ) ustivo-Sargia Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13