TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 459-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2012-00298 Referencia: Marca POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El oficio 2898 recibido el 8 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 135, 136 literales a), b), f) y h), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2012-00298, y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA — PRODUCTOS MAC AVIDESA MAC POLLO S.A. Hechos relevantes El 19 de mayo de 2006, Avidesa Mac Pollo S.A. solicitó el registro de la marca POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta) para distinguir “carne, pescado, aves y caza; extractos de came; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza)!.
Pollo Común és El 30 de enero de 2009, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 600. El 16 de agosto de 2006, McDonald's International Property Company, Ltd. (en adelante, MIPCO) formuló oposición en contra de la mencionada solicitud con fundamento en la notoriedad de las marcas MCPOLLO (denominativa), MC, BIG MAC, MC DONALD'S, MCDONALD'S EXPRESS, MCAHORRO, MCCOMBO, MCD.LT., MCDONALD'S, MCCRISPY, MCDONALDLANDIA, MCENTREGA, MCFLURRY, MCINTERNET, MCJUNIOR, MCMARINA, MCMENU, MCMUFFIN, MCNIFICA, MCNUGGETS, MCOFERTA, MCPAPAS, MCSALAD SHAKER y MCWORLD, previamente registradas para distinguir productos comprendidos en las clases 29, 30, 31 y 32, así como servicios incluidos en las clases 40, 42 y 43.
Dentro del plazo legal previsto para ello, Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. interpuso oposición contra la mencionada solicitud de registro, indicando que el signo solicitado resulta confundible con las marcas MAC, GUISAMAC, MI AMIGO MAC, MAC y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC, de las cuales es solicitante anterior y titular, en algunos casos, para identificar productos La referida solicitud fue tramitada mediante Expediente administrativo 06-48191. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. comprendidos en las clases 1, 29, 30 y 31, así como servicios incluidos en la clase 43.
Igualmente, señaló que el registro del signo solicitado afectaría el nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC. Dentro del plazo legal, Industrias Puropollo S.A. interpuso oposición contra la referida solicitud de registro, indicando que el signo solicitado resulta “( ) genérico, de uso común y descriptivo”, debido a que el consumidor retendrá “( ) las denominaciones que encabezan una marca y en este caso son POLLO COMÚN”, asegurando que tal frase indica que los pollos que identifica son criados en granjas sin hormonas y que de registrar el signo, se le estaría concediendo derechos de exclusividad al solicitante, pues se entendería que es el único productos de "pollos comunes”.
El 31 de marzo de 2009, mediante Resolución 15709, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro de la marca POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta). El 6 de mayo de 2009, MIPCO presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 15709.
Dentro del plazo legal, Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., Industrias Puropollo S.A. y Avidesa Mac Pollo S.A. presentaron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 15709. El 28 de mayo de 2009, mediante Resolución 26439, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición presentado por MIPCO, confirmó la decisión contenida en la Resolución 15709. 2.10.El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 39477, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición presentado por Manufacturas Alimentacias Colombianas Ltda., e Industrias Puropollo S.A., confirmó la decisión contenida en la Resolución 15709. 2.11.El 14 de julio de 2009, mediante Resolución 37088, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 15709. 2.12.El 11 de septiembre de 2012, MIPCO interpuso acción de nulidad en contra de las resoluciones 15709, 26439 y 39477. 2.13.El 11 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 135, 136 literales a), b), f) y h), 137 y 150 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda MIPCO presentó demanda bajo los siguientes argumentos: MIPCO es titular del registro 87.761 para la marca BIG MAC para identificar productos en la Clase 29, solicitado el 22 de mayo de 1975 y concedido el 1 de octubre de 1976.
En virtud de estos derechos prioritarios, MIPCO ha consolidado un amplio portafolio de marcas que utilizan las expresiones MC/MAC, incluidos registros para la marca denominativa MC en las clases 29, 30, 32, 42 (séptima edición de la Clasificación Internacional de Niza) y 43 (octava edición). No es admisible el argumento de la SIC según el cual la estructura gráfica de la marca solicitada, es decir, la silueta de un pollo dentro de marco circular es un factor de diferenciación. La doctrina y la jurisprudencia son unánimes al afirmar que, tratándose de marcas mixtas, para efectos del cotejo de marcas, prevalece su elemento denominativo, particularmente, en casos como el presente, donde el elemento gráfico, dada su simplicidad, no impacta visualmente al consumidor lo suficiente para ofrecer distintividad a la marca solicitada a registro.
Se presenta identidad conceptual fonética entre los signos comparados. El riesgo de confusión se presenta en sus dos modalidades, que la doctrina ha denominado confusión directa y confusión indirecta, en este último caso, por la posibilidad que el consumidor le atribuya al producto una misma procedencia empresarial, o relacione la marca controvertida con la familia de marcas MIPCO.
El uso intenso de las marcas derivadas de MC de MIPCO ha resultado en que la expresión MC o MAC sea reconocida como un indicador comercial de la familia de marcas de MIPCO, para identificar “alimentos preparados, comidas rápidas y restaurantes”. Adicionalmente, la marca MC y su equivalente MAC son marcas notoriamente conocidas en el mercado colombiano y en el mercado internacional, como consecuencia exclusiva del uso y publicidad por parte de MIPCO, sus filiales y licenciatarias.
Cabe indicar que, la consideración de la SIC de abstenerse de analizar la notoriedad que se invoca, conduce necesariamente a la infracción de la norma que se aduce violada, por falta de aplicación, e infringe los derechos de MIPCO sobre una marca prioritaria notoriamente conocida. 4.1. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo que: a) b) d) Si bien las marcas opositoras que comparten el uso de los grafemas MAC y MC presentan similitudes con la maca solicitada, tales similitudes no tienen entidad necesaria para generar confusión o asociación en el público consumidor, máxime cuando las partículas MAC y MC (única semejanza entre los signos), aisladamente consideradas, carecen de distintividad y resultan inapropiables para identificar los productos incluidos.
Adicionalmente, en la SIC existen mumerosos registros que contienen las partículas MC y MAC (cuya pronunciación es idéntica) para identificar productos alimenticios, siendo suficiente citar, por ejemplo, aquellos registros que identifican los Articulos de la Clase 29 y aquellos registros vigentes en otras clases relacionadas. En consecuencia, no resultan procedentes las pretensiones de MIPCO, pues de lo contrario equivaldría a otorgarles derechos de exclusividad respecto de una expresión que es de uso común, desconociendo de paso los registros de marcas en cabeza de diversos titulares, e impediría a otros participes del comercio identificarse en el mercado bajo su propio apellido por cuanto el vocablo MAC también representado como Mc corresponde al prefijo empleado en algunos apellidos de origen irlandés y escocés. De la confrontación entre la marca MAC y la marca POLLO COMUN MAC POLLO (mixta), se deben excluir las palabras POLLO COMÚN y POLLO, por cuanto son términos genéricos que carecen de la fuerza distintiva requerida para ser registrados como marcas.
De la simple apreciación de las marcas en conflicto, salta a la vista que los elementos denominativos de la marca registrada con anterioridad MCPOLLO (mixta) y los de la marca solicitada POLLO COMUN MAC POLLO (mixta) no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues cada una de ellas están conformadas por palabras totalmente diferentes, que cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas disímiles, que las hacen ser fácilmente diferenciables por el consumidor, situación que hace que visualmente no existan riesgos de confundibilidad.
4.2. MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA- PRODUCTOS MAC, tercero interesado en el proceso, presentó contestación a la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 4.3. a) b) d) Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada — Productos Mac definió como sus nombres comerciales las denominaciones “Manufacturas Alimenticias Colombianas — Productos Mac” y “Productos Mac” y la marca MAC, desde el mismo momento de la creación de la empresa, es decir el 22 de mayo de 1979, desde esta misma fecha Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada — Productos Mac ha usado la denominación MAC como marca y como nombre comercial en todos sus productos, papelería, los uniformes de sus empleados, los rótulos publicitarios y/o avisos de publicidad, cuñas publicitarias en radio y comerciales de televisión, revistas, periódicos, medios de transporte, tarjetas de presentación, sobres, empaques, etc., esto ha hecho que la marca y el nombre comercial MAC le haya dado identidad a la empresa como su imagen corporativa, ya que la simboliza y la distingue en cada una de sus actividades que como organización tiene en el sector de alimentos.
Con el signo MAC (mixto), Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada — Productos Mac ha logrado posicionarse cada vez más en el mercado y de esta forma cuando los consumidores ven esta marca MAC inmediatamente piensan en Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada — Productos Mac, haciendo que elijan sus productos entre muchos otros.
La denominación MAC se convirtió desde su creación en la imagen corporativa de la Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada Productos Mac, y sus productos se han comercializado desde su creación con la marca MAC y los nombres comerciales “Manufacturas Alimenticias Colombianas — Productos Mac” y "Productos Mac”, constituyen estos signos algunos de los activos más valiosos para la empresa superior al valor de la infraestructura, maquinaria y equipo que posee actualmente.
Actualmente, Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada — Productos Mac, es una de las empresas Vallecaucanas de mayor reconocimiento en la industria alimenticia colombiana logrando importantes galardones como los que expusimos anteriormente. Contando con una amplia notoriedad de sus marcas en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Caquetá, los Santanderes, Nariño, etc.
AVIDESA MAC POLLO S.A., tercero interesado en el proceso, presentó contestación a la demanda señalando que: b) d) Un particular como MIPCO no puede exigirle a la SIC la inaplicación de una figura como lo es la de la marca derivada, sobre la base de una mera demanda que no es una decisión judicial y que no deja de ser la simple opinión del demandante respecto de un acto administrativo y que solo puede ser decidido en relación con su legalidad por el Consejo de Estado, que es la autoridad competente para este tipo de asuntos.
Como se observa, en todas las marcas previamente registradas por Avidesa Mac Pollo S.A., la parte más relevante del signo es la expresión MAC POLLO o su equivalente MC POLLO, que se encuentra de forma primordial y prevalente en todos los signos, de forma que se hace la parte perceptible del signo y relevante para el público consumidor. En consecuencia, la nueva marca MAC POLLO (mixta) es una variación de elementos de la marca anteriormente reconocida, donde se mantienen los elementos principales preponderantes y se modifican los elementos subsidiarios, como el diseño y las palabras secundarias de la marca previamente registrada.
Todos los productos del segundo registro de la citada marca se encuentran en la cobertura inicial de la marca MAC POLLO (mixta) y, en su momento, de la marca MC POLLO (mixta), verificándose el segundo requisito para considerar que la nueva marca es derivada y que, por lo tanto, su protección se desprende de la protección del primer registro solicitado con anterioridad a cualquiera de las marcas de MIPCO.
La marca POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta) sí goza de distintividad por cuanto es una frase que, por sí sola, es capaz de distinguir los productos alimenticios de la clase 29 (distintividad intrínseca). Adicionalmente, la marca no es similar a ningún signo distintivo registrado a nombre de MIPCO ni de ningún tercero y, por lo tanto, no es confundible con ellos (distintividad extrínseca).
La familia de marcas AVIDESA MAC POLLO encuentra su razón de ser en el derecho al uso exclusivo que Avidesa Mac Pollo S.A. ostenta sobre la expresión MAC y su equivalente MC, para distinguir productos alimenticios. A este respecto, cabe indicar que, la titularidad sobre la expresión MAC/MC se remonta al año 1976, cuando se solicitó el registro de la marca MC POLO SU POLLO RICO (mixta) en la clase 29 y la SIC concedió el registro correspondiente mediante Resolución 8411 de 30 de octubre de 1984.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135, 136 literales a), b), f) y h), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 136 literal f) ni 150 de la citada Decisión por no resultar pertinente, pues no fue materia de la controversia discutida ante el Tribunal consultante.
Adicionalmente, se restringe la interpretación del Artículo 135 de la misma Decisión a sus literales e), f) y g). Procede la interpretación de los Artículos 136 literales a), b) y h) y 137 de la misma normativa?, De oficio, se interpretarán los Articulos 190, 191, 224 y 228 de la misma Decisión?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones faudatorias referidas a esos productos o servicios;
E) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan: inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” Decisión 486 de la Comislón de la Comunidad Andina. — N SESIDIESTOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. El nombre comercial. Partículas de uso común. Signos genéricos y descriptivos. Familia de marcas. La marca derivada. La marca notoriamente conocida y su prueba. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurldicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección;
E) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” 9 1.1. 1.2. 1.3.
Conexión competitiva entre servicios en la clase 29 y servicios en las clases 1, 29, 30, 31, 32, 40, 42 y
43. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca POLLO COMUN MAC POLLO (mixto) solicitada por Avidesa Mac Pollo S.A. y las marcas registradas a favor de MIPCO, sobre la base de las cuales se presentó tanto la oposición de esta como la demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho contra las resoluciones administrativas expedidas por la SIC, En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. 10 a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.
El Tribunal consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados*. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, EN la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obviaf, c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante, 5 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 519AP-2015, p. 6.
E Ibid. 7 Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-4P-2015, pp. 11-12. pi 8 Ibid. 11 e 1.5. 1.6. 2.2. Igualmente, el Tribunal consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Orientado el Tribunal consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas.
Comparación entre marcas denominativas y mixtas. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que, tanto la marca solicitada POLLO COMÚN MAC POLLO y la mayoría de las marcas sobre la base de las cuales se plantean las oposiciones, son mixtas. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 12 2.3. En consecuencia, una vez el Tribunal consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. 2.3.2. b) 2.3.3. b) c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?%; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:*! El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:!? Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 1 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 13 2.4, 3.1. 3.2. 3.3. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, el Tribunal consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta) y las marcas opositoras. El nombre comercial.
En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud de que Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada — Productos Mac manifiesta haber usado la denominación MAC no solo como marca sino también como nombre comercial desde el año 1979, bajo el nombre de MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC.
El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial!3 como "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( )", por lo que se puede afirmar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en la misma rama de actividad?*, Sobre el nombre comercial, cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina 13 Adicionalmente, es preciso comentar, a título ilustrativo, que del enunciado del Articulo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio — Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 — se desprende que la protección de los nombres comerciales, exigida especificamente por el Artículo 8 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, ha sido incorporada al Acuerdo ADPIC.
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.- “Artículo 8.- Nombres comerciales El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Véase, a título referencial e ilustrativo, por ejemplo, el Informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, antes citado, apartados 326 a 34;
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (CJCE), de 16 de noviembre de 2004, asunto C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budejovicky Budvar, národni podnik, apartado 91. 14 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. Nacional Competente!5. Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro.
Este es el supuesto contemplado específicamente en el Artículo 193* de la Decisión 486. En cualquier caso, según el Artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendrá un carácter declarativo, de conformidad asimismo con lo establecido en el Artículo 193 de la misma Decisión. En el presente caso, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos al nombre comercial cuyo uso previo se alega, el Tribunal consultante deberá verificar si tal nombre comercial opositor, que contiene la denominación MAC, de titularidad de Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro.
La enseña comercial y su ámbito de protección. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que MIPCO alega el uso, desde el 9 de septiembre de 1976, de enseñas comerciales que contienen la expresión MC. La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial.
De esta manera, sobre la base de lo desarrollado previamente por la doctrina ha manifestado que: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantir"1”. El anterior concepto de enseña comercial se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que este se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. 45 Al respecto, cabe destacar que el Artículo 191 de la Decisión 486 establece: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que to usa.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente, El registro o depósito tendrá carácter declarativo.
El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.” PACHÓN MUÑOZ, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial". Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, p. 127. 15 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil.
Por lo que el Tribunal advierte que “la intención del legisfador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado Artículo 19018, Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, el Artículo 200 de la Decisión 486 trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y, de esta manera, establece que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial.
En el caso concreto, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos a la enseña comercial cuyo uso previo se alega, el Tribunal consultante deberá verificar si dicho signo opositor, que contiene la denominación MAC, de titularidad de Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro.
Partículas de uso común. En el presente caso, la SIC manifestó que las denominaciones MC y MAC son partículas contenidas en numerosos registros de marcas, es decir, que ambas serian partículas de uso común. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país." Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos intrinsecamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. Lo anterior, comportará la 18 Asi, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 96-IP-2009 de 12 de noviembre de 2009, p. 17. 16 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. debilidad de la marca que contiene la partícula de uso común en virtud de su fuerza limitada de oposición, por cuanto las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcasí*, Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Esta es una excepción al principio de que el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento o los elementos diferentes que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación en conjunto del signo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular de marca, porque al ser vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Tal impedimento constituiria un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva?, Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener esta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”?!. 19 21 A este respecto, Jorge Otamendl señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcarío. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. Proceso 30-1P-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de 2013. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192. 17 5.8. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4, Le corresponde al Tribunal consultante establecer las denominaciones MC y MAC de los signos en conflicto en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, comportan propiamente elementos de uso común, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras de uso común. Signos genéricos y descriptivos Se interpretará el presente tema en virtud de que la SIC manifestó que las partículas MAC y MC, aisladamente consideradas, carecen de distintividad y resultan inapropiables para identificar los productos designados.
Adicionalmente, Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., tercero interesado, indicó que de la confrontación entre la marca MAC y la marca POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta), se deben excluir las palabras POLLO COMÚN y POLLO, por cuanto son términos genéricos que carecen de la fuerza distintiva necesaria para ser registrados como marcas. Los literales e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disponen: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; b) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
Como se desprende de las referidas disposiciones, no son registrables los signos conformados por locuciones descriptivas ni genéricas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil?22.
El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de 22 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 110-1P-2015 de 25 de septiembre de 2015, p. 8. 18 Fa” 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales caracteristicas son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el Artículo 58, literal c) de la Decisión 85, no podrá ser registrado. El fundamento de tal prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. En cambio, se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.
La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. Cabe destacar que el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando la naturaleza y características de este, así como el nomenclátor de que haga parte.
Lo anterior, en virtud de que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.
El Tribunal advierte que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca”, Cabe destacar que la presencia de una locución genérica resta aptitud distintiva al conjunto del signo que la contiene.
En efecto, nadie puede monopolizar una denominación genérica, debiendo tolerar que otras 23 En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995. 19 marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marca sirvan para distinguirlo claramente del otro.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante, su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrinseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro”?*. 6.10.Le corresponde al Tribunal consultante establecer si las 7.1. 7.2. 7.3. denominaciones POLLO COMÚN y POLLO de los signos en conflicto en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, comportan propiamente elementos descriptivos o genéricos, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas o genéricas.
Familia de marcas. La demandante argumentó que el uso intenso de las marcas derivadas de MC de MIPCO ha resultado en que la expresión MC o MAC sea reconocida como un indicador comercial de la familia de marcas de MIPCO, para identificar “alimentos preparados, comidas rápidas y restaurantes”. Por su parte, Avidesa Mac Pollo S.A., tercero interesado en el litigio, alegó que la parte más relevante del signo es la expresión MAC POLLO que se encuentra de forma primordial en todos los signos, de forma que es la parte perceptible y relevante para el público consumidor, por lo que la nueva marca POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta) es una variación de elementos de la marca anteriormente reconocida, donde se mantienen los elementos subsidiarios, como el diseño y las palabras secundarias de la marca previamente registrada; agregando que todos los elementos de la marca solicitada se encuentran en la cobertura inicial de la marca MAC POLLO (mixta).
Por lo tanto, el Tribunal estima necesario abordar el presente tema. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en estas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos o servicios, 24 BERTONE, Luís Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo ll, Madrid, 1984, pp. 78-79. 20 7.4. 7.5. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. por lo que sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo.
En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. En el caso concreto, el Tribunal consultante deberá determinar si las expresiones MC y MAC suponen la base sobre la cual se generan familias de marcas en favor de MIPCO y de Avidesa Mac Pollo S.A. o si, por el contrario, se trata propiamente de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.
La marca derivada. Avidesa Mac Pollo S.A. señaló asimismo que el signo concedido es una marca derivada y que la demanda presentada contra las Resoluciones que concedieron el registro de marca resultan infundadas por cuanto existe un derecho previo a favor del titular de la nueva marca, que data de 1976, cuando Avidesa Mac Pollo S.A. solicitó por primera vez una marca con la expresión MAC POLLO, con reivindicación de cada uno de sus componentes, como lo es la partícula MAC.
En tal virtud, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la familia de marcas y de la marca derivada. El Tribunal ha establecido que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan**, Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria?, Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de 25 26 Véase al respecto, Procesos 439-1P-2015, p.22, y 140-1P-2007, p.15.
Véase, a modo referencial, Proceso 439-1P-2015, p.24. 21 8.5. 8.6. 9.1. 9.2. ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales O complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión?”. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
En el presente caso, el Tribunal consultante deberá verificar si la marca concedida POLLO COMÚN MAC POLLO (mixta) constituye o no una variación de la marca previamente inscrita MAC POLLO, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud deben corresponder a los productos amparados por la marca previamente registrada.
La marca notoriamente conocida y su prueba. El Tribunal interpretará el tema, en vista de que la sociedad demandante manifestó que la consideración de la SIC de abstenerse de analizar la notoriedad que se invoca conduce necesariamente a la infracción de la norma que se aduce violada, por falta de aplicación, e infringe los derechos de MIPCO sobre una marca anterior notoriamente conocida.
En virtud de que en el proceso interno se alega que las marcas opositoras, de titularidad de MIPCO, son notoriamente conocidas, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 27 Véase, a modo referencial, Proceso 439-1P-2015, pp.24-25. 22 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.
Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?*, La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición”.
Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado*%, 28 29 b) c) a) e) Véase, a modo referencial, Proceso 107-1P-2015, p. 15.
Véase, a referencial, Procesos 08-1P-95, p.18, 25-1P-2011, p. 15, y 107-1P-2015, p. 15. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 23 9.7. 9.8.
Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca?!, En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario32, a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ta existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero,” Véase, a modo referencial Proceso 66-IP-2018, p. 17.
Véase, a modo referencial, Procesos 35-1P-2008, pp. 15-16, y 386-1P-2015, pp. 20-21. 24 9.9. 10. 10.1 sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. De lo expuesto, se advierte que le corresponde al Tribunal consultante establecer si las marcas opositoras de titularidad de MIPCO son notoriamente conocidas o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados.
Asimismo, para la protección de la marca notoria se deberá probar alguno de los riesgos en el mercado. Conexión competitiva entre servicios en la clase 29 y servicios en las clases 1, 29, 30, 31, 32, 40, 42 y 43..Avidesa Mac Pollo S.A. solicitó el registro del signo POLLO COMÚN MAC POLLO (mixto) para distinguir “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 2933 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por su parte, los signos sobre la base de los cuales se presentó la oposición, distinguen productos y servicios contenidos en las clases 1%, 2935, 3036, 3137, 3238, 4039, 4240 y 434 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema. 35 y 39 40 4 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de came; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
Carne, pescado, came de ave y came de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Granos y productos agricolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta, Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Tratamiento de materiales. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 25 10.2.Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486%, 10.3.
El Tribunal consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes%, 10.4.Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza%*. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines%. 42 43 45 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Pera clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado por fuera del texto). En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 26 c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios%6, 10.5.En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro*. 10.6.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, el Tribunal consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro%.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 10.7.Asimismo, el Tribunal consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
A objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito**, 45 a 48 49 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-1P-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. “Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: “Ef efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. “Introducción a la Economía". Traducción al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002, ya citado, p. 8;
Proceso 68-1P-2002, ya citado, p.11. 27 10.8. En el caso concreto, el Tribunal consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado POLLO COMUN MAC POLLO (mixto) y, los productos de las clases 1, 29, 30, 31, 32, 40, 42 y 43 de la referida Clasificación, que distinguen las marcas opositoras.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00298, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Ltisa do! MAGISTRADA N Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secrejario.
YY 17772 CUM Hernán ARAS Zambrano ESIDENTE Ss 'CRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 28