TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 464-1P-2015 Asunto: interpretación Prejudicial Consuitante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia (Perú) Expediente interno del Consuitante: 10670-2014 Referencia: Cancelación parcial por falta de uso de la marca PHARVET (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: Por Oficio 210-2015-SCS-CS recibido el 15 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial de los Artículos 165 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno 10670-2014; y, y Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 165.- La oficina nacional compelente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca tamblén podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse ta acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” 4 DAA El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 1. 2.1. 2.2. 2.3, ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno Demandante: FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.!.R.L. Demandados: instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP!), República del Perú Tercero interesado: DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C. Hechos Relevantes El 11 de febrero de 2005, FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.I.R.L. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca PHARVET (mixta), registrada a favor de Droguería Laboratorio Farvet S.A.C. para distinguir: productos desinfectantes, veterinarios, farmacéuticos y medicinales, comprendidos en la Clase 5 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación internacional de Niza”).
El 10 de octubre de 2007, mediante Resolución 16837-2007/0SD- INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, “el INDECOPI”) declaró fundada en parte la solicitud de cancelación del registro de la marca PHARVET (mixta) cancelando el registro respecto de productos desinfectantes y veterinarios.
El 6 de noviembre de 2007, FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E. RL. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 16837- 2007/0SD-INDECOPI. “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros." La referida solicitud de cancelación fue tramitada mediante expediente administrativo 232668- 2005. 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
El 13 de mayo de 2008, mediante Resolución 1117-2008/TPI- INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOP!, confirmó la Resolución 16837-2007/0SD- INDECOPI. El 5 de septiembre de 2008, FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.I.R.L. interpuso demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de ta Resolución 1117-2008/TPI-INDECOP!.
El 16 de marzo de 2010, mediante Resolución signada como Número Ocho, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada ta demanda interpuesta por la empresa FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.I.R.L. El 20 de septiembre de 2010, FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.I.R.L. formuló recurso de apelación contra la Resolución 8 de 16 de marzo de 2010.
El 21 de mayo de 2014, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó la Resolución signada como Número 8 de 16 de marzo de 2010. EL 10 de julio de 2014, FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.!.R.L interpuso recurso de casación contra la Sentencia de 21 de mayo de 2014. 2.10. Mediante Auto de 25 de junio de 2015, el recurso de casación fue 3.1. 3.2. declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 165 y 167 de la Decisión 486.
Argumentos de la Demanda FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.!.R.L. alegó lo siguiente: Fundamenta su legítimo interés para cancelar el registro de la marca PHARVET (mixta) al ser susceptible de confusión con su nombre comercial FARVET para comercializar productos veterinarios el cual lo han usado desde 1982. No se valoró de manera adecuada los documentos y productos presentados por la empresa titular de la marca PHARVET (mixta) toda vez que la Sala debió admitir únicamente las pruebas aportadas durante los tres últimos años precedentes a la presentación de la acción de 3 AA 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. cancelación, es decir, desde el 11 de febrero de 2002 al 11 de febrero de 2005.
Eran titulares de la marca la señora Carmen Nelly Enríquez González y la empresa Droguería Laboratorio Farvet S.A.C., por lo que eran ellos los que debieron probar el uso de la marca, ya sea de manera directa o a través de un licenciatario. Las facturas presentadas como pruebas fueron emitidas por LABORATORIOS PAVIL S.A., la cual utiliza el signo PHARVET (mixto) como nombre comercial, no como marca, distinguiendo actividades comerciales no productos.
Las facturas acreditan la venta de los productos MAFIDOL y BRONCOPHAR, por lo que no demostró que vendió en efecto el producto marcado con el signo PHARVET (mixta). Los empaques de los productos no corresponden a las facturas incorporadas como pruebas conforme a las facturas de los años 2002, 2003, 2004 y 2005. No existe certeza de que los empaques de los productos presentados por DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C. como pruebas correspondan a la marca PHARVET (mixta) durante al periodo relevante de la acción de cancelación. Argumentos de la Contestación. ELINDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: a) FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.I.R.L. afirma que no se probó el uso de la marca PHARVET (mixta), razón por la cual la misma debió ser cancelada de manera total. b) En el presente caso, DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C. presentó distintos medios probatorios a fin de acreditar el uso de la marca PHARVET (mixta), que distingue productos farmacéuticos y medicinales, productos desinfectantes y veterinarios de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c) En la documentación presentada como medios probatorios, se encuentran diversas facturas, emitidas dentro de los tres años precedentes a la acción de cancelación por falta de uso de la marca, emitidas por LABORATORIOS PAVIL S.A. que acreditan la comercialización efectiva de productos farmacéuticos y medicinales. 4 4.2. d) 9) Si bien en el detalle de las facturas no se especifica la marca PHARVET (mixta) en la parte central de los documentos se aprecia el signo PHARVET impreso como sello, lo que constituye un indicio de que los productos farmacéuticos y medicinales comercializados están identificados por su nombre genérico y/o comercial, por la marca PHARVET lo cual se ratifica con la impresión de los empaques de los productos MAFIDOL y BRONCOPHAR.
El 15 de junio de 2001 LABORATORIOS PAVIL S.A. transfirió la marca PHARVET (mixta) a favor de Carmen Nelly Enríquez González, quien a su vez el 21 de marzo de 2003 la transfirió a DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C. Por lo antes señalado, las facturas incorporadas por LABORATORIOS PAVIL S.A. son válidas ya que hacen referencia a productos genuinos marcados con la marca PHARVET (mixta).
Se acreditó el uso en el mercado de la marca PHARVET (mixta) para productos farmacéuticos y medicinales, sin embargo, se consideró que la marca no fue utilizada para productos veterinarios y desinfectantes, en razón de lo cual en aplicación del tercer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, se la canceló para dichos productos. DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C. presentó contestación extemporánea a la demanda señalando que: a) b) d) La señora Carmen Nelly Enriquez González (principal accionista de DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C.) en marzo de 2000 compró la marca PHARVET (mixta) a LABORATORIOS PAVIL S.A.C. A partir de la fecha de venta de la marca LABORATORIOS PAVIL S.A.C., tuvo el lapso de un año para seguir comercializando los productos que se encontraban en sus almacenes.
Al asociarse con el señor Antonio Gallo Zapata, nació DROGUERÍA LABORATORIO FAVET S.A.C., empresa que de inmediato fabricó, comercializó y distribuyó el producto PHARVET. La señora Carmen Nelly Enríquez González en calidad de titular de la marca PHARVET (mixta) celebró un contrato de franquicia y/o licencia de uso de la marca con DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C. ZE 5.1. 5.2. 7.1. 8.1. e) Enel año 2003 LABORATORIO FARVET S.A.C. adquirió la marca PHARVET, por lo que la línea de uso fue continua.
Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar que: Se ha llegado a establecer que DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C., acreditó el uso de la marca PHARVET (mixta) para identificar productos farmacéuticos y veterinarios en las cantidades requeridas normales para el tipo de producto que protege.
Respecto de los productos que no pudo probar su uso, debe aplicarse el inciso tercero del Artículo 165 de la Decisión 486. Argumentos del Recurso de Apelación FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.I.R.L., presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial enunciando los mismos argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa.
Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación El INDECOP! presentó contestación al recurso de apelación indicando: a) Las facturas presentadas por DROGUERÍA LABORATORIOS FARVET S.A.C. si bien fueron emitidas por LABORATORIOS PAVIL S.A., se consideraron pruebas válidas al haber sido éste el titular originario de la marca. b) Si bien en el detalle de dichos productos no se especifica la marca PHARVET (mixta), en todas las facturas se aprecia, en la parte central, el signo PHARVET (mixto) impreso como sello, lo que constituye un indicio de que los productos farmacéuticos y medicinales comercializados están identificados por la marca mixta PHARVET (mixta).
Fundamentos de la Sentencia de Segunda Instancia La sentencia de segunda instancia judicial declaró infundado el recurso de apelación al considerar que: Ha quedado acreditado el uso de la marca PHARVET (mixta), al haberse demostrado la puesta en el comercio de algunos productos 6 Ys 8.2. 8.3. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. farmacéuticos y medicinales identificados con dicha marca y, por ende, su disponibilidad en el mercado para su adquisición por parte de los consumidores en la cantidad suficiente que corresponden a la naturaleza del producto.
En cuanto a lo dispuesto por el Artículo 165 de la Decisión 486, en relación a la limitación o reducción de los productos o servicios comprendidos en un signo, la marca PHARVET (mixta) está registrada para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, productos desinfectantes y veterinarios de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de los cuales se considera solo debe mantenerse el registro para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, de la mencionada Clase internacional.
En consecuencia, debe cancelarse el registro en mención respecto de los productos desinfectantes y veterinarios de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de los cuales no se ha acreditado su uso. Argumentos de la Casación FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.!.R.L. interpuso demanda de casación expresando lo siguiente: La discusión del presente caso se circunscribe a determinar si al momento de solicitar la cancelación de la marca PHARVET (mixta), cuya titularidad en el periodo cuestionado correspondía a Carmen Nelly Enríquez González y a Droguería Laboratorio Farvet S.A.C., se encontraba real y efectivamente en uso.
Droguería LABORATORIO FARVET S.A.C, aportó facturas para probar el uso de la marca PHARVET (mixta) los últimos tres años; sin embargo, según el Artículo 165 de la Decisión 486, estas deben ser emitidas por sus titulares o por un licenciatario debidamente inscrito. Si la carga de la prueba, en el trámite de cancelación por falta de uso, le corresponde al titular del registro, según el Artículo 167 de la Decisión 486, y en el presente caso las facturas presentadas fueron emitidas por LABORATORIOS PAVIL S.A., entonces este es un tercero no legitimado, motivo por el cual dichos documentos comerciales no debían ser considerados como medios de prueba válidos para acreditar el uso de la marca PHARVET (mixta).
Adicionalmente, a pesar de que LABORATORIOS PAVIL S.A. no está legitimado para presentar pruebas, las facturas aportadas al proceso solamente acreditaron la venta de los productos a distintos proveedores, no consumidores finales situación que no implica que dichos productos 7 9.5. »N o NApPn> D. 1. 1.1. hayan sido comercializados con los mismos empaques presentados como medios probatorios en el procedimiento administrativo.
Por último, la resolución impugnada se contradice al señalar que en las facturas comerciales presentadas como medio de prueba “no se aprecia la marca PHARVET ni su logotipo”, así como que estas han sido emitidas por persona jurídica distinta al titular de ta marca, que es DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C. y, por otro lado, completamente contrario a lo expuesto, señala que “en las facturas se encuentra inserta la marca PHARVET” (mixta) y que LABORATORIOS PAVIL S.A. es el titular del registro, incurriendo en error.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación. De oficio se interpretarán los artículos 166 y 168 de la Decisión 4863, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486.
Legitimación para plantear la Acción de Cancelación. Régimen probatorio. La carga de la prueba. La prueba del uso. Cancelación Parcia! de una marca. Su relación con la prueba del uso de un Nombre Comercial. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la decisión 486. FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E.I.R.L. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca PHARVET (mixta) registrada a favor de 3 Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alleren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 168.- La persona que oblenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. 8 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
1.6. DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C. para distinguir: productos desinfectantes, veterinarios, farmacéuticos y medicinales, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Los artículos 165 a 170, salvo el 169% de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.
Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.6.1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios, Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 4 DS El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 9 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 1.6.2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.
Por su parte, el párrafo tercero de la norma estudiada, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. Por lo tanto, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.
Una vez analizado lo anterior, se deberá establecer si la marca PHARVET (mixta) fue usada en el mercado de una forma rea! y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación. Legitimación para plantear la acción de cancelación. Dentro del expediente interno se verifica que FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS E./.R.L. justifica su legítimo interés para solicitar la cancelación de la marca PHARVET (mixta) en el hecho de ser titular del nombre comercial FARVET, aduciendo que la marca que se intenta cancelar crea confusión en el mercado respecto de su signo para comercializar productos veterinarios utilizado desde 1982, por lo que solicita se la cancele.
De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite de cancelación por falta de uso de una marca se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar una acción de cancelación para lo cual deberá legitimar su interés. 10 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.
Respecto al legítimo interés, éste se traduce en la intención de registrar una marca idéntica o similar a una registrada que no está en el comercio y que impide su uso a una persona que sí está dispuesta a expenderla en el mercado. En el caso en análisis, la actora afirma que su interés no es registrar una marca similar o idéntica a PHARVET (mixta) sino que al competir con su nombre comercial FARVET en el mercado, esto le afecta creando un eventual riesgo de confusión entre el consumidor.
El juzgador no debe confundir la razón de ser de la acción de cancelación, la cual está enfocada a eliminar registros que no se utilizan y obstaculizan el mercado, y no eliminar una marca por confusión y más aún, cuando en el presente caso, han estado ambas conviviendo en el mercado durante años. El legítimo interés como tal, debe enfocarse en prácticas honestas y leales, por lo que justificar que su interés para cancelar la marca en el hecho de que causa confusión y así eliminar del mercado a su competencia no es una práctica apegada a derecho.
Cuando la autoridad cancela una marca por falta de uso, de conformidad con el Artículo 168 de la Decisión 486, se confiere a favor del solicitante el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que canceló, derecho que puede invocarse a partir de la presentación de la acción de cancelación y hasta dentro de tres meses posteriores a la fecha de que la resolución quede en firme.
En el presente caso la compañía actora afirma que es titular del nombre comercial FARVET desde el año 1982, por lo que tampoco se configura el espíritu de la acción de cancelación, respecto al derecho preferente, en el sentido de que precisamente se cancela una marca para poder registrarla a su favor. Aquí el actor la cancela para que no exista otro signo en el mercado que interfiera con su nombre comercial.
Otro aspecto relevante a considerar, es la fecha de registro de la marca PHARVET (mixta) la cual de la redacción de los hechos se afirma que fue originalmente registrada en el año 1967, mientras que el nombre comercial FARVET de la actora es utilizado desde el año 1982, llevando a la conclusión de que el interés que afirma la solicitante es el uso de un nombre comercial que ya lo tenía y que es posterior a la marca registrada.
El juez de la causa, deberá analizar este aspecto y determinar si en la actora contaba con interés legítimo para plantear la cancelación de la marca PHARVET (mixta). 11 237 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Régimen probatorio. La carga de la prueba. La prueba del uso. La actora fundamenta su posición en el hecho de que eran titulares de la marca PHARVET A) la señora Carmen Nelly Enríquez González y la empresa DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C., por lo que eran ellos los que debieron probar el uso de la marca, ya sea de manera directa o a través de un licenciatario.
La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios.
El mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Del relato de los hechos se verifica que existieron tres titulares, a) LABORATORIOS PAVIL S.A.C. (desde 1967 hasta el 15 de junio de 2001), b) la señora Carmen Nelly Enriquez González (del 15 de junio de 2001 al 21 de marzo de 2003)y c) DROGUERÍA LABORATORIO FARVET S.A.C. (del 21 de marzo de 2003 en adelante), por lo que las pruebas para fundamentar el uso del signo se deberán retrotraer al tiempo dentro del cual cada uno fue titular de la marca, dentro del periodo comprendido entre 11 de febrero de 2002 al 11 de febrero de 2005. 3.6.
Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando el uso de la marca por su titular dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, y que las pruebas soporten el uso de la marca en el mercado en las cantidades pertinentes. 12 7 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
Cancelación parcial de una marca. En el caso en concreto de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486, al no haber podido probar su titular el uso en toda la lista de sus productos, canceló parcialmente la marca PHARVET (mixta) eliminando de su listado productos desinfectantes y veterinarios y manteniendo el registro vigente para productos farmacéuticos La disposición antes citada es clara, en el sentido de que cabe la cancelación parcial de una marca, siempre y cuando la falta de uso afecte a uno o algunos de los productos o servicios contenidos en el certificado de registro, y tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Esta llamada identidad o similitud de los productos o servicios debe ser entendida como la conexión competitiva entre los mismos, ya que por más que el titular no pruebe fehacientemente en un proceso de acción de cancelación que uso su marca, si probó que otro producto o servicio relacionado sí está en el mercado, es suficiente como para que la autoridad no cancele ese registro.
La razón por la que no se debe cancelar parcialmente una marca cuando sus productos son relacionados es precisamente por salvaguardar al público consumidor en tanto en cuanto si obtenida la cancelación del registro y si se tratan de productos de la misma linea, va a considerar que se trata del mismo productor. Siguiendo la línea de este Tribunal, la Interpretación Prejudicial dictada dentro del proceso 180-IP-2006, estableció entre los requisitos para la procedencia de la cancelación parcial: el no uso que los productos o servicios o que tales productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los autorizados.
Que sean similares supondría, como expresa la jurisprudencia, que sean "conexos" o “relacionados” -coloquialmente hablando- y, entonces, el Tribunal enuncia: "Sí por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados".
Por otra parte, en ejercicio del derecho preferente que le confiere la ley al solicitante de una acción de cancelación, por más que consiga que se cancele parcialmente el registro, el día de mañana al presentar la solicitud de registro puede ser objeto de oposición por parte del titular de la marca cancelada, argumentado riesgo de confusión por tratarse de productos relacionados, o en su defecto la propia autoridad de oficio puede denegarla por falta de distintividad en aplicación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 13 4.7. 4.8. 4.9.
Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro, para lo cual debemos recordar que el Articulo 136 literal a) enuncia como prohibición para el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca anterior sea solicitada o registrada, ya sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación. Por tal motivo, el simple hecho de que se canceló un producto relacionado con el que sí está en uso, puede causar asociación o confusión y por tanto la solicitud del signo no es admisible a registro como marca por carecer de distintividad.
La figura de la acción de cancelación parcial debe ser entendida bajo el presupuesto de que es pertinente siempre y cuando los productos o servicios a cancelarse, no posean conexión competitiva respecto de los productos o servicios que quedan vigentes. 4.10.Para cancelar parcialmente un registro, necesariamente la autoridad 4.11. 5. 5.1. 5.2. debe analizar todos estos aspectos y así se evitarán inoficiosas solicitudes de registro que pueden ser rechazadas o en su defecto crear riesgo de confusión en el público consumidor.
Se deberá verificar si productos desinfectantes y veterinarios guardan o no conexión respecto de productos farmacéuticos y si en el caso de una cancelación parcial no va a existir el riesgo de confusión en el consumidor, principal afectado en el caso de permitirse que dos registros idénticos o similares identifiquen productos que pueden confundirios.
Su relación con la prueba del uso de un nombre comercial. Enuncia la actora que las facturas presentadas como pruebas fueron emitidas por LABORATORIOS PAVIL S.A., la cual utiliza el signo PHARVET (mixto) como nombre comercial, mo como marca, distinguiendo actividades comerciales, no productos. El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social.
Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales. 14 5.3.
Probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado. 5.4. Se deberá analizar las facturas aportadas y las muestras de los empaques, para verificar si es que la marca materia de cancelación estuvo o no a disposición del consumidor en las cantidades pertinentes, relacionadas a su giro comercial como producto en sí y no sólo identificando el nombre de la compañía. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el tribunal consultante al resolver el proceso interno 10670-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Apr) Cecilia Luisa LN MAGISTRADA a brano * 'AGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Rrejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán) ANDADS >. Hernán ano — P ENTE Notifíquese al tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15