Proceso: 474-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS: 474-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sección Primera del Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia. 2009-00481-00 Signos involucrados: SMAC VS VIDEO SCREEN (mixta), SMAC PREMIUM (mixta), SMAC CARD (mixta), SMAC ACCOUNTING (mixta) SMAC AUDIT (mixta) SMAC PROGRESSIVE (mixta) SMAC TS TICKET SYSTEM (mixta), SMAC CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT (mixta) SMAC SERVER (mixta) SMAC MASTER (mixta) y MAC (denominativa y mixta);

MAC S.A. (nombre comercial) AUTO MAC (enseña comercial) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 3028, recibido el 21 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y b), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00481-00; y, El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. 1 2.1.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Demandado: Tercero interesado: Hechos relevantes EMA HOLDINGS S.A. (antes MAC S.A.). SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. (SIC) HIGH TECHNOLOGY SYSTEM LTDA. El 22 de abril de 2008, HIGH TECHNOLOGY SYSTEM LTDA. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de las siguientes marcas: Marca Clase Gráfica Expediente Productos Smac vs Video | 9 ¡SMÁáTeivs! 08-040305.

Equipos para (mixta) el tratamiento de la O información y ordenadores. Smac Premiun | 9 08-040308. Equipos para (mixta) MAC P=mtr] el tratamiento de la información y ordenadores. Smac Card | 9 08-040309. Equipos para (mixta) ¡SMAjcara] el. tratamiento de la información y ordenadores. Smac g 08-040310. Equipos para Accounting el tratamiento (mixta) de la información y ordenadores.

Smac Audit | 9 o a 08-040311. Equipos para (mixta) el tratamiento de la información y ordenadores. Smac 9 s 08-040312. Equipos para Progressive [SMAYejerogrossive] al tratamiento (mixta) de la información y ordenadores. 2 RW 2 2.2. Smac Ts A 7 08-040313. Equipos para Ticket System SMAtejT=: el tratamiento (mixta) de la información y oli ordenadores.

Smac Cim 'SMAljcrmi 08-040316. Equipos para Customer D el tratamiento loyalty de la Management información y (mixta) TO ordenadores. Smac Server (mixta) 08-040317. Equipos para el tratamiento de la información y ordenadores. Smac Master (mixta) SMAYejmaster] 08-040318. Una vez publicadas las solicitudes antes descritas, MAC S.A. presentó oposición argumentando ser titular de los siguientes signos: Clase Gráfica Certificado Productos o servicios [Signo Mac (mixta) 9 Nac a a a e nr Mac (mixta) 70254 Electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelefonía y radiotelegrafía especialmente acumuladores o baterias.

(artículos comprendidos en la clase 20 del decreto 1707 de 1931, reclasificado mediante resolución 3772 del 26 de septiembre de 1980 para la clase 09 del decreto 755 de 1972). 235096 Dispositivos de protección personal contra los accidentes, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, baterias, — baterias para vehículos, instrumentos de alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos de calibrar, extintores, baterías de anodos, aparatos de soldadura eléctrica, armarios de distribución de electricidad, básculas aparatos de pesar, baterias de encendido, bobinas eléctricas y sus soportes, autorreguladoras de combustible, auto- reguladoras de gasolina, bornes y bomes de presión, 3 cables eléctricos, cajas de electricidad en todos sus niveles, circuitos integrados, circuitos impresos, hilos de cobre aislados, colectores electrónicos, cuadros de distribución de electricidad, aparatos de dosificación, pilas eléctricas, electrodos para soldadura, enchufes, dispositivos para equilibrar, fusibles, distribuidores de gasolina para estaciones de servicio, gasómetros, guantes para la protección de accidentes, hilos eléctricos, alarmas de incendio, bombas de Incendio; mangueras de incendio, señales luminosas, interruptores, lintemas, tubos luminosos, alarmas automáticas de perdida de presión de las llantas, aparatos de medida de precisión, medidores, aparatos para medias distancias, pernos de calibrar, tapones indicadores de presión para válvulas, refractores, reguladores de voltaje para vehículos, respirado- res para filtrar el aire, triángulos de señalización para vehículos averiados, señalización luminosa o mecánica, registradores kilométricos para vehículos, voltimetros.

Mac 2 doble No se dispone | 171778 No se dispone de los poder (mixta) de la gráfica en productos en la página web la página web de de la SIC. la SIC. Mac energía 331885 Baterías para uso automotor. más allá del límite (denominativa) Mac (mixta) 147804 Papel y artículos de papel (productos categorizados según la Clasificación del año 1986) Mac Power Pac 197299 Baterías y acumuladores (mixta) eléctricos y sus partes.

AAA Mac Power 293296 Baterías para uso automotor. Pack (las demás expresiones son explicativas) mixta na] pta 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. “Mac (mixta 35 338204 Servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización distribución de baterías para uso automotor. Mac 35 (denominativa) 338203 Servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización y distribución de baterias para uso automotor.

Mac 38 (denorninativa) 234816 Servicios de comunicaciones incluyendo los servicios a través de páginas intemet o de cualquier manera - vía internet o vía - correo electrónico y cualquier otro sistema electrónico. Mac (mixta) 39 Mac doble poder (denominativo) Nombre Comercial 197278 Transporte y depósito. 12285 Empresarios y comerciantes dedicados a la fabricación, ensamble, compra en el mercado nacional yo internacional, importación, distribución, venta, distribución de partes y componentes o conjuntos completos de pilas y baterias eléctricas, prestación de servicios de reparación y mantenimiento de pilas y baterías eléctricas, repuestos de sistemas eléctricos.

Actividades comprendidas en las Clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 29 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones planteadas por MAC S.A. y concedió el registro de las marcas solicitadas. La sociedad MAC S.A. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, recurso de apelación en contra de las resoluciones que negaron las oposiciones.

El 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió los recursos de reposición planteados denegándolos y confirmando la concesión de los signos solicitados. El 27 de abril de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió los 5 =P 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. recursos de apelación interpuestos denegándolos, concediendo las marcas solicitadas.

La Sociedad MAC S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, contra la Superintendencia de Industria y Comercio!. El 30 de octubre de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso y dispuso se solicite interpretación prejudicial a este Órgano Jurisdiccional.

Argumentos de la demanda La Sociedad MAC S.A., en la demanda de nulidad presentada, en lo principal señala que: En el caso presente, el signo que aporta la distintividad a la marca solicitada para el registro es SMAC y la marca base de la oposición está formada exclusivamente por la expresión MAC; en ese orden de ideas, y de acuerdo con la doctrina del Tribunal, la confusión puede presentarse en los aspectos gráfico, fonético o conceptual; además, a pesar que las marcas carecen de significado conceptual.

Se presenta confusión por cuanto, dado el reconocimiento que tiene su marca MAC, el consumidor de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, necesariamente asociará la marca solicitada con la empresa MAC S.A. (confusión indirecta). En relación al nombre comercial MAC S.A., la entidad del mismo nombre, tiene el derecho de uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso y tener, además, reconocimiento en el orden nacional e internacional, aspecto que no se consideró al haber concedido el registro de las marcas SMAC que están acompañadas de diversos términos genéricos para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad MAC S.A., es una empresa líder en el campo de la producción, fabricación y distribución de baterías y diversos productos, por lo que, el uso de la expresión SMAC, en productos de la misma Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que las marcas solicitadas necesariamente generarían confusión para el público consumidor y lesionarían los intereses de la sociedad MAC S.A., que 1 Anexo con las resoluciones impugnadas. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. verá disminuida la capacidad distintiva de sus marcas; en particular, la marca MAC (mixta).

Que su marca MAC cumple con todas las condiciones exigidas por la legislación para que sea considerada como marca notoria, la cual debe ser protegida de toda reproducción o imitación total o parcial, cuando dicha reproducción imitación o parcial sea susceptible de causar asociación, aprovechamiento injusto el signo o dilución de su capacidad distintiva.

Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio señala lo siguiente: Las resoluciones emitidas no han incurrido en violaciones de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, habiéndose expedido válida y legalmente. Los signos (todos mixtos) solicitados por HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA. fueron concedidos por no estar comprendidos en las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión se consideró los eventos de similitud ortográfica, fonética e ideológica, y luego se examinó la totalidad del signo en conflicto en su conjunto sin descomponerlos, el examen de registrabilidad, en forma sucesiva y no simultánea, las semejanzas (no las diferencias) que exista entre los signos, y verificó la naturaleza de los productos.

La partícula MAC la contienen muchos registros de marcas, lo que determina la coexistencia de éstos, sin que exista riesgo de confusión o asociación. Se puede observar que las estructuras silábicas evocan conceptos diferentes; en consecuencia, no comparten el argumento referido a que la distintividad de cada uno de los signos solicitados recae en la expresión SMAC, toda vez que se debe realizar el análisis de estudio en conjunto y no de forma fraccionada.

Con relación a la presunta confundibilidad con el nombre comercial MAC S.A. y las marcas solicitadas, no existen semejanzas entre los signos que confundan al consumidor en el mercado. b INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y b), 224, 225 y 226 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 190, 191 y 193% de la misma normativa antes señalada. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(y “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Mlembro”. “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de ta fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

“Artículo _190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".

“Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando elto pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. 8 nan 1.1. 1.1. 1.2.

1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El criterio del consumidor medio. La marca notoria, su protección y su prueba. Comparación entre signos mixtos y entre signos mixtos y denominativos.

La protección del nombre comercial. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas y de uso común (MAC). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El criterio del consumidor medio.

En el caso en análisis, se discute la posible confusión entre los signos SMAC solicitados, respecto de las marcas MAC registradas y que plantearon oposición. Por su parte el tribunal consultante, requiere la interpretación del Artículo 136 literales a) y b), por lo que se analizará en este acápite lo relacionado a los parámetros que le servirán al juzgador para poder resolver el trámite.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?, En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.

El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 9 1.4. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos': 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación, 5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 10 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. 1.5,4, Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

Una vez señaladas las reglas y pautas para el cotejo, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos solicitados respecto de los que protegen las marcas y nombre comercial registrados.

La marca notoria, su protección y su prueba. Afirma la compañía actora que su marca "MAC” puede calificarse como notoriamente conocida, por lo que se analizará este aspecto. Al respecto, la Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 11 2.4. 2.5. 2.6. 2.6. 2.7.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 12 Ñ 2.8. 2.9. e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i)' La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional); o, k) La existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.f En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 2.10.En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. 2.11.

El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 2.12.El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 8 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 2.13.El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 2.14.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 2.15.En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;

(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido, (iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 2.16.La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas MAC. 3.

Comparación entre signos mixtos y entre signos mixtos y denominativos. 3.1. Enel caso en análisis, se solicitan varios signos mixtos y denominativos a los cuales se les opusieron de igual manera signos denominativos y mixtos por lo que es pertinente analizar este tema. Comparación entre signos mixtos 3.2. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”?. 7 Proceso 26-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N* 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). 14 A Ñ 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”, En el caso concreto, cuando se realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial".

Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. Con base a estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que 8 Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. 2 Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. N* 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. 15 ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que se deberá tener presente que: 3.8.1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.8.2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.8.3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más caracteristica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores?. 3.9. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 3.10.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.11.Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El 10. Revisar Proceso 98-1P-2012. y JS 16 e elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*?. 3.12. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”?, 3.13.Con base a estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

La protección del nombre comercial En el presente caso la sociedad MAC S.A. sostiene ser titular del nombre comercial MAC DOBLE PODER, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. A manera introductoria, se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-1P-2013: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1 (Proceso 26-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N* 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). 1 Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. 17 4.5. 4.6. 4.7. 4.4.1.

El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. *? 4.4.2. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título X! de la Decisión 486.

En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). 4.4.3. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 4.4.4. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial!*.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: 13 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. Revisar Proceso 99-IP-2014. 18 4.8. 4.9. “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 581, de 12 de julio de 2000). Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor..

Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 19 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales 0 comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Por lo antes expuesto, se deberá verificar que el nombre comercial MAC DOBLE PODER ha sido usado en el mercado de manera real y efectiva para que pueda fundamentar su acción de nulidad. Protección en relación con signos idénticos y similares Como lo ha manifestado este Tribunal en su Proceso 99-IP-2014, el Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.

Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos 20 6 4.17. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.

Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas y de uso común (MAC) La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó La partícula MAC la contienen muchos registros de marcas, lo que determina la coexistencia de éstos, sin que exista riesgo de confusión o asociación. En este marco, es apropiado referirse a las expresiones de uso común en la conformación de los signos marcarios.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-1P-2013: “El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. Existen expresiones que el público consumidor normalmente usa para referirse a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera haría inmediatamente la relación designación — producto / servicio. En este sentido, ningún competidor en el mercado podria adueñársela, ya que se estaría generando una posición de ventaja injusta frente a los otros. 15 h y 15 Esta posición fue adoptada por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 29 de abril de 2010, en el marco del proceso 31-1P-2010. 21 5.5. 5.6.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos o de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. El Tribunal advierte que tanto las designaciones de uso común como las descriptivas deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.1é Esto es muy importante porque en 16 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenciátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en liendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Silos mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentarla una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de fos productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del misma empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 22 5.7. 5.8. 5.9. productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.*? Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominid absoluto por persona alguna.” Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes, las palabras, particulas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones de uso común se deben excluir del cotejo marcario !$- 5.10. Por lo tanto, se debe determinar si la expresión MAC es de uso común para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene, 17 18 Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir.

(Proceso 114-1P-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1028 de 14 de enero de 2004). Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del proceso 50-IP-2012. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariíamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 23 a 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Conexión competitiva Los signos solicitados para registro amparan productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, mientas que algunos de los opositores amparan productos de las clases 9, 35, 38, 39 y nombre comercial.

Por lo tanto, se tratará el tema de la conexión competitiva. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: “En este escenario es preciso que se debe matice la regla de la especialidad*? y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. 19 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar sí se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-1P-2008. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1271, de 2 de diciembre de 2005). 24 b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: Puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

(Proceso 114- IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. — Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1028 de 14 de enero de 2004).” 6.6. Por lo tanto, se deberá analizar si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00481-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. M | / " m7 Cecilia Iuisa n Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 26 SECRETA lO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27