TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 489-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00110. Referencia: Patente “MÉTODO Y SISTEMA PARA LA MANUFACTURA Y SUMINISTRO DE UN EXPLOSIVO EN EMULSIÓN”.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. VISTOS: El Oficio 3156 de 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 26 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00110; y, El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso Interno. Demandante: DYNO NOBEL AS.; ie 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Hechos relevantes. El 7 de abril de 2008, DYNO NOBEL AS. solicitó*, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Patente de Invención titulada “Método y Sistema para la Manufactura y Suministro de un Explosivo en Emulsión”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2006/037910 de 27 de septiembre de 2006, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Solicitud que indicaba que eran cuatro los inventores?. Mediante Oficio 7322 notificado el 6 de junio de 2008, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, requirió al solicitante para que dentro del término de dos meses presente el documento de poder y el de cesión de la respectiva solicitud de patente.

El 2 de octubre de 2008, DYNO NOBEL AS. respondió al requerimiento de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, incorporando el poder y la cesión de los derechos de tres de los inventores, toda vez que el 15 de abril de 2008 se eliminó de la lista de inventores al señor Corenlis L. Kome ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, por no ser parte de la invención. El 16 de abril de 2010, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 19648 señaló que se dio cumplimiento en forma parcial a las observaciones, por cuanto únicamente se aportó el documento de cesión de derechos correspondiente a tres de las cuatro personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud.

Así, considera incompleta la cesión de derechos y, en consecuencia, "se declara abandonada la solicitud”. El 30 de abril de 2010, DYNO NOBEL AS. presentó recurso de reposición contra la Resolución 19648 de 16 de abril de 2010. El 12 de octubre de 2010, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución 55071, confirmó la Resolución 19648 que fue objeto de recurso de reposición planteado por DYNO NOBEL AS. 1 Expediente Administrativo 08-034.603. 2 De la revisión del expediente no se ha podido verificar los nombres de los cuatro inventores, sino únicamente del que no se presentó la cesión. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

El 2 de marzo de 2014, por memorial dirigido a la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, DYNO NOBEL AS. formuló acción de nulidad contra las Resoluciones 19648 y 55071. El 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial a este Tribunal.

Argumentos de la demanda de nulidad. La sociedad DYNO NOBEL AS., en la acción de nulidad presentada, señala que: Las resoluciones impugnadas son violatorias de los artículos 3, 4, 11, 28 y 41 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y los artículos 51 y 92 del Reglamento de dicho Tratado, así como los artículos 26 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues, a decir de ellas, una solicitud internacional deberá contener un petitorio, una descripción, una o más reivindicaciones, uno o más dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen; deberá redactarse en uno de los idiomas prescriptos, cumplir con todos los requisitos, las exigencias de la Unidad de Invención y someterse al pago de las tasas.

La solicitud internacional será conforme al Tratado. Tanto el Tratado como el Reglamento “son silenciosos en cuanto a la necesidad de acreditación de cesión en fase internacional” (sic). En particular, la titularidad de la invención no es un requisito para la obtención de la fecha de solicitud internacional, toda vez que ésta tiene el efecto de una solicitud nacional regular en cada país, luego, el requisito de cesión debe acreditarse según las normas y la reglamentación de cada país y, en consecuencia, durante la fase internacional no es requisito obligatorio presentar el documento de cesión. En la inscripción de declaraciones durante la fase internacional de una solicitud, dentro de las cuales se encuentra la cesión de derechos del inventor al solicitante, es totalmente opcional y se ha establecido como una forma de aminorar los requisitos formales en fases nacionales.

En cualquier caso, no se prevé pérdida alguna de derechos debido a la no presentación de estas declaraciones y/o cesiones en fase internacional. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. La regla 92 bis del Reglamento del PCT establece que si de la cesión de derechos resulta un cambio en la solicitud internacional no es necesario su acreditación mediante evidencia documental (copia de dicha cesión o cambio) ante la Oficina Internacional.

El artículo 34 de la Decisión 486 permite los cambios en solicitudes regulares, de manera que el requisito de cesión y cualquier cambio debe acreditarse en arreglo a las normas nacionales vigentes; dicha norma igualmente establece que el solicitante puede realizar modificaciones o correcciones materiales a la solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que éstas no amplien el alcance de la invención. En el presente caso, se cumplió con todos los requisitos para acreditar la modificación correspondiente al retiro de un inventor, presentando prueba documental debidamente legalizada y acreditando la cesión de los demás inventores de la manera establecida en la ley.

La Resolución 55071 no hace una aplicación correcta de las normas ni fundamenta de acuerdo con las afirmaciones antes realizadas; tampoco menciona los artículos sobre los cuales se basa la decisión. A pesar de no haberse presentado documento que soportara que el señor Cornelis L. Kome no es inventor dentro de la invención titulada "Método y Sistema para la Manufactura y Suministro de un Explosivo en Emulsión”, tramitada en la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cierto es que el mencionado Sr. Kome no debe figurar como inventor dentro de la solicitud de patente mencionada; y es que, en ese sentido se presentó ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, documentación que acredita tal situación. Este hecho fue desconocido por la Superintendencia al expedir las resoluciones cuya nulidad se solicita.

En efecto, el 15 de abril de 2008, Corenlis L. Kome fue retirado como inventor dentro de la solicitud, expresando que por error se había incluido su nombre como inventor de la patente declarada abandonada por la Superintendencia. Si está acreditado que Cornelis L. Kome no era en realidad el inventor, pues él mismo acreditó tal situación firmando la nota, cabe preguntarse cómo es posible que la entidad administrativa se empeñe en negar tal realidad por el solo hecho de que tal situación no apareciera acreditada ante la Oficina Internacional.

Resulta evidente que, al dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Oficio 7322 de la Superintendencia, no era procedente presentar un documento de cesión para el inventor Cornelis L. Kome, hecho que se indicó al presentar una modificación inscribiendo el retiro del señor Kome; ésta modificación suprimía la necesidad de presentar un documento de cesión. 3.11. 3.12. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4, 4.5. 4.6.

La SIC decidió declarar abandonada la solicitud de patente como respuesta a la falta de un documento de cesión requerido, por lo que se presentó el correspondiente recurso de reposición, acompañado de la prueba documental del retiro de Kome firmada por él mismo. Este documento se encuentra en total correspondencia con los requisitos formales exigidos por la Superintendencia y expone claramente el retiro del inventor.

El no haber presentado dicho documento al momento de atender los requerimientos del Oficio 7322, lo cual es una mera formalidad que no afecta la materialidad de la invención y no puede tener como consecuencia la declaración de abandono de la patente, pues se estaría desconociendo el derecho sustancial en el presente asunto. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad.

La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta manifestando que: Que la Decisión 486 en su artículo 26 literal k) exige que se presente la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. Por su parte el artículo 27 de la Decisión 486 señala que en el petitorio debe especificarse el nombre y domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante.

Que el solicitante al presentar su petitorio de patente en fase nacional, la cual debe corresponder integramente con la solicitud internacional, si bien mencionó como uno de los inventores a Cornelis L. Kome, no acompañó el documento de cesión de derechos de los inventores al solicitante, razón entre otras, por la cual fue requerido para completar su petición. Con su contestación del 2 de octubre de 2008, el solicitante no acompañó el documento de cesión de derechos del inventor Cornelis L. Kome.

Que la modificación en cuanto a los inventores de que se informa en el memorial de 2 de octubre de 2008, pudo surtir efecto frente a la solicitud estadounidense, más no frente a la solicitud PCT presentada ante la Oficina Internacional y ante la colombiana. El artículo 39 de la Decisión 486 brinda al solicitante la oportunidad de completar los requisitos formales que debe contener su solicitud, requisitos formales que están contenidos en los articulos 26 y 27 de la misma norma antes citada.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 26 y 34? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En la interpretación solicitada se limitará la misma del Artículo 26 al literal k). C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Dela exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente de invención. Requisitos.

El abandono de la solicitud. 2. De la modificación de una solicitud de patente. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. De la exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente de invención. Requisitos. El abandono de la solicitud. 1.1. El 16 de abril de 2010, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 19648 declaró abandonada la solicitud de patente titulada "Método y Sistema para la Manufactura y Suministro de un Explosivo en Emulsión” al enunciar que el solicitante únicamente se aportó el documento de cesión de derechos correspondiente a tres de las cuatro personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud.

En este escenario se tratará el tema propuesto para lo cual se seguirá con la linea jurisprudencial de este Tribunal.* 1.2. El Artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma 3 Decisión 486 “Artículo 26.- La solicitud para oblener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.

“Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la prolección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. 4 Revisar Procesos: 47-1P-2010, 55-1P-2011 y 232-1P-2013. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

El Artículo 26 de la Decisión 486 determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (lo subrayado es nuestro).

La oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular.

De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido Artículo 26 literal k). Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. En caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos.

Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Naciona! Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso, 1.7. 1.8. 1.9.

Es conveniente aclarar que, con base en el principio de complemento indispensable*?, los requisitos formales que debe contener el documento de cesión pueden ser regulados por la normativa interna; para el caso particular, por la normativa interna pertinente. En efecto, los requisitos formales para la presentación de las firmas de los cedentes serán regulados por la normativa. colombiana sobre la materia.

De conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, la oficina competente, en un plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud, examinará si esta última cumple con los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la mencionada Decisión. Si no los cumple se notificará al solicitante para que los complete dentro un plazo de dos meses, prorrogables por el mismo periodo por una sola vez, so pena de que su solicitud se considere abandonada y, en consecuencia, pierda la prelación en relación con otras solicitudes.

Por "pérdida de la prelación” debe entenderse que ya no se estudiará la solicitud antes que otras presentadas con posterioridad. 1.10. Por lo tanto, se deberá analizar, que el documento de cesión realizado 2.1. por los inventores de la patente dentro del expediente interno, cumpla con los requisitos exigidos por la norma andina. 2. De la modificación de una solicitud de patente.

Dentro del proceso interno se produjeron los siguientes hechos: 2.1.1. El 27 de septiembre de 2006, DYNO NOBEL S.A. solicitó ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos la patente Sobre el principio de complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: *( ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas" (Proceso 10-1P-94.

Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunltarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explicitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1828 de 30 de abril 2010). 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. internacional “Método y Sistema para la Manufactura y Suministro de un Explosivo en Emulsión”. 2.1.2.

El 7 de abril de 2008 la solicitante presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de patente de invención, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). 2.1.3. El 15 de abril de 2008 la solicitante eliminó del listado de los cuatro inventores a uno (Corenlis L. Kome) al haberlo incluido por error, mediante escrito presentado ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. 2.1.4.

El 6 de junio de 2008 la oficina nacional requirió al solicitante que incorpore el poder y la cesión de los inventores. 2.1.5. El 2 de octubre de 2008 la solicitante adjunta el poder y la cesión de tres de los inventores, al haber eliminado uno de acuerdo a escrito de 15 de abril de 2008. 2.1.6. El 16 de abril de 2010 la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada la solicitud al no haber presentado la cesión del señor Corenlis L. Kome.

En el caso en análisis, si bien en un inicio la solicitante enunció en la solicitud original que eran cuatro inventores, se retiró a uno de ellos, lo cual sucedió con antelación a la notificación de la autoridad nacional en Colombia, por lo que se hace necesario verificar lo que la Decisión 486 enuncia en cuanto a las modificaciones dentro de una solicitud de patente enuncia. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizan a petición del solicitante, éstas pueden presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el Artículo 34 de la Decisión 486.

Por su parte el último párrafo del Artículo 34 de la Decisión 486 enuncia que: “Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. El legislador a través de la norma antes detallada, permite que el solicitante enmiende errores que se traten simplemente de equivocaciones tales como haber colocado mal el nombre del solicitante, error en cuanto a una fecha, un error tipográfico, entre otros. 9 2.6.

Este Tribunal advierte que, si la petición de corrección no afecta a la solicitud de patente como tal, la autoridad debe admitiria, toda vez que hay norma que permite enmiendas en este sentido, siempre y cuando no afecten derechos de terceros y que no modifiquen el fondo de la solicitud. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00110, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lisa uz Quinteros MAGISTRADA po ÚLZ> ambrane-= Herná MAGISTRADO De acuerdo con el artícule-90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejugicial el Presidente y el Secretario.

Mero Zambrano _ » NTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10