Y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2016 Proceso: 514-4P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2011-00448 Referencia: Marcas VCAPS (mixta) y K-CAPS (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El oficio 3250, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 2011-00448; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Parker, Davis 84 Company Llc. Demandado: Superintendencia de industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Farmacápsulas S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. El 4 de marzo de 2010, Parker, Davis 4 Company Llc. (en adelante, PDC) solicitó el registro de la marca VCAPS (mixta) para distinguir “cápsulas vacías para productos farmacéuticos, suplementos dietéticos y nutricionales, vitaminas, suplementos herbales y suplementos minerales; suplementos dietéticos y nutricionales; — vitaminas; suplementos herbales; suplementos minerales”, productos comprendidos en la clase 5 de la “Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza”)!.
Vcaps El 19 de agosto de 2010, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 619, bajo publicación 1547. El 29 de septiembre de 2010, C.l. Farmacápsulas S.A. presentó oposición en contra de la solicitud con fundamento en la confundibilidad con la marca K-CAPS (mixta), registrada a su favor para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas; entre otros, cápsulas para medicamentos”, productos comprendidos en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
“"K-CAPS El 18 de febrero de 2011, mediante Resolución 8406, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada VCAPS (mixta). El 1 de abril de 2011, PDC presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 8406.
El 24 de mayo de 2011, mediante Resolución 26979, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 8406. Expediente administrativo 10/025678. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. El 24 de junio de 2011, mediante Resolución 34231, el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 8406.
El 18 de noviembre de 2011, PDC interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 8406, 26979 y 34231. El 16 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de to Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda Parker, Davis 4 Company Llc. (PDC) presentó demanda en acción de nulidad bajo los siguientes argumentos: Por ser el signo VCAPS (mixto) suficientemente distintivo, derivado de la marca L-VCAPS (denominativa), registrada a favor de PDC, su denegación constituye una abierta violación de la Ley, siendo en consecuencia inválidos los actos administrativos emitidos dentro del trámite de la solicitud de registro de la marca VCAPS (mixta).
Adicionalmente, el elemento predominante de la marca L-VCAPS (denominativa), marca anterior de la que deriva la marca solicitada, no podría ser la letra “L" seguida de un guion (-), como erradamente lo establecieron la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial de la SiC, por cuanto el elemento “L” no causa una impresión visual ni fonética en la mente del consumidor, ni constituye el único elemento distintivo de la marca.
El término CAPS incluido en la marca solicitada y en la marca fundamento de oposición, no podía ser tenido en cuenta al momento de realizar el mencionado análisis, por cuanto consiste en un término además de genérico y de uso común para identificar productos en la clase 5. En efecto, existen múltiples marcas registradas que contienen el término “CAPS” a nombre de distintos titulares, siendo así este de uso común para distinguir productos en la clase 5.
Al analizar la marca solicitada, debe tenerse en cuenta el elemento gráfico contenido en esta marca, así como el gráfico de la marca fundamento de rechazo, dado que estos le otorgan distintividad a estas y permiten al consumidor diferenciarlas en el mercado. De esta forma, puede observarse que la marca solicitada VCAPS (mixta) tiene elementos adicionales suficientemente distintivos, que permiten al consumidor diferenciarlas de otras marcas en el mercado de productos 3 4.2, farmacéuticos y generar un recuerdo e impresión independientes en el consumidor.
Argumentos de la contestación a la demanda a) b) d). La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo que: La marca solicitada VCAPS (mixta) no puede ser considerada como derivada de la marca registrada L-VCAPS (denominativa), por cuanto tienen una configuración denominativa y gráfica diferente que es apreciable a simple vista. En efecto, el signo solicitado VCAPS (mixto) comprende un elemento gráfico y no posee la letra inicial de la marca registrada, por lo que los cambios efectuados afectan su carácter distintivo.
Al observar los productos, se tiene que las marcas en debate, en las cuales predomina el elemento denominativo, amparan productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual implica, además de tratarse de signos similarmente confundibles, que exista una conexión competitiva que impide la posibilidad de coexistencia en el mercado.
Efectuado el examen de confundibilidad de las marcas en conflicto, desde los puntos de vistas gráfico, fonético, ortográfico y conceptual, se observa que los signos confrontados VCAPS (mixto) y K-CAPS (mixto), presentan semejanzas susceptibles de producir riesgo de confusión. Los anteriores razonamientos nos permiten concluir que las marcas confrontadas, al cotejarlas entre sí, analizadas en conjunto y sucesivamente, despiertan la misma impresión en el consumidor.
En consecuencia, son confundibles y, por lo tanto, no pueden coexistir en el mercado. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de Farmacápsulas S.A., tercero interesado en el proceso. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial los Artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. == 5 Pon dl 1.1. 1.2.
No procede la interpretación del Artículo 135 literal a) de la citada norma por no considerarse pertinente para la resolución del caso concreto. Procede la interpretación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 4867, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o simititud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas. La marca derivada. Partículas genéricas y de uso común en la conformación de marcas que distinguen productos comprendidos en la clase 5 (CAPS). Análisis de registrabilidad de signos que amparan suplementos nutricionales o alimenticios comprendidos en la clase
5. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso intemo se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca VCAPS (mixta), solicitada por PDC, y la marca K-CAPS (mixta), registrada a favor de C.l. Farmacápsulas S.A., sobre la base de la cual se presentó tanto la oposición al registro de la primera como la demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho contra las resoluciones administrativas expedidas por la SiC.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 e P 1.3. 1.4.
“Artículo 136.- No podrán registrarse coro marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. 6 1.5. b) d) determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados!.
Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?.
Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”. igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP- 2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6.
Ibid. Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. tbíd. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 7 b 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Comparación entre marcas mixtas. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca solicitada VCAPS (mixta), como la marca opositora K-CAPS (mixta), son mixtas. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:*? a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 10 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 8 2.3.3. 2.4, 3.1. 3.2. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*! a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas VCAPS (mixta), solicitada por PDC, y K-CAPS (mixta), registrada a favor de C.l. Farmacápsulas S.A. La marca derivada.
En el proceso interno, se discute si la marca solicitada VCAPS (mixto) es derivada de la marca L-VCAPS (denominativa). En tal virtud, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca derivada. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, o conexos, donde el elemento distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios de la marca anterior!?. 34 12 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.
Véase, a modo referencial, Procesos 439-IP-2015, p. 22, y 140-IP-2007, p.15. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria?3, Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión!*!, Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
En el presente caso, se deberá verificar si el signo solicitado VCAPS (mixto) constituye o no una variación de la marca previamente inscrita L- VCAPS (denominativa), teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe contener la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud deben corresponder a los productos amparados por la marca previamente registrada.
Partículas genéricas y de uso común en la conformación de marcas que distinguen productos comprendidos en la clase 5 (CAPS). En el escrito mediante el cual interpuso demanda, PDC aduce que la partícula CAPS sería genérica y de uso común en la conformación de marcas para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza, alegando que existirían múltiples marcas que contienen el término “CAPS”, registradas a favor de distintos titulares.
Por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. Los literales f) y g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disponen lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 13 14 Véase, a modo referencial, Proceso 439-1P-2015, p.24. Véase, a modo referencial, Proceso 439A1P-2015, pp.24-25. 10 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
A consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. ( J”. Como se desprende de las referidas disposiciones, no son registrables los signos conformados por locuciones genéricas ni de uso común. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos genéricos o de uso común, tienen la posibilidad de ser registrados, siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con tales caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento genérico o de uso común por parte de terceros y, por lo tanto, su marca será considerada débil!5, La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas genéricas o de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular de marca, porque al ser vocablos genéricos o usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Tal impedimento constituiría un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. En consecuencia, al efectuar el examen de registrabilidad, no deben tomarse en cuenta las partículas genéricas o de uso común. Esta es una excepción al principio de que el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en la combinación con el elemento o elementos diferentes que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación en conjunto del signo. En relación con el primer supuesto normativo objeto del presente análisis, se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género, subgénero o especie de productos o servicios al que pertenece o al propio producto o servicio que se pretende distinguir.
La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaria en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, son los motivos que impiden su registro. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 110-1P-2015 de 25 de septiembre de 2015, p. 8. 11 *R AZ 4.7. 4.8. 4.9.
Cabe destacar que la determinación de la dimensión genérica de un signo debe ser determinada según la perspectiva de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando la naturaleza y caracteristicas de este, así como el nomenclátor de que haga parte. Lo anterior, en virtud de que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.
Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal advierte que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar al mero análisis gramatical de las palabras o partículas que componen el signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca!*, Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros a DS del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro"*”. 4.10.
Asimismo, no obstante, su distintividad, el signo puede haberse tornado 4.11. banal “por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro”18, Es oportuno recordar que, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca de manera próxima una cualidad del producto o servicio que se distingue, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades*?. En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995.
BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Derecho de Marcas”, Tomo Il, Madrid, 1984, pp. 78-79. Ibid. Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-1P-2004 de 22 de septiembre de 2004, p. 10; citada por en el Proceso 30-1P-2013, p. 7. 12 4.12. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener esta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”?. 4.13. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos intrínsecamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones genéricas o de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. Lo anterior, comportará la debilidad de la marca que contiene la partícula genérica o de uso común en virtud de su fuerza limitada de oposición, por cuanto tales partículas deben ser excluidas del cotejo de marcas?!. 4.14, En el presente caso, corresponde determinar si la denominación CAPS de los signos en conflicto comporta propiamente un elemento genérico o de uso común para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera verificar su carácter distintivo; y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras de uso común. 5.
Análisis de registrabilidad de signos que amparan suplementos nutricionales o alimenticios comprendidos en la clase 5. 5.1. Como la controversia discutida en el proceso interno versa sobre la registrabilidad del signo VCAPS (mixto) para distinguir “cápsulas vacías para productos farmacéuticos, suplementos dietéticos y nutricionales, vitaminas, suplementos herbales y suplementos minerales; suplementos dietéticos y nutricionales; vitaminas; suplementos herbales; suplementos minerales”, productos comprendidos en la clase 5, el Tribunal habrá de referirse al estudio de registrabilidad y al cotejo de estos signos. E OTAMENDI, Jorge.
“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191-192; citado en el Proceso 99-IP-2004, p. 10. Ei] A este respecto, Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles". OTAMENDI Jorge. "Derecho de Marcas". Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. 13 NES 5.2. 5.3. 5.4. En el rubro de marcas que amparan suplementos dietéticos y nutricionales, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y, como consecuencia del error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir un suplemento dietético o nutricional, se confunda con otro para distinto fin, en diferente dosis o cantidad o con posibles efectos adversos, lo cual podría llegar a causar daños irreparables en la salud de las personas.
Por ejemplo, durante el embarazo, es frecuente que se produzcan carencias de micronutrientes como la vitamina A, el hierro, el yodo y el folato, debido a que la madre y el feto requieren una cantidad mayor de nutrientes, carencias que podrían perjudicar la salud de la madre, su embarazo y la salud del concebido??, En estos casos, de incurrir el público consumidor pertinente (madre gestante) en un error a causa de un eventual riesgo de confusión, se podria exponer la vida o la salud de la madre y del feto a daños irreparables?, De igual manera, los niños pequeños y las mujeres gestantes son particularmente vulnerables a los efectos de la desnutrición y la tuberculosis.
En ese sentido, en casos de pacientes con bajas concentraciones circulantes de micronutrientes (e.g., vitaminas A, E y D, y de hierro, zinc y selenio), los niveles suelen regresar a la normalidad tras dos meses de tratamiento adecuado de la tuberculosis?*, En tales casos, un error en la dosificación de ciertos minerales necesarios para el respectivo tratamiento en niños pequeños o embarazadas podría acarrear mayores daños a la salud de estos. 2 23 24 Véase, en ese sentido, OMS, “Suplementos de micronutrientes múltipies durante el embarazo", Biblioteca electrónica de documentación científica sobre medidas nutricionales (eLENA), disponible en web: http://www.who.int/elenaltitles/micronutrients_pregnancy/es/.
A este respecto, es preciso citar un documento de la OMS relativo a la administración de suplementos de vitamina D durante el embarazo para prevenir la preectampsia: “Se piensa que la carencia de vitamina D es habitual entre las embarazadas de algunas poblaciones, y se ha visto que se asocia a un mayor riesgo de preeclampsia, diabetes mellitus gestacional, parto prematuro y otras afecciones especificas de determinados tejidos.
Los trastornos hipertensivos, como la preeclampsia y la eclampsia, se encuentran entre las principales causas de muerte materna y nacimientos prematuros, especialmente en los países de ingresos bajos.” Cf. OMS, “Administración de suplementos de vitamina D durante ei embarazo para prevenir la preeclampsia”, Biblloteca electrónica de documentación científica sobre medidas nutricionales (eLENA), disponible en Internet: http://www.who.int/elena/tities/vitamind_pregnancy/es!/.
En ese sentido, OMS, “Administración de suplementos de micronutrientes a personas con tuberculosis activa”, Biblioteca electrónica de documentación científica sobre medidas nutricionales (eLENA), disponible en web: http: //www.who.int'elenaftittes/micronutrients_tuberculosis/es/. 14 2 5.5. 5.6. 5.7. Adicionalmente, es preciso destacar que el primer año de vida de un niño es clave para un crecimiento y desarrollo adecuado, teniendo en cuenta que dicho periodo es el que transcurre más rápido en la vida de una persona.
Por lo tanto, es especialmente importante asegurarle una nutrición suficiente y apropiada al neonato”, Evidentemente, de generarse un riesgo de confusión en este tipo de suplementos alimenticios o nutricionales, ello podría causar daños irreparables a la salud y desarrollo futuro del recién nacido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el aporte intermitente de suplementos de hierro en entornos con una prevalencia de anemia en niños en edad preescolar o escolar del 20% o mayor, como medida de salud pública para aumentar el nivel de hierro y reducir el riesgo de anemia en los niños?.
En ese sentido, un error en la dosificación del hierro, causado por existir un riesgo de confusión entre este tipo de productos, podría producir hemocromatosis?? (secundaria o adquirida), trastorno metabólico producido por un aumento anormal de la concentración de hierro (en la sangre). De conformidad con lo anterior, se debe determinar acuciosamente la registrabilidad del signo VCAPS (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de que se genere un riesgo de confusión en el público consumidor pertinente de los suplementos nutricionales o alimenticios que se pretenden distinguir, que podría ocasionar daños graves e irreparables en la vida o la salud humana, especialmente en poblaciones vulnerables que requieren un tratamiento especial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 201 1-00448, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 25 26 27 En este punto, conviene mencionar que la OMS recomienda que todos los niños con malnutrición grave reciban un aporte adecuado de vitaminas y minerales, explicando que estos niños suelen presentar carencias de micronutrientes que deben corregirse para que su recuperación nutricional sea completa.
Administración de suplementos de micronutrientes a niños con malnutrición aguda grave. Cf. OMS, “Administración de suplementos de micronutrientes a niños con malnutrición aguda grave”, Biblioteca electrónica de documentación cientifica sobre medidas nutricionales (eLENA), disponible en Internet: http: /Amww.who.inVelenaftittes/micronutrients_sam/es/.
OMS, “Administración intermitente de suplementos de hierro a niños en edad preescolar o escolar”, Biblioteca electrónica de documentación cientifica sobre medidas nutricionales (eLENA), disponible en web: htip://www.who.int/elenaltitlesfiron_intants/es/. “Hemocromatosis”: De hemo-, el gr. xpuwpa, -aros chróma, -atos 'color y -osis. 41. f. Med. Trastomo metabólico producido por un aumento anormal de la concentración de hierro.
Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. 15 Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / / ] 0 ce yIón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretari ( A: da Ñ f y ES Zambrano E "Brito" ESIDE sia Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16