TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 105-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 01707-2011-0-1801-JR-CA-12 Referencia: Signo involucrado: HBW (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1707-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 10 de febrero del 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 inciso d), 157 y 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01707-2011-0-1801-JR-CA-12; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Apelante: CIHOPERÚ - CENTRO INTERNACIONAL HOLÍSTICO PERUANO E.I.R.L. Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERU. Tercero Interesado: OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. 2. Hechos Relevantes 2.1. Los días 6 y 29 de mayo, 26 de junio y 1 de julio de 2009, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L., propietaria de la marca HBW para la Clase 10* de la Clasificación Internacional de Niza solicitó que se realice una diligencia de inspección en el local de CIHOPERÚ - CENTRO INTERNACIONAL HOLÍSTICO PERUANO E.I.R.L. (en adelante Cihoperú) y que se dicten contra dicha empresa las siguientes medidas cautelares: i) el cese del uso del signo constituido por la denominación HBW usado en forma aislada o conjuntamente con otros elementos independientemente del color o la forma de las letras de la misma; y, ii) la inmovilización de productos distinguidos con dicho signo incluyendo catálogos y folletería. 2.2.
El 3 de julio del 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección solicitada, verificándose el uso del signo HBW para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. De igual manera, se hicieron efectivas las medidas ordenadas por la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos de cese de uso e inmovilización de un total de 16.505 agujas de acupuntura con el signo HBW. 2.3.
El 17 de julio de 2009, Cihoperú solicitó el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas, manifestando que no tenía conocimiento del registro de la marca HBW (mixta) a favor de la accionante y que adquirió de manera lícita y de buena fe las agujas para realizar las labores propias de su empresa. 2.4. El 4 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos corrió traslado a la accionante con el escrito presentado por Cihoperú. 2.5.
Con fecha 20 y 31 de julio de 2009, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra la empresa Cihoperú, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de 6 de mayo de 2009, sobre la base del registro de su marca HBW (mixta) para la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6.
El 17 de agosto de 2009, Occumedics Alliance S.R.L. señaló que se opone al levantamiento de las medidas cautelares. 2.7. El 26 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos tuvo por contestada la acción por infracción, y citó a la partes a la audiencia de conciliación a realizarse el 15 de septiembre de 2009, 2.8.
El 15 de septiembre de 2009, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual fue suspendida y por acuerdo entre las partes se decidió reanudarla el 25 de septiembre de 2009. Clase 10: *(..) Aparatos e instrumentos quinúrgicos, médicos, odontológicos y vetennanos, asi como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura”. 2 eS 2.9.
El 25 de septiembre de 2009, se reanudó la audiencia de conciliación en la cual, luego de efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio por lo que se la dio por concluida. 2.10. Mediante providencia emitida el 4 de noviembre de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos negó la petición de levantamiento de medidas cautelares. 2.11.El 23 de noviembre de 2009, Cihoperú interpuso recurso de apelación contra la antes referida providencia del 4 de noviembre de 20089, reiterando los argumentos expuestos en su escrito del 17 de agosto del mismo año. 2.12.
El 17 de diciembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 2915-2010/TPI- INDECOPI declaró fundada la demanda por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. contra Cihoperú. 2.13.EL 29 de marzo de 2011, Cihoperú presentó demanda contencioso administrativa. 2.14.El 7 de enero de 2013, el Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia denominada “Resolución Número Nueve” declaró infundada la demanda. 2.15.El 14 de octubre de 2013, Cihoperú presentó recurso de apelación en contra de la Resolución Número Nueve. 2.16.
Mediante providencia de 5 de diciembre de 2013, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa La sociedad Cihoperú en su demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.
Afirma que se debe considerar que los productos comercializados por ambas empresas son los mismos (ambas empresas importan el producto del mismo fabricante de USA), por lo que no es posible que pueda existir un riesgo de confusión respectos a su origen empresarial. 3.2. Aduce que: “( ) se interpretó de manera equivocada to establecido en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, en tanto que los productos que comercializaba su empresa bajo las siglas HBW y logotipo, habían sido 3 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4,3. 4,4, licitamente adquiridos en los Estados Unidos de América de la empresa HBW SUPPLY INC., titular de dichas marcas en los Estados Unidos de América.
Ello los legitimaría para comercializarlos en Perú, más aun, cuando su empresa no alteró ni modificó sus envases ni la marca consignada en dichos productos”. Indica que ellos compran las agujas al fabricante en Estados Unidos de América quien es el legítimo titular de la marca HBW (mixta). Manifiesta que si bien, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L., es titular en el Perú de la marca HBW (mixta), no puede impedir el ingreso de productos originales adquiridos al fabricante.
Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, de la República de Perú, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Argumenta que se acreditó que la sociedad CIHOPERÚ - CENTRO INTERNACIONAL HOLÍSTICO PERUANO E.I.R.L. importó y comercializó en el Perú agujas de acupuntura identificadas con los signos HBW para agujas de acupuntura.
Afirma que el titular de la marca HBW en el Perú para identificar productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, tenía el derecho exclusivo para comercializar y autorizar la comercialización de sus productos marcados y para prohibir a terceros la comercialización en el Perú de dichos productos, en tanto reproduzcan su marca al grado de generar riesgo de confusión en los consumidores.
Advierte que el supuesto de excepción contenido en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486 no era aplicable a este caso, en tanto que los productos comercializados por la demandada en el Perú, esto es: HBW, HBW INC. SINCE 1999 y logotipo; y, HBW INC. SINCE 1999 HBW y logotipo, no habrían sido introducidos en el comercio por el titular de la marca HBW (mixta) en el Perú o por otra persona con su consentimiento.
Sostiene que: “( ) el hecho que la empresa H8W SUPPLL Y INC., tuviera registradas en los Estados Unidos de América marcas que contengan las siglas HBW para identificar agujas para acupuntura resulta irrelevante en el presente caso, en tanto que los derechos sobre una marca se rigen por el principio de territorialidad, así que no se puede afirmar que al haber adquirido agujas para acupuntura de dicha empresa, Cihoperú, se encontraba legitimada para comercializarlas en el Perú en tanto que, el derecho de la marca HBW en el Perú era de Occumedics Alliance S.R.L”.
Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 7.3, La empresa OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. contestó la demanda en los siguientes términos: Afirma que antes de iniciar el procedimiento administrativo ante el INDECOPI, se remitió una carta a Cihoperú, donde se les hacía conocer formal y legalmente que OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. era la propietaria de la marca HBW (mixta) y se les solicitaba que se abstuvieran de comercializar los productos de “agujas de acupuntura” bajo dicha denominación por estar causándoles un grave perjuicio económico.
Manifiesta que al ser titulares en Perú de la marca HBW (mixta) debe aplicarse el denominado principio de territorialidad y no tomar en consideración el argumento de que HBW SUPPLY INC. es el fabricante, más aún cuando importan las agujas desde China. Señala que la ilicitud de la conducta de la demandada se da por el hecho de usar una marca igual a una marca registrada, por lo que es correcta la resolución emitida.
Sentencia de Primera Instancia El Décimo Segundo Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que el procedimiento administrativo fue iniciado por infracción a los derechos de propiedad industrial, esto es, por emplear una marca confundible con una marca registrada, no pudiendo por tanto emitirse pronunciamiento acerca de si las marcas de la codemandada son nulas o no. Menciona también que el signo de la demandante no es lo suficientemente distintivo como para poder ser diferenciado de la marca registrada, más aún si ambos signos distinguen productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que genera un riesgo de confusión indirecta entre los consumidores.
Argumentos del Recurso de Apelación. Cihoperú, en su recurso de apelación manifiesta, en lo principal, lo siguiente: Que existió un consentimiento tácito del actor sobre la base de lo establecido en el artículo 158 de la Decisión 486. Que debe analizarse la figura del uso de una marca sin autorización de su titular cuando el producto ha sido introducido por otra persona con consentimiento del titular.
Asegura que el mismo productor de las agujas distribuye el producto a las dos compañías. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d), 157 y 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, normas que se interpretarán por ser aplicables al caso. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca.
El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Limitaciones al uso exclusivo de la marca. Del agotamiento del derecho de una marca. Principio de territorialidad.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos. 1.1. En el proceso interno, la sociedad OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. titular de la marca HBW para la Clase 10 de la Clasificación Internacional de 2 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (-) 4) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un nesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe nesgo de confusión. (.) Artículo 157 - Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constiluya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, El registro de la marca no confiere a su litular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresanal de los productos o servicios respectivos.
Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del tilular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o detenoro.
A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre fa marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas”. AS po Niza solicitó la realización de una diligencia de inspección y la imposición de medidas cautelares contra la empresa CIHOPERÚ - CENTRO INTERNACIONAL HOLÍSTICO PERUANO E.I.R.L., por la supuesta infracción a sus derechos sobre la marca registrada.
Por lo que resulta pertinente referirnos al derecho al uso exclusivo de la marca por parte de su titular y el uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 1.2. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción*, advirtiendo que en el Artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario.
Bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro marcario que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 1.3. Derecho exclusivo, pues una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.3.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4. El Articulo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca.
Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. 1.5. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado Proceso 145-1P-2011.
Caso: “COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow,”, publicado en la Gaceta Oficial N? 2053, de 22 de mayo de 2012, 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado”: 1.7.1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 1.7.2.
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial.
Reglas de comparación de signos distintivos. Para dilucidar el tema, la Corte consultante debe realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión y/o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto. Sobre las reglas para la comparación entre signos distintivos, el Tribunal, con base en la doctrina ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 2.2.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.2.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-1P-2008. A 5 Proceso 72-1P-2013 de 8 de mayo de 2013 Ss 2.3, 2.4, 3.1. 3.2. 2.2.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.2.4, Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.3.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.3.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.3.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.3.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. En el cotejo que haga la Corte consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos En el proceso interno se discute la infracción a los derechos de Propiedad Industrial supuestamente cometido, por Cihoperú en contra de la marca mixta HBW registrada a favor de la denunciante, OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L., como consecuencia de la importación y comercialización en el Perú de agujas de acupuntura identificadas con los signos HBVW, HBW INC. SINCE 1999 y logotipo y HBW INC. SINCE 1999 HBW y logotipo, consecuentemente, procede analizar el tema de la comparación entre signos mixtos.
Se deberá tomar en consideración lo que este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos*, esto es, que el signo mixto puede 3.3. 3.4. 3.5. estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras, habiendo establecido que no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin signifi cación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfi co?.
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. De igual manera se ha reiterado que la doctrina se inclina a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador, de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”? En consecuencia, una vez el Juez Consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.5.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 3.5.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 56-1P-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-1P-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002 Proceso 56-1P-2013, ya citado, citando al Proceso 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S. A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999. 10 presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.5.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos. 3.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre signo constituido por la denominación HBW usado en forma aislada o conjuntamente con otros elementos por Cihoperú (supuestamente comercializados bajo los signos HBW, HBW INC. SINCE 1999 y logotipo; y, HBW INC. SINCE 1999 HBW y logotipo) y la marca mixta HBW registrada previamente por la denunciante. 4.
Limitaciones al uso exclusivo de la marca. Del agotamiento del derecho de una marca. 4.1. Se abordará el tema de las limitaciones al uso exclusivo de la marca y del agotamiento del derecho de una marca, en virtud de que la sociedad Cihoperú, en el proceso interno, ha argumentado que “( ) se interpretó de manera equivocada lo establecido en los articulos 157 y 158 de la Decisión 486, en tanto que los productos que comercializaba su empresa bajo las siglas HBW y logotipo, habían sido lícitamente adquiridos en los Estados Unidos de América de la empresa HBW SUPPLY INC., titular de dichas marcas en los Estados Unidos de América.
Ello los legitimarla para comercializarlos en Perú más aun cuando su empresa no alteró ni modificó sus envases ni la marca consignada en dichos productos”. 4.2. Se deberá tomar en consideración que este Tribunal ha reiterado que el uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular”, 4.3.
Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal??. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrian, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”.
Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es 9 10 Proceso 89-1P-2011 de 20 de junio de 2012. Caso: VOLVO Proceso 10-1P-94, publicado en la G.0.A.C N” 77, del 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-Al-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. N* 289, de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C N* 291, de 3 de setiembre de 1997. n TS Yo 4,4. 4.5. 4.6. 4.7. preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones".** El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.
Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracteristicas de éstos.
En relación con el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que “( ) no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a 'propósitos de identificación o de información", debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen “cualquier indicación cierta”, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca"? Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: - Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; - Ofrecer en venta; - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.
En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”. *? Femández-Nóvoa, Cartos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad industrial (Carlos Femández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. N* 690, de 23 de julio de 2001 Proceso 40-1P-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. N? 2039, del 09 de abril de 2012 12 4.8. 4.9.
Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Las limitaciones al ¡us prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. 4.10.La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud 4.11. consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial.
Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.
Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones". ** Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.
Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.
En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, 14 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminanos 8. Centro de Estudios de Derecho: de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.0.A.C. N* 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-1P-2007 ya refendo. 13 independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”* 4.12.En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios*?, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. 4.13.
Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos. 4.14.
Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero”.*? 4.15. En el proceso interno, CIHOPERÚ, en su recurso de apelación manifestó que “( ) existió un consentimiento tácito del actor sobre la base de lo establecido en el artículo 158 de la Decisión 486”, solicitando que “( ) debe analizarse la figura del uso de una marca sin autorización de su titular cuando el producto ha sido introducido por otra persona con consentimiento del titular” y asegurando “( ) que el mismo productor de las agujas distribuye el producto a las dos compañías”. 4.16.Al respecto, se reitera que al realizar el análisis del presente caso, el consultante deberá considerar si se trata de un caso de importaciones paralelas o de agotamiento del derecho de una marca, para lo cual deberá tomar en cuenta los siguientes criterios*?.
La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se iS Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en fa G.O.A.C. N* 355, de 14 de julio de 1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido. Proceso 69-1P-2000 ya citado. 7 Proceso 40-1P-2041 ya citado Proceso 24-1P-2005 A q efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.
No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.
El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado.
Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien. 4.17.En la medida que en el Perú, la titular de la marca HBW es Occumedics Alliance S.R.L., ésta se encontraría facultada para impedir que terceros usen sin su consentimiento signos que sean susceptibles de inducir a error o confusión en los consumidores. 4.18.En el presente caso, la Corte consultante deberá analizar si son de 5.1. 5.2. aplicación los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, tomando en especial consideración si el uso del signo supuestamente infractor ha sido “con fines informativos” o, por el contrario, ha sido un uso indebido "a título de marca” para identificar productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.
Principio de territorialidad Tomando en cuenta que la empresa CIHOPERÚ - Centro Internacional Holístico Peruano E.I.R.L. en su demanda contenciosa administrativa argumenta que “( ) se debe considerar que los productos comercializados por ambas empresas son los mismos (ambas empresas importan el producto del mismo fabricante de USA), por lo que no es posible que pueda existir un riesgo de confusión respecto a su origen empresarial”, mientras que la sociedad OCCUMEDICS ALLIANCE S.R.L. en su contestación ha argumentado que “( ) al ser titulares en Perú de la marca HBW (mixta) debe aplicarse el denominado principio de territorialidad y no tomar en consideración el argumento de que HBW SUPPLY INC. es el fabricante, más aún cuando importan las agujas desde China”, el Tribunal estima adecuado referirse al “principio de territorialidad” en materia de marcas y sus excepciones.
De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las 15 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros. En efecto, el derecho sobre una marca se obtiene mediante el respectivo registro ante la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia; el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) en Ecuador, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP'I) en Perú y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en Bolivia), y se extiende, en principio, en virtud del principio de territorialidad, únicamente al territorio nacional en donde se obtuvo el registro.
No obstante lo anterior, un registro de marca válidamente concedido en un País Miembro de la Comunidad Andina podrá ser usado en otro cualquiera de los países que integran dicha Comunidad como fundamento de una oposición o si se trata de una marca notoria. Sobre el tema del principio de territorialidad en materia de marcas y sus excepciones, este Tribunal ha manifestado que el territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada.
El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado.
El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial. En el presente caso, se ha iniciado un proceso por infracción de derechos de Propiedad Industrial por la importación y comercialización a Perú de productos bajo el signo HBW realizada por la sociedad CIHOPERÚ - Centro Internacional Holístico Peruano E.I.R.L., proceso dentro del cual el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, de la República del Perú, ha manifestado que “( ) el hecho de que la empresa HBW SUPPLY INC. tuviera registradas en los Estados Unidos marcas que contengan las siglas HBW para identificar agujas para acupuntura resulta irrelevante en el presente caso”.
Como se ha indicado, la connotación territorial de un registro de marca, salvo las excepciones establecidas de notoriedad y oposición andina, deriva en que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. En aplicación del principio de territorialidad, Occumedics Alliance S.R.L., al ser titular de la marca de producto HBW (Certificado N* 77340), se encontraría legitimada para prohibir el uso, en la República del Perú, de signos que resulten confundibles con su marca registrada, conforme a lo previsto en el artículo 155 de la Decisión 486.
Por ello, aun cuando las 16 empresas extranjeras proveedoras de los productos importados por la emplazada pueden comercializar sus productos en sus respectivos países, ello no les confiere el derecho a comercializar sus productos en otros mercados si estos actos implican la vulneración de derechos de Propiedad Industrial válidamente adquiridos en la República del Perú. 5.9.
En el proceso interno se ha argumentado que la accionante ha actuado de mala fe al interponer la presente denuncia, por cuanto ha registrado una marca, previamente registrada en Estados Unidos de América, no obstante lo anterior se debe tener en cuenta que al hacer un examen integral del caso se debe determinar si se solicitó el registro marcario con mala fe.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 01707-2011-0-1801-JR-CA-12, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 56 Cecilia 1, ha ón Quinteros MAGISTRADA Y MAGISTRADA Hernán ero Zambrano RADO De acuerdo con-el-Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación proa Presidente y el Secretario. - Ss jay. ' ñ, llo di 2 Dr. Hernáfí Romero Zambrano Dr. Gustávo Garála Brito — _ PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 105-1P-2015 po