LS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: 451-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00126 Referencia: Signos MAC DOOGLAS (denominativa) / MAC (mixta y denominativa) —- MAC 2 DOBLE PODER (mixta) — MAC GYVER (mixta) —- AUTOMAC (denominativa) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2853, recibido el 3 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2010-00126; y, El auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MAC S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA —- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)- = 2 2.1. 2.2. Tercero Interesado: DOUGLAS SALAZAR MEDINA. Hechos Relevantes: El 26 de octubre de 2007, DOUGLAS SALAZAR MEDINA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca denominativa MAC DOOGLAS para amparar los siguientes servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial: trabajos de oficina y de más servicios de la Clase 35 internacional" (Expediente administrativo 07 113231).
La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial. Estando dentro del término legal las sociedades McDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTDA. (en adelante McDONALD'S) y MAC S.A. (en adelante MAC), presentaron oposiciones: 2.2.1. La primera argumentó ser titular de las siguientes marcas: MC, BIG MAC, Mc DONALD'S, MC POLLO, MC DONALD'S EXPRESS, MC AHORRO, MC CAFE, MCCOMBO, MCD.
LT., MC DONALD'SMCRISPY, MCDONALDLANDIA, MCENTREGA, MCFLURRY, MC INTERNET, MCJUNIOR ( ) y otros, para identificar productos comprendidos en las clases 29, 30, 31 y 32, y servicios comprendidos en las Clases 40, 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.2. La segunda argumentó ser titular de las siguientes marcas: MAC (mixta y denominativa), MAC 2 DOBLE PODER (mixta), MAC GYVER (mixta), MAC POWER PACK (mixta) y AUTOMAC (denominativa), para identificar productos comprendidos en las clases 9 y 12, asi como servicios incluidos en la clase 35, 37, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 1507 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1.
El 27 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 10343 resolvió lo siguiente: i) declarar la notoriedad del signo denominativo MCDONALDS'S, cuyo titular es McDONALD'S; ii) declarar fundada la oposición presentada por McDONALD'S; ii) declarar infundada la oposición formulada por MAC; y iv) negar el registro de la marca solicitada.
DOUGLAS SALAZAR MEDINA y MAC S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 28 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 26454 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación interpuesto.
El 6 de octubre de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 51547 resolvió lo siguiente: i) revocar los artículos tercero y cuarto del acto administrativo impugnado; ii) declarar infundada la oposición presentada por MACDONALUSS; y ii) conceder el registro solicitado. MAC S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, pretendiendo la nulidad de los anteriores actos administrativos.
La Sección Primera del Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, mediante Oficio 2853 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda propuestos por MAC S.A.: Afirmó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual, dado que comparten la partícula MAC, lo que genera riesgo de confusión por su carácter relevante en los mismos y que amparan los mismos servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Sostuvo que la marca MAC es notoriamente conocida en Colombia y en el exterior. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Indicó que los signos en conflicto no son confundibles. Sostuvo que si bien los signos en conflicto coinciden en la palabra MAC, la distintividad del signo solicitado se desprende de la palabra DOOGLAS.
Agrega que entre los signos en conflicto existe una gran diferencia: toda vez que el signo solicitado evoca un apellido, el opositor es de fantasia y débil. Argumentó que no es de recibo el argumento de que la demandante MAC S.A. tiene marcas registradas en otros países. El derecho de marcas se rige por el principio de territorialidad. Del Tercero Interesado DOUGLAS SALAZAR MEDIDA: De conformidad con el informe de la Corte Consultante, el señor DOUGLAS SALAZAR MEDINA no contestó la demanda pese a ser notificado.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente y de oficio se interpretarán los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa!. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o fa dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(..) Artículo 224 "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) rtículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 4 ns» ».. >
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta.
Los signos de fantasía y su poder de oposición. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La conexión competitiva (Clases 35/9, 12, 37, 38 y 39). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.
La confusión ideológica. Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo MAC DOOGLAS es confundible con marcas denominativas y mixtas que contienen la palabra MAC, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverio, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; 1) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, ) la existencia y antiguedad de cualquier regístro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229 “No se negará la calidad de notario a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” (..J" 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, la Corte Consultante deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114A1P-2013 del 29 de agosto de 2013. 1.7. 1.8. determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo denominativo MAC DOOGLAS y aquellos de las marcas denominativas y mixtas que contienen la palabra MAC y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en ei Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 7 2.2. 1.8.3. 1.8.4. consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y en consecuencia para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. De otra parte como la controversia indica de la presunta confusión de signos denominativos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas aplicables a los mismos: 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Y como el elemento denominativo de algunos de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?: 2.2.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.2.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.2.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.2.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.3. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, la Corte Consultante deberá realizar el cotejo del signo denominativo MAC A Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013en el Proceso 54-¡P-2013, Interpretación Prejudiciai del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P- 2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-1P-2015. 9 3.1. 3.2. 4.1. 4.2.
DOOGLAS y las marcas denominativas que contienen la palabra MAC para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta.
Como la controversia también informa de la presunta confusión de un signo denominativo y otros mixtos, es necesario que la Corte Consultante deberá determinar cuál es el elemento predominante del signo mixto aplicando posteriormente las siguientes reglas de comparación: 3.1.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.1.2.
Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos, determinadas en el acápite precedente, teniendo en cuenta, igualmente, la parte denominativa compuesta de los signos en conflicto. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo MAC DOOGLAS y las marcas mixtas que contienen la palabra MAC.
Los signos de fantasía y su poder de oposición Toda vez que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO argumentara que el signo opositor es de fantasía, se hace necesario abordar el tema propuesto. Para esto se reitera la línea jurisprudencial que el Tribunal ha desarrollado sobre la materias, Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores.
Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de septiembre de 2003 dentro del Proceso 72-1P-2003. Interpretación Prejudicial del 15 de mayo de 2013 dentro del del Proceso 23-1P-2013, 10 4.3, 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante deberá analizar si las marcas MAC (denominativas y mixtas) son de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con el signo denominativo MAC DOOGLAS.
La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MAC es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia!. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XI, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Por su parte, el artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, cuya norma es del siguiente tenor literal: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: 6 Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-1P-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P- 2011. 11 5.5. 5.4.2. 5.4.3. a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo.
La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad.
Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad.
Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486). En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486).
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos 12 5.6. que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 5.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo.
Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486”. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, — transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia. 5.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
"LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, ll semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 13 5.7. 5.8. 5.6.3. 5.6.4. notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido*, En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido?, Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Prueba La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, 9 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibidem. Pág. 247. 14 incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el 1. extranjero". 5.9.
En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizado los anteriores factores o cualquier otro medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 5.10.En concordancia con lo mencionado anteriormente, la Corte 6.1. Consultante deberá determinar si la marca MAC (denominativa y mixta), era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo MAC DOOGLAS (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La conexión competitiva (Clases 35 / 9, 12, 37, 38 y 39) Como el signo solicitado ampara servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y algunos de los opositores amparan productos y servicios de las Clases 9, 12, 37, 38 y 39 de la Clasificación internacional de Niza, se abordará el tema propuesto. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.
De no probarse la notoriedad de la marca MAC (denominativa), la Corte Consultante procederá a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha tratado el tema!!, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican.
En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos!!.
Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, la Corte Consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 6.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta 10 ”m Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-1P-2014, El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
Ej objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar et riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. 16 6.7. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.4. 6.6.5. conexidad le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.
Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos oO supermercados, tendria poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.
Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad*?. Mismo género de los productos.
Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. Siguiendo los anteriores parámetros, en cuyo análisis pueden concurrir varios de los criterios señalados, le corresponde a la Corte Consultante determinar, de no probarse la notoriedad de los signos opositores, si entre los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto se presenta conexión competitiva. 12 De modo referencial ver Proceso 68-1P-2002, pág. 28 en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos "Fundamentos de Derecho de Marcas.
Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pág. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina — Legislación — Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quita, 2004 pág. 400. 17 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00126, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ml Cecilia Lufsa yHóf Quinteros MAGISTRADA 5 Lu ta HernáryRomero Zambrano JAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario (e). abro Julig/César Navarro IDENTE SECRETARIO (e) Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Herná 18